Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

EI Towers S.p.A. v. Antonio Esposito

Caso No. D2011-2285

1. Le Parti

La Ricorrente è la società EI Towers S.p.A. di Lissone, Italia, rappresentata dallo Studio Associato Sala, Italia.

Il Resistente è Antonio Esposito di Peschiera Borromeo, Italia.

2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione

Il nome a dominio contestato è <eitowers.com> ed è registrato presso la società GoDaddy.com, LLC.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 27 dicembre 2011. Il 28 dicembre 2011, il Centro ha trasmesso via e-mail a GoDaddy.com, LLC una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 28 dicembre 2011, GoDaddy.com, LLC ha trasmesso al Centro via e-mail la sua risposta, confermando che il Resistente era indicato come soggetto registrante e fornendo i suoi dati. La Ricorrente ha inviato un Ricorso modificato in data 9 gennaio 2012.

Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso, unitamente al Ricorso modificato, alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”) e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2(a) e 4(a) delle Norme, il Centro ha notificato il Ricorso al Resistente, indicando quale data di inizio della procedura il 12 gennaio 2012. La Ricorrente ha depositato un atto supplementare in data 21 gennaio 2012. Come previsto dall’articolo 5(a) delle Norme, il Centro ha indicato come data entro cui doveva essere depositata la Risposta il 1 febbraio 2012. La Risposta è stata inviata al Centro il 30 gennaio 2012.

Il Centro, in data 7 febbraio 2012, ha nominato Alessandra Ferreri quale Membro Unico del Collegio. Il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha presentato al Centro la propria dichiarazione di accettazione e di imparzialità ed indipendenza, così come richiesto dal Centro in base all’articolo 7 delle Norme.

Il Collegio osserva preliminarmente che la lingua da adottare nella presente procedura debba essere l’italiano e che quindi la decisione debba essere resa in italiano. Infatti, anche se in base all’articolo 11(a) delle Norme, qualora non sia diversamente concordato tra le parti o previsto nel contratto di registrazione, la lingua del procedimento è quella indicata nel suddetto contratto, e quindi nel nostro caso l’inglese, il Collegio può decidere diversamente in base alle circostanze del caso concreto.

Considerato, dunque, che nel nostro caso, entrambe le parti hanno sede o residenza in Italia, che la corrispondenza tra loro intercorsa si è svolta in italiano, che molti dei documenti prodotti dalle stesse sono in lingua italiana, questo Collegio ritiene opportuno e più proficuo che la procedura si svolga in italiano e la decisione sia resa in italiano. Si vedano sul punto Groupe Auchan v. xmxzl,Caso OMPI No. DCC2006-0004; Finter Bank Zurich v. Shumin Peng, Caso OMPI No. D2006-0432; The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company,Caso OMPI No. D2009-0610; Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L.,Caso OMPI No. DRO2006-0001.

In merito all’altra questione preliminare consistente nella produzione supplementare effettuata dal Ricorrente il 21 gennaio 2012 (e consistente in uno scambio di e-mail tra le parti), questo Collegio ritiene di accettarla, in base al potere discrezionale conferito dagli articoli 10 e 12 delle Norme, sia perché essa si riferisce ad una circostanza verificatasi dopo il deposito del Ricorso, ma soprattutto perché sulla stessa il Resistente ha avuto la possibilità di replicare, cosa che ha fatto con la seconda parte della propria Risposta inviata al Centro in data 30 gennaio 2012; al punto 4 della seconda parte della Risposta, il Resistente oltretutto conferma il contenuto dei documenti aggiuntivi prodotti dalla Ricorrente.

4. I presupposti di fatto

La Ricorrente è la società italiana EI Towers S.p.A. (di seguito EI Towers), costituita il 30 maggio 2011 controllata dalla società Elettronica Industriale S.p.A. a sua volta totalmente controllata dalla società Mediaset S.p.A. (il più importante gruppo televisivo privato italiano). La Ricorrente fornisce infrastrutture (tra cui torri) per le comunicazioni radiotelevisive e le telecomunicazioni a livello nazionale; l’unica altra tower company attiva a livello nazionale è la società Rai Way SpA facente parte del gruppo RAI (la televisione pubblica italiana).

Da una ricerca condotta il 23 dicembre 2011 sul motore di ricerca “www.google.it”, prodotta dalla Ricorrente, è emerso che il termine “eitowers” produceva circa 55.000 risultati, tutti riconducibili alla Ricorrente.

Le parti hanno già avuto dispute in passato aventi ad oggetto nomi a dominio, in particolare il nome a dominio <gruppomediaset.com> (cfr. Mediaset S.p.A. v. Antonio Esposito, S.C.A. Service Controll Access, Amata International Network Co. Ltd, Caso OMPI No. D2009-0026) e <mediaset.asia> deciso dal Tribunale di Milano con un ordine di inibitoria e di trasferimento provvisorio del nome a dominio in capo alla ricorrente.

Il nome a dominio contestato è stato registrato il 18 giugno 2011; all’epoca della registrazione e nei mesi successivi non è risultato collegato ad alcun website attivo; esso infatti rinviava ad una parking page messa a disposizione dall’ente di registrazione, con link a siti web di società che fornivano servizi concorrenti o complementari a quelli offerti dalla Ricorrente.

Con e-mail del 14 gennaio 2012, successiva dunque alla presentazione del Ricorso, la Ricorrente ha avviato una trattativa con il Resistente per l’acquisto del nome a dominio contestato; dopo uno scambio di e-mail la Ricorrente ha offerto la cifra di Euro 10.000 che il Resistente ha giudicato accettabile e giusta.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Il Ricorso è basato sulle seguenti argomentazioni:

- la Ricorrente, la cui denominazione sociale è “EI Towers SpA” è la principale società italiana tra quelle che forniscono infrastrutture e servizi per le comunicazioni radiotelevisive ed elettroniche;

- a partire dalla costituzione della società, il 30 maggio 2011, il nome “eitowers” attraverso un intenso uso e grazie alla frequente presenza sui giornali, ha acquisito capacità distintiva divenendo indicatore della Ricorrente e dei servizi e beni dalla stessa offerti. Una ricerca condotta su “www.google.it” con l’inserimento della dicitura “eitowers” ha generato circa 55.000 risultati, tutti riferibili alla Ricorrente;

- la Ricorrente ha quindi acquisito diritti sul marchio di fatto costituito dalla dicitura “eitowers”;

- il nome a dominio contestato è identico al marchio di fatto EITOWERS su cui la Ricorrente ha diritti;

- il Resistente non può vantare alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato, in quanto non ha alcun rapporto di associazione né affiliazione con la Resistente, né ha mai ricevuto alcun consenso o licenza, espressa o tacita, né autorizzazione ad utilizzare la denominazione sociale o i marchi della Ricorrente; inoltre, il Resistente è disoccupato da 3 anni, non svolge alcuna specifica attività che possa dargli diritti sul nome a dominio contestato; il Resistente non è titolare di marchi registrati o di fatto contenenti la dicitura “eitowers” e non è comunemente conosciuto con il nome a dominio contestato: il nome a dominio contestato non corrisponde né al nome né al soprannome del Resistente;

- la registrazione in malafede del nome a dominio da parte del Resistente si deduce dalla circostanza che il nome a dominio contestato non è collegato ad alcun website attivo ma è stato semplicemente parcheggiato all’interno di un website messo a disposizione dall’ente di registrazione; inoltre il Resistente svolge la professione di rivenditore di nomi a dominio; questa circostanza, unitamente al fatto che egli risulta disoccupato da tre anni non può che condurre alla conclusione che il Resistente può vivere di tale attività, rivendendo i nomi a dominio che acquista ad un prezzo superiore rispetto al costo di registrazione. Tale condotta è espressamente vietata dall’articolo 4(b)(ii) e per tale condotta il Resistente è risultato soccombente in due procedimenti amministrativi innanzi all’OMPI (aventi ad oggetto i nomi a dominio <gruppomediaset.com> e <fiatgroupautomobiles.com>) ed in uno innanzi al Tribunale di Milano (relativo al nome a dominio <mediaset.asia>), per aver registrato nomi a dominio identici o confondibili con i marchi di titolarità di altri soggetti. Infine il Resistente ha definito accettabile a giusta l’offerta di Euro 10.000 per la cessione del nome a dominio contestato alla Ricorrente.

Sulla base di quanto esposto nel Ricorso, la Ricorrente chiede che il nome a dominio contestato le sia trasferito.

B. Resistente

Il Resistente ha replicato al Ricorso osservando quanto segue:

- egli è un rivenditore di nomi a dominio, che ha sempre acquistato in maniera legale con l’approvazione di GoDaddy;

- i nomi a dominio non possono considerarsi una proprietà del registrante in quanto essi sono soltanto dati in prestito dall’ICANN e non sono acquistabili;

- la decisione resa dal Tribunale di Milano il 10 Settembre 2008 avente ad oggetto il nome a dominio <mediaset.asia> è ingiusta in quanto il Resistente non ha potuto svolgere le proprie difese a causa di un difetto di notifica. Tale ordinanza, pertanto, non dovrà essere considerata dal Collegio nella decisione della presente procedura;

- il nome a dominio <gruppomediaset.com>, trasferito a seguito di procedura arbitrale alla società Mediaset SpA non è stato da quest’ultima registrato; pertanto il Resistente ha provveduto a riacquistarlo;

- il nome a dominio <eitowers.com> è stato creato il 18 giugno 2011 data in cui né Elettronica Industriale né Digital Media Technology sono confondibili o distinguibili con <eitowers.com>;

- alla data di registrazione del nome a dominio contestato non esisteva né Elettronica Industriale né EI Towers che sono venute dopo;

- i documenti 3 e 5 (ricerca condotta attraverso “www.google.it”) prodotti dalla Ricorrente sono datati 23 dicembre 2011, ossia sei mesi dopo la registrazione del nome a dominio contestato;

- la società EI Towers ha già visibilità ed è già on-line con il sito web “www.dmtonline.com”;

- la Ricorrente, in persona del suo avvocato, ha offerto Euro 10.000 per l’acquisto del nome a dominio contestato; il Resistente ha accettato l’offerta.

Il Resistente chiede quindi il rigetto del Ricorso.

Sulle argomentazioni svolte dal Resistente, questo Collegio deve precisare che nella Risposta sono riportate notizie (con l’indicazione dei link corrispondenti) che nulla hanno a che vedere con la presente procedura. Sulle stesse, pertanto, non si ritiene di dover esprimere alcuna osservazione, data la loro totale irrilevanza rispetto all’oggetto su cui si deve decidere in questa sede.

6. Motivi della decisione

Prima di esaminare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Policy al fine di risolvere la controversia relativa al nome a dominio qui contestato, questo Collegio ritiene opportuno svolgere una osservazione preliminare sull’attività di acquisto e vendita di nomi a dominio svolta dal Resistente da dieci anni. Egli afferma che tale attività (non regolamentata in Italia) è legittima e si fonda semplicemente sul principio del first come, first served. A riprova di ciò, il Resistente afferma di aver acquistato legittimamente da GoDaddy nomi a dominio che poi ha rivenduto a società terze, senza mai incontrare particolari problemi.

Ma, come è stato affermato in S.A. v. Constantin Gómez Marzo, Caso OMPI No. D2001-0177LACER, “the first to come must come in good faith” che in italiano sta per “il primo che arriva, deve arrivare in buona fede”. Ed infatti, la Policy che sicuramente dovrà essere applicata alla presente procedura, è proprio preordinata alla risoluzione di quelle vertenze che traggono origine dalla registrazione e dall’uso di nomi a dominio in mala fede.

La Policy elenca tre elementi che devono ricorrere contestualmente e che il ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal resistente debba essere cancellato o trasferito al ricorrente:

(i) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanti diritti; e

(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e

(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede.

A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente

Il nome a dominio contestato coincide esattamente con la denominazione sociale della Ricorrente la quale è stata costituita il 30 maggio 2011, quindi in un momento antecedente la registrazione del nome a dominio contestato. La sola denominazione sociale non consente di utilizzare la procedura prevista dalla Policy per contestare la registrazione di un nome a dominio: infatti, perché possa ritenersi soddisfatto il primo requisito richiesto dalla Policy, il ricorrente deve dimostrare che attraverso l’uso che ha fatto di tale denominazione sulla stessa egli ha acquisito diritti di marchio (si veda Ets Leobert, SARL v. Jeonggon Seo,Caso OMPI No. D2009-0004 e Germanwings GmbH v. Web Registration Service Dot Liban /Elias Skander,Caso OMPI No. D2006-1124).

Il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato di aver acquisito diritti di marchio non registrato o di fatto sulla dicitura “eitowers”. In particolare l’allegato 5 prodotto dalla Ricorrente (ma per la verità anche alcuni link richiamati dal Resistente, si vedano tra gli altri il punto 8 e il punto 9 della Risposta) dimostra che EITOWERS, attraverso l’uso che ne è stato fatto negli ultimi 7 mesi, la pubblicità e le notizie comparse, in particolare sui giornali economici, ha acquisito una elevata capacità distintiva, contraddistinguendo i prodotti e servizi offerti dalla Ricorrente, nonché la sua attività.

L’obiezione svolta dal Resistente, secondo cui tale carattere distintivo sarebbe stato acquisito 6 mesi dopo la registrazione del nome a dominio contestato (gli allegati 3 e 5 prodotti dalla Ricorrente sono datati 23 dicembre 2011) a parere di questo Collegio non è decisiva.

In linea con precedenti decisioni UDRP, infatti, e con quanto affermato all’articolo 1.4 del WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) (accessibile sul sito web dell’OMPI), alla voce Consensus view, questo Collegio ritiene che la registrazione di un nome a dominio prima che il ricorrente abbia acquisito diritti di marchio non registrato sul nome corrispondente, non impedisce un accertamento di identità o confondibilità con il nome a dominio contestato; la Policy, infatti, non dà indicazioni sul momento preciso in cui il ricorrente deve aver acquisito diritti di marchio (si veda in particolare Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney / Huw Marshall,Caso OMPI No. D2006-0916).

Il Collegio, pertanto, adotta tale interpretazione e ritiene che il nome a dominio contestato sia identico al marchio (di fatto) su cui la Ricorrente vanta diritti.

Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui all'articolo 4(a)(i) della Policy.

B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato

In base all’articolo 4(c) della Policy il Resistente sarà ritenuto avere diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato, qualora sia in grado di fornire la prova di almeno una delle seguenti circostanze:

(i) prima d prima di avere avuto notizia della contestazione, di aver usato o di essersi oggettivamente preparato ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per l’offerta in buona fede di beni o servizi, oppure

(ii) che è comunemente conosciuto (personalmente, ente commerciale o altra organizzazione) con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha acquisito diritti di marchio sul relativo nome, oppure

(iii) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio.

A parere del Collegio, il Resistente non ha fornito la dimostrazione di alcuna delle circostanze sopra indicate; al contrario il Resistente ha pacificamente riconosciuto di aver registrato il nome a dominio unicamente allo scopo di rivenderlo a chiunque si fosse mostrato interessato; quindi, l’assenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato, nel senso chiarito dalla esemplificazione contenuta nell’articolo 4(c) della Policy, è stata confermata dallo stesso Resistente.

Il Collegio ritiene, pertanto, che il Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo in riferimento al nome a dominio contestato, considerando quindi realizzato anche il secondo elemento di cui all’articolo 4(a)(ii) della Policy.

C. Registrazione e Uso in Malafede

L'articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell'articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove della registrazione e dell’uso in malafede di un nome a dominio:

(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest'ultimo per una cifra superiore al suo costo, o

(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest'ultimo come nome a dominio, o

(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l'attività commerciale di un concorrente, o

(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività del resistente e quella del ricorrente.

E’ principio consolidato tra i collegi OMPI UDRP che tale elenco debba essere considerato esemplificativo e che ulteriori circostanze possano essere invocate a prova della malafede del registrante.

Nel presente caso, il Resistente ha affermato di aver registrato in buona fede il nome a dominio contestato, in quanto alla data della sua registrazione (18 giugno 2011), la società EI Towers non esisteva e comunque il nome “eitowers” non era conosciuto e/o famoso come marchio; né a tale data erano confondibili con il nome a dominio contestato, le denominazioni Elettronica Industriale o Digital Media Technology. E comunque la nuova società EI Towers avrebbe già la sua visibilità sul web attraverso il sito “www.dmtonline.com”.

Il Collegio ritiene al contrario che al momento della registrazione del nome a dominio contestato, vale a dire in data 18 giugno 2011), il Resistente fosse a conoscenza della Ricorrente, della sua denominazione sociale e della potenziale capacità distintiva che EITOWERS ha infatti poi ha acquisito.

Il Resistente non nega tale conoscenza; la stessa, comunque, può desumersi dalle seguenti circostanze:

- l’assenza di ogni diritto e/o interesse legittimo del Resistente rispetto al nome “eitowers”; il Resistente non da alcuna motivazione del perché abbia scelto di registrare proprio il nome a dominio contestato <eitowers.com>;

- i pregressi rapporti tra le parti che hanno riguardato in particolare le vertenze relative ai nomi a dominio <mediaset.asia> e <gruppomediaset.com>;

- la costituzione della società EI Towers il 30 maggio 2011 e la notizia della fusione tra la EI Towers e la società Digital Media Technologies SpA (DMT SpA) comprovata dall’allegato 3 prodotto dalla Ricorrente e fornita dalla stampa specializzata (Radiocor/Il Sole 24Ore) già il 17 giugno 2011; tale enorme operazione ha avuto un’eco mediatica notevole, come dimostrato dagli stessi link riportati nella Risposta dal Resistente;

- la presenza di link, all’interno della parking page cui rinviava il nome a dominio contestato, a società che fornivano servizi concorrenti o complementari a quelli offerti dalla Ricorrente.

Quindi, il Collegio ritiene che il Resistente fosse a conoscenza della Ricorrente e del suo nome quando ha registrato il nome a dominio contestato; inoltre, anche sulla base delle argomentazioni già svolte al precedente punto A, il Resistente era consapevole che tale nome avrebbe acquisito una elevata capacità distintiva e che sullo stesso la Ricorrente sarebbe divenuta titolare di diritti di marchio: egli, pertanto, ha registrato il nome a dominio contestato nel tentativo di avvantaggiarsi di tali diritti.

Con riferimento all’uso in mala fede del nome a dominio contestato <eitowers.com>, il Collegio ritiene che sulla base dei documenti prodotti dalla Ricorrente, anche dopo la presentazione del Ricorso, documenti il cui contenuto è stato confermato dallo stesso Resistente, il nome a dominio contestato è stato registrato allo scopo di essere rivenduto alla Ricorrente o ad altri terzi interessati, per una somma considerevolmente superiore ai costi di registrazione e mantenimento del nome a dominio. In particolare, al punto 4 della Risposta si legge che il Resistente ha accettato l’offerta di Euro 10.000 formulata dal legale della Ricorrente per l’acquisto del nome a dominio contestato. Tale somma è certamente ben al di sopra degli ordinari costi di registrazione di un nome a dominio (si vedano in proposito Bencom SRL v. NetCorporation, Caso OMPI No. DRO2006-0007; LACER S.A. v. Constanti Gòmez Marzo,Caso OMPI No. D2001-0177; Hipercor, S.A. v. Miguel Angel Gonzàlez, Caso OMPI No. D2000-0045).

Si rileva, inoltre, che questa cifra è in linea con quanto normalmente richiesto dal Resistente per la cessione dei nomi a dominio dallo stesso registrati ai titolari degli omonimi marchi (si veda Fiat S.p.A. and Fiat Group Automobiles S.p.A. v. Antonio Esposito,Caso OMPI No. D2007-1868 e Mediaset S.p.A. v. Antonio Esposito, S.C.A. Service Controll Access, Amata International Network Co. Ltd,Caso OMPI No. D2009-0026).

In ogni caso e per finire, anche la circostanza che il nome a dominio sia collegato ad una parking page messa a disposizione del registrar ove sono presenti sponsored links anche a website di società concorrenti della Ricorrente, è stato ritenuto da numerose decisioni UDRP come segno dell’uso in mala fede di un nome a dominio (si vedano Fiat S.p.A. and Fiat Group Automobiles S.p.A. v. Antonio Esposito,Caso OMPI No. D2007-1868; Members Equity PTY Limited v. Unasi Management Inc., Caso OMPI No. D2005-0383; Media West-CPI, Inc., Media West-DMR, Inc., Media West-GMP, Inc., Media West-GSI, Inc., Media West-PNI, Inc., Media West-PNJ, Inc., Media West-SJC, Inc., Media West-NPP, Inc., Cape Publications, Inc., Des Moines Register and Tribune Co., Gannett Satellite Information Network, Inc., Multimedia Holdings Corp., Phoenix Newspapers, Inc., Gannett Co., Inc. v. Unasi, Inc., Caso OMPI No. D2005-1336; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc,Caso OMPI No. D2005-0556).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene di poter pacificamente concludere che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è usato in malafede.

7. Decisione

Per i motivi sopra esposti, in conformità all’articolo 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio ordina che il nome a dominio contestato <eitowers.com> sia trasferito alla Ricorrente.

Alessandra Ferreri
Membro Unico del Collegio
Data: 21 febbraio 2012