Le litige concerne les noms de domaine <fourmi-gondola-mover.com>, <fourmi-gondola-moving-system.com> et <fourmi-sistema-desplazamiento-gondolas-supermercados.com> (ci après "les noms de domaine litigieux").

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Installations Magasins Gerard Rocquet (IMGR) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 août 2011. En date du 30 août 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. A la même date, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 6 septembre 2011, le Centre a adressé au Requérant une communication email demandant la confirmation du renvoi de la Plainte au Défendeur. En date du 7 septembre 2011 le Requérant a confirmé au Centre ledit renvoi.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 7 septembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 décembre 2011. Le 22 septembre 2011, le Défendeur a déposé une demande d’extension du délai pour soumettre sa Réponse. Le Requérant n’a déposé aucun commentaire concernant cette demande. En date du 26 septembre 2011 le Centre a notifié aux Parties l’octroi d’une extension du délai pour soumettre sa Réponse en faveur du Défendeur jusqu’au 4 octobre 2011. Le 27 septembre les Parties ont suspendu la procédure jusqu’au 27 octobre 2011. En date du 26 octobre les parties ont suspendu la procédure pour la deuxième fois jusqu’au 26 novembre 2011. Le 25 novembre les Parties ont suspendu la procédure pour la troisième fois jusqu’au 13 décembre 2011. Le 12 décembre les Parties ont demandé l’extension de la troisième suspension jusqu’au 25 décembre 2011. Les Parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable, le Défendeur a fait parvenir sa Réponse au Centre le 22 décembre 2011.

En date du 16 janvier 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société qui fabrique et commercialise sous la marque FOURMI des platines d'aide au déplacement de gondoles et de rayonnage protégées au titre du droit de la propriété industrielle notamment par un brevet.

Le Requérant est titulaire de droits sur la dénomination FOURMI à titre de marque et à titre de noms de domaine.

Il est notamment titulaire des marques semi-figuratives FOURMI, parmi lesquelles:

- la marque française No. 3027673 enregistrée auprès de l'INPI le 10 mai 2000 dûment renouvelée;

- la marque communautaire No. 001923275 enregistrée auprès de l'OHMI le 10 décembre 2001 dûment renouvelée;

- la marque communautaire No. 009698374 enregistrée auprès de l'OHMI le 5 juillet 2011.

Il est également titulaire de noms de domaine comprenant le terme FOURMI, parmi lesquels:

- <fourmi-distribution.com> réservé le 19 juillet 2005;

- <fourmi.co.uk> réservé le 25 avril 2005;

- <fourmi.us> réservé le 19 mai 2008;

- <fourmi.org> réservé le 8 février 2009.

Le Défendeur est le frère du gérant du Requérant. Il a été salarié du Requérant de 1993 à août 2011. Il est également gérant de la société de droit espagnol DISPRODIN SL.

Le Requérant et la société DISPRODIN SL ont conclu un contrat intitulé "contrat de licence d'exploitation commerciale sur le produit Fourmi" le 15 janvier 2007 par lequel le Requérant concède à la société DISPRODIN SL:

- une licence d'exploitation des produits FOURMI sur les territoires suivants: Espagne, Portugal, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Oman, Yémen et tout le continent Sud-Américain

- l'autorisation d'utiliser toutes les informations et dossiers qui lui seront communiqués par le Requérant, relativement aux produits FOURMI pour leur commercialisation.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine <fourmi-gondola-mover.com> et <fourmi-gondola-moving-system.com> le 13 avril 2010 et le nom de domaine <fourmi-sistema-desplazamiento-gondolas-supermarcados.com> le 18 décembre 2010.

Le Requérant a mis fin à ses relations contractuelles avec la société DISPRODIN SL par une lettre de résiliation du 6 avril 2011. La résiliation est contestée par le Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que:

- les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à sa marque FOURMI

A titre préliminaire, le Requérant fait valoir que le Défendeur était un de ses distributeurs avant que leurs relations commerciales ne se détériorent. Le Requérant prétend que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux sans l'en informer et donc sans son autorisation.

Le Requérant indique (i) que la marque FOURMI dont il est titulaire est reproduite à l'identique au sein de chacun des noms de domaine litigieux, (ii) que la marque FOURMI en constitue l'élément central et dominant et (iii) que le risque de confusion est aggravé en raison de l'adjonction à la marque FOURMI de termes décrivant la fonction et la destination des produits exploités sous la marque FOURMI.

- le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Requérant souligne que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime puisqu'il n'a aucune marque enregistrée ni aucun autre droit portant sur le terme FOURMI. De plus, le Requérant estime que le contrat d'exploitation précité ne contient aucune disposition autorisant la réservation de noms de domaine comprenant la marque FOURMI et qu'en tout état de cause, ce contrat a été dénoncé par lettre du 6 avril 2011 de sorte que la société DISPRODIN SL ne fait plus partie de son réseau de distribution.

Selon le Requérant, aucune précision sur les sites Internet du Défendeur accessibles par le biais des noms de domaine litigieux ne permet de connaître ou de laisser supposer la qualité de distributeur ou de revendeur du Défendeur. Le Défendeur ferait par conséquent un usage déloyal des noms de domaine litigieux en faisant croire qu'il est à l'origine des produits marqués FOURMI, et ce afin de détourner la clientèle du Requérant.

- les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi

Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi puisque le Défendeur avait une parfaite connaissance des droits du Requérant et n'a jamais cherché à obtenir son autorisation avant d'enregistrer les noms de domaine litigieux.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

En premier lieu, le Défendeur souligne que le Requérant est une entreprise familiale, qu'il est le frère du gérant du Requérant et que c'est dans ce contexte que le Requérant et lui étaient en relation commerciale.

En second lieu, le Défendeur fait valoir que les noms de domaine litigieux ne portent pas atteinte aux marques du Requérant dès lors que (i) le Requérant ne justifie pas d'un usage sérieux et ininterrompu de cinq ans des marques semi-figuratives telles qu'enregistrées; (ii) la marque communautaire semi-figurative enregistrée le 5 juillet 2011 n'a pas été enregistrée antérieurement aux noms de domaine litigieux et, (iii) le Requérant fait état de demandes de marques nationales comprenant le signe FOURMI qui ne sont pas opposables au Défendeur dès lors que ces marques n'étaient pas enregistrées au jour de la plainte.

En troisième lieu, le Défendeur estime que sa qualité de distributeur autorisé des produits FOURMI l'autorisait à enregistrer les noms de domaine litigieux puisque la société DISPRODIN SL était expressément habilitée dans le cadre du contrat d'exploitation précité à utiliser le signe FOURMI. De plus, il estime que la lettre en date du 6 avril 2011 du Requérant ne peut constituer une résiliation effective de ce contrat d'exploitation.

Enfin, selon le Défendeur, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de bonne foi. A ce titre, il estime d'une part, que l'enregistrement des noms de domaine litigieux s'est effectué dans le cadre de l'application du contrat d'exploitation précité et qu'en tant que frère du gérant du Requérant, il n'avait pas à obtenir l'autorisation expresse de celui-ci pour procéder à ces enregistrements. Leurs accords verbaux suffiraient. D'autre part, il considère que les noms de domaine litigieux ont été utilisés de bonne foi puisqu'il est légitime, en sa qualité de distributeur autorisé des produits de marque FOURMI, qu'il édite un site Internet destiné à présenter les produits Fourmi qu'il commercialise pour le compte du Requérant.

Le Défendeur fait également valoir qu'il a suspendu à titre conservatoire les sites Internet accessibles à l'adresse des noms de domaine litigieux dès réception de la Plainte.

En conséquence de ce qui précède, le Défendeur sollicite le rejet de la demande de transfert des noms de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que "la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable".

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative estime en premier lieu que le Requérant apporte la preuve de l'existence de droits sur le terme FOURMI.

Le Requérant est en effet titulaire de marques semi-figuratives composées du terme FOURMI enregistrées, selon les cas, antérieurement et postérieurement à l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

En tout état de cause, il a été régulièrement décidé par les commissions administratives que la date d'enregistrement de la marque invoquée n'était pas déterminante dans l'application de la première condition prévue par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs (The State of Tennessee, USA v. (DOMAIN NAME 4 SALE) DOMAIN-NAME-4-SALE eMAIL [email protected], Litige OMPI No. D2008-0640, <coverkids.com>; Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. Huw Marshall, Litige OMPI No. D2006-0916, <waynerooney.com>).

En outre, la Commission administrative rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la déchéance des marques invoquées par le Requérant.

La Commission administrative constate en second lieu que le terme FOURMI est reproduit dans les noms de domaine litigieux parmi d'autres termes et avec le suffixe ".com".

Il convient de rappeler à ce titre que le fait que les marques du Requérant soient semi-figuratives et ne soient donc pas reproduites en tant que telles dans les noms de domaine litigieux est inopérant en matière de nom de domaine (Casa Editorial El Tiempo, S.A. v. Montanya Ltd., Litige OMPI No. D2009-0103; EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Litige OMPI No. D2000-0036).

En outre, conformément au principe énoncé par de nombreuses commissions administratives l’adjonction du suffixe ".com" à la marque du Requérant ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834). Dès lors, cet élément n’est pas de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

Quant à l'adjonction des termes "gondola", "mover", "moving", "system", "systema", "desplazamiento", "gondolas" et "supermercados" au terme FOURMI dans les noms de domaine litigieux, ils décrivent les produits fournis sous la marque FOURMI par le Requérant. Les produits FOURMI sont en effet des platines d'aide au placement de gondoles et de rayonnages destinées à la grande distribution. Or, il est régulièrement rappelé par les commissions administratives que l’ajout de termes descriptifs ou génériques à une marque distinctive n’empêche pas les noms de domaine litigieux d’être similaires au point de créer une confusion avec la marque du Requérant (Feiyue v. Qi Jian, Litige OMPI No. D2011-0376; TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol,Litige OMPI No. D2009-0361; Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC,Litige OMPI No. D2000-0102; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews,Litige OMPI No. D2000-0580).

L'ajout de ces termes ne fait donc pas obstacle au risque de confusion. Un internaute pourrait légitimement penser que les noms de domaine litigieux sont destinés à la commercialisation par le Requérant de ses produits FOURMI dans des pays anglophones ou hispaniques.

En conséquence, la Commission administrative considère que la similarité entre les noms de domaine litigieux et la marque FOURMI du Requérant prête à confusion.

B. Droits ou légitimes intérêts

Il ressort des informations transmises à la Commission administrative que le Défendeur ne justifie d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le terme FOURMI reproduit dans les noms de domaine litigieux.

Il a déjà été retenu par les commissions administratives que la qualité de distributeur et le droit par conséquent nécessaire au distributeur d'utiliser la marque des produits pour les distribuer ne conférait pas au distributeur de droit de propriété sur la marque de son fournisseur, et en aucun cas, ne pouvait suffire pour considérer que le distributeur avait le droit d'utiliser la marque dans un nom de domaine (The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. Litige OMPI No. D2000-0113). Ainsi, le Défendeur ne peut revendiquer un droit implicite d'utiliser la marque FOURMI pour enregistrer un nom de domaine au titre de la qualité de distributeur de la société DISPRODIN SL.

Or, le contrat d'exploitation dont se prévaut le Défendeur n'autorise pas expressément l'enregistrement de noms de domaine reproduisant la marque FOURMI et en tout état de cause, ce contrat a été conclu entre le Requérant et la société DISPRODIN SL et non entre le Requérant et le Défendeur qui a enregistré les noms de domaine litigieux.

Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur ne peut justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime dans les noms de domaine litigieux.

En conséquence la Commission administrative considère que l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime du Défendeur sur les noms de domaine litigieux n'est pas établie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En tant que (i) salarié du Requérant, (ii) membre de la famille du gérant du Requérant et (iii) gérant de la société DISPRODIN SL chargée de distribuer les produits du Requérant sous la marque FOURMI, le Défendeur savait parfaitement que le Requérant était titulaire de la marque FOURMI. Le Défendeur savait également que ni la société DISPRODIN SL, ni lui-même à titre personnel, ne bénéficiait de l'autorisation écrite et expresse d'utiliser la marque FOURMI pour enregistrer les noms de domaine litigieux. S'agissant de l'enregistrement des noms de domaine litigieux, le Défendeur ne rapporte pas non plus la preuve de la connaissance ou de l'accord, même postérieur à l'enregistrement litigieux, du Requérant.

Le Défendeur ne prouve pas davantage avoir sollicité l'autorisation du Requérant ou l'avoir informé des enregistrements litigieux. En outre, le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en son nom personnel et non au nom de la société DISPRODIN SL.

Il est par conséquent établi que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

Par ailleurs, il résulte des éléments transmis par le Requérant à la Commission administrative qu'en utilisant les noms de domaine litigieux, le Défendeur fait preuve de mauvaise foi.

Indépendamment de la question de la validité de la résiliation du contrat d'exploitation précité qu'il n'appartient pas à la Commission administrative de trancher, rien ne justifie que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux enregistrés en son nom personnel.

En outre, l'utilisation des noms de domaine litigieux entretient les internautes dans une confusion quant à l'origine des produits FOURMI commercialisés sur les sites Internet du Défendeur. Certes, les sites Internet correspondant aux noms de domaine litigieux ne sont plus accessibles et ne peuvent donc pas être vérifiés par la Commission administrative. Toutefois, il résulte des pièces du Requérant, qu'aucune précision sur les sites Internet du Défendeur accessibles par le biais des noms de domaine litigieux ne permet de connaître ou de laisser supposer la qualité de distributeur de la société DISPRODIN SL. Partant, le Défendeur permet aux internautes de croire que la société DISPRODIN SL est à l'origine des produits marqués FOURMI.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission administrative considère qu'il est établi que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <fourmi-gondola-mover.com>, <fourmi-gondola-moving-system.com> et <fourmi-sistema-desplazamiento-gondolas-supermercados.com> soient transférés au Requérant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 30 janvier 2012