Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Pole3D contre Monsieur Claudio Gallego

LITIGE N° D2010-1325

1. Les parties

Le Requérant est Société Pole3D, Roubaix, France, représenté par Selarl BRM Avocats, France.

Le Défendeur est Monsieur Claudio Gallego, Roubaix, France, représenté par Me Benoit Titran, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <pole3d.org>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Pole3D auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 5 août 2010.

En date du 5 août 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 août 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 12 août 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er septembre 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 31 août 2010.

En date du 17 septembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société à responsabilité limitée Pole 3D, immatriculée depuis 2003 au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoinq sous le No. B 448 722 009. La société Pole 3D a pour activité la formation d’étudiants en infographie.

Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative POLE IIID ECOLE SUPERIEURE D’INFOGRAPHIE No. 3 753 226, déposée le 12 juillet 2010 en liaison notamment avec des services de formation en classe 41. Cette marque n’est pas enregistrée à ce jour.

Pour la promotion de l’école POLE IIID, le Requérant a réservé et exploite le nom de domaine <pole3d.net>.

Le Défendeur est Monsieur Claudio Gallego, co-fondateur de l’école POLE 3D en 2003, salarié du Requérant jusqu’à son licenciement en juillet 2009. A compter de cette date, le Défendeur a été employé en qualité de vacataire free-lance pour certains modules d’enseignement.

Les exposés des parties concernant l’enregistrement, l’exploitation et les transferts du nom de domaine litigieux sont à la fois incomplets et contradictoires. D’après les quelques éléments auxquels la Commission administrative a eu accès, le nom de domaine <pole3d.org> :

- a été réservé par le Défendeur, en son nom propre, le 7 septembre 2004 ;

- a été transmis au Requérant le 4 octobre 2006 ;

- a été transféré au Défendeur, en son nom propre, le 20 mai 2010.

Cette chaîne de droits, qui résulte d’une simple observation des documents versés au dossier, est contestée par les parties. Nous y reviendrons dans les développements suivants.

Le nom de domaine <pole3d.org> a semble-t-il été exploité de façon ininterrompue pour héberger un forum de discussion des élèves – anciens et actuels – de l’école du Requérant.

Le Requérant, estimant que le nom de domaine <pole3d.org> doit lui être restitué, a saisi le Centre dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fonde sa plainte sur les droits acquis sur l’expression POLE IIID à titre de dénomination sociale et de marque. Le Requérant estime qu’il existe une “confusion réelle entre ces signes et le nom de domaine frauduleusement usurpé par Monsieur Gallego, puisque c’est la même école qui est visée par la marque et par le nom de domaine”..

La société Pole 3D estime par ailleurs que le Défendeur ne dispose ni de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Elle précise à cet égard que le Défendeur “n’exerce plus aucune fonction à quelque titre que ce soit, ni au sein de la société Pole 3D, ni au sein de l’école elle-même”.

Concernant la question de l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi, le Requérant joint à sa plainte des extraits de propos tenus par le Défendeur que le Requérant juge dénigrants à son encontre sur le forum hébergé sous le nom de domaine litigieux, et dont il a fait constater l’existence par constat d’huissier.

Le Requérant estime par ailleurs que le transfert du nom de domaine au bénéfice du Défendeur, en mai 2010, a été sollicité à son insu par le Défendeur, ce dernier disposant des accès nécessaires à cette fin.

En définitive, le Requérant estime que “la demande de transfert du nom de domaine litigieux est donc le fruit d’une mauvaise foi évidente à la fois dans l’enregistrement et dans l’exploitation du nom de domaine par Monsieur Gallego, dont le seul objectif est de perturber l’activité d’enseignement de la Requérante”..

B.Défendeur

Le Défendeur sollicite le rejet de la plainte, en faisant valoir pour l’essentiel les arguments suivants :

C’est lui qui, en septembre 2004, a réservé à son nom et à ses frais les noms de domaine <pole3d.net> et <pole3d.org>. Le premier a été cédé à l’école pour héberger son site Internet, alors que le second “était conservé par Monsieur Gallego, et dédié au forum des étudiants de l’école, forum indépendant de la Requérante et que celle-ci n’a jamais ni géré ni administré”.

Le Défendeur, conteste par ailleurs la réalité du transfert intervenu en 2006, et estime au contraire qu’il a toujours été le titulaire réel du nom de domaine, dans les termes suivants : “les deux noms de domaine, <pole3d.net> et <pole3d.org>, ont été transférés du compte personnel de Monsieur Gallego CG123 chez Gandi à un nouveau compte, PS1686 au nom de ‘pole3d SARL’, mais totalement géré et financé par Monsieur Gallego, qui en est demeuré titulaire. Puis, à la demande de la direction de l’école POLE IIID, Monsieur Gallego a définitivement concédé le nom <pole3d.net>, que la Requérante a transféré chez un autre registrar, OVH (…). De son côté, Monsieur Claudio Gallego, en accord avec la requérante, est demeuré titulaire du nom litigieux <pole3d.org>, initialement créé sous le compte personnel du Défendeur, CG123, maintenu auprès de Gandi d’abord sous le compte PS1686, puis après son licenciement, retransféré sous le compte CG123”.

Le Défendeur précise également que le Requérant n’aurait jamais administré le forum hébergé sous le nom de domaine litigieux, et que ledit forum existe depuis 2004, une date largement antérieure au dépôt de la marque POLE IIID. Monsieur Gallego estime par ailleurs que les propos qu’il a pu tenir sur ce forum n’ont jamais été ni dénigrants ni mensongers.

Enfin, le Défendeur fait valoir qu’un transfert du nom de domaine incriminé au bénéfice du Requérant aurait pour effet de perturber le fonctionnement du forum, et priverait les étudiants de la liberté d’expression dont ils ont pu bénéficier depuis 2004.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

- Le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien fondé de l’argumentation des parties sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est indéniable qu’il existe une similitude prêtant à confusion entre le signe POLE IIID, élément distinctif et dominant de la marque du Requérant, et le nom de domaine <pole3d.org>.

Cela étant, se pose sérieusement en l’espèce la faculté pour le Requérant d’invoquer des droits à titre de marque sur le signe POLE IIID. En effet, pour la mise en œuvre des Principes directeurs, seuls des droits de marque peuvent être invoqués, à l’exclusion de signes distinctifs d’une autre nature (à titre d’illustration, voir SOPAL society contre PACKALPHA, Litige OMPI No. D2004-0568).

Aussi, la plainte doit être rejetée pour autant qu’elle est fondée sur la dénomination sociale Pole 3D du Requérant.

Le Requérant fonde par ailleurs son action sur la marque française POLE IIID ECOLE SUPERIEURE D’INFOGRAPHIE No. 3 753 226, déposée le 12 juillet 2010 soit moins d’un mois avant le dépôt de la plainte, le 5 août 2010.

Certes, les Principes directeurs n’imposent pas que les droits de marque du Requérant soient antérieurs à la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux, et il existe une abondante jurisprudence sur la question (parmi les décisions de principe, voir Digital Vision, Ltd. V. Advanced Chemill Systems, Litige OMPI No. D2001-0827). Il n’en est pas moins vrai que, dans une telle circonstance, il est généralement plus difficile pour le Requérant de prouver que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

A cette difficulté s’ajoute le fait que, en l’espèce, la marque du Requérant n’a été déposée que quelques semaines avant le dépôt de la plainte. La marque POLE IIID ECOLE SUPERIEURE D’INFOGRAPHIE n’était pas enregistrée au moment du dépôt de la plainte, et elle ne l’est toujours pas au moment où la Commission administrative doit se prononcer.

Dès lors, se pose inévitablement la question de savoir si le Requérant peut utilement invoquer des droits sur une marque déposée mais non enregistrée. Par principe, dans le droit français applicable en l’espèce, c’est l’enregistrement de la marque qui confère à son titulaire un droit de propriété (voir les articles L. 712-1, alinéa 1 et L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). La Cour Européenne des Droits de l’Homme a de fait confirmé que si un simple dépôt de marque constitue un bien dont la protection doit être assurée, “tel n’est le cas qu’après l’enregistrement définitif de la demande (…) selon les règles en vigueur dans l’Etat concerné” (CEDH, 11 octobre 2005, Anheuser-Busch v Portugal). En d’autres termes, et pour rependre une expression consacrée par Jérôme Passa, “le droit (de marque) naît du dépôt suivi de l’enregistrement” (in Traité de droit de la Propriété Industrielle, 2^e édition, Tome 1, L.G.D.J.).

Idéalement, il conviendrait que la Commission administrative sursoit à statuer jusqu’à ce que la marque du Requérant soit enregistrée. Cependant, une telle possibilité est exclue dans le cadre restreint de la mise en œuvre des Principes directeurs et d’une procédure simple et rapide de lutte contre le cybersquatting. Aussi, la Commission administrative n’a d’autre choix que d’ordonner le rejet de la plainte, puisqu’en tout état de cause le transfert d’un nom de domaine détenu par un tiers ne peut être obtenu sur la base d’un simple dépôt de marque.

A titre surabondant, la Commission administrative est conforté dans sa décision de rejeter la plainte du fait des éléments propres au cas d’espèce et qui seront rappelés brièvement dans les points B et C ci-dessous.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l’intérêt légitime d’un défendeur sur un nom de domaine telles que :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a démontré prima facie l’absence de tels droits ou intérêts légitimes.

Le Défendeur invoque un intérêt légitime lié au fait qu’il a été étroitement lié à la création et à la gestion de l’école POLE 3D, depuis 2003, jusqu’en 2009 date de son licenciement. De fait, il n’est pas contesté que le Défendeur a réservé à son nom, dès 2004, le nom de domaine <pole3d.net> hébergeant le site Internet de l’école, et le nom de domaine litigieux <pole3d.org> hébergeant un forum destiné aux étudiants.

Certes, le Défendeur n’est plus du tout lié à l’école, mais il semblerait qu’il ait conservé un rôle actif au sein du forum, à la fois en tant que gestionnaire et en qualité d’intervenant récurrent dans les discussions.

Selon la Commission administrative, le Défendeur dispose, dans ses conditions, d’un intérêt légitime, même minime, sur le nom de domaine litigieux, dans la mesure où le forum hébergé sous celui-ci n’a semble-t-il jamais été considéré comme un organe émanant directement de l’école, ou contrôlé par l’école. C’est du moins ce qu’il ressort des éléments versés à la Plainte.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Il convient de rappeler qu’en application des Principes directeurs, un requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

Le Défendeur estime que le nom de domaine litigieux lui a toujours appartenu, et que son transfert au bénéfice du Requérant en 2006 n’en était pas réellement un. Néanmoins, et dans la mesure où les parties font valoir des arguments contradictoires, la Commission administrative doit s’en tenir à une lecture objective des données inscrites auprès de l’unité d’enregistrement. Aussi, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a effectivement été transféré au profit du Requérant en 2006.

Dans ces conditions, il semblerait que l’on puisse reprocher au Défendeur de s’être réapproprié frauduleusement le nom de domaine litigieux en mai 2009, sans l’accord du Requérant.

Inversement, on peut reprocher au Requérant d’avoir biaisé l’exposé des faits dans la Plainte, puisque la société Pole 3D a omis de préciser que c’est le Défendeur qui a réservé la première fois le nom de domaine <pole3d.org>, en 2004.

Cela étant dit, en vertu des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer les trois éléments énoncés au paragraphe 4(a) de l’UDRP. En l’espèce, les deux premiers éléments en question n’ont pas été établis, il n’est donc pas nécessaire pour la Commission administrative de statuer sur le troisième élément. La Commission administrative estime ainsi qu’il est approprié de rejeter la plainte et ce, sans préjudice pour les parties de poursuivre ce contentieux devant un autre forum qui soit plus approprié à déterminer le bien fondé des allégations soulevées par les deux parties.

7. Décision

Pour les motifs exposés ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs, et du paragraphe 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le rejet de la plainte.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 1^er octobre 2010