El Demandante es Nissan Mexicana S.A. De C.V., con domicilio en México, D.F. representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., Distrito Federal, México.

El Demandado es Gustavo Adolfo Luja Membrilla, con domicilio en Guanajuato, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <nissancelaya.com>

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Historia Procesal

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de octubre de 2009. El 2 de octubre de 2009 el Centro envió a Network Solutions, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 2 de octubre de 2009 Network Solutions, LLC remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de localización de los contactos administrativo y técnico. El Centro revisó que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

En cumplimiento a lo dispuesto por los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro corrió formal traslado al Demandado con la Demanda y sus anexos, dando así comienzo al procedimiento el 15 de octubre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de noviembre de 2009. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de noviembre de 2009.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de noviembre de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Como resultado de su revisión al expediente, el Experto dictó la Orden Procesal No. 1 requiriendo al Demandante la exhibición del contrato de licencia que tiene inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto del registro marcario No. 360584, así como del contrato de distribución que celebró con Distribuidora Automotriz Oriental, S.A. de C.V., a más tardar el 2 de diciembre de 2009. El Demandado remitió al Centro el 2 de diciembre de 2009 los contratos de referencia.

Por lo que respecta al idioma del procedimiento, el párrafo 11(a) del Reglamento establece que, en principio, las actuaciones procesales se substanciarán en el idioma en que esté redactado el contrato de registro del nombre de dominio en disputa, en este caso el inglés. Sin embargo, como excepción a dicha regla general, el propio precepto en cita autoriza al Experto a determinar un idioma distinto al del contrato de registro cuando las circunstancias particulares del caso a su juicio así lo justifiquen.

En atención a que el contenido del Portal de Internet adscrito al nombre de dominio en controversia figura en castellano y se refiere a una agencia automotriz NISSAN ubicada en Celaya Guanajuato; a que ambas partes tienen señalado su domicilio en México; a que el registro de la marca que sirve de base a la acción fue otorgado en México; a que las pruebas ofrecidas por el Demandante están redactadas en español y a que el Demandado no se opuso a la petición fundada del Demandante para que el procedimiento se substanciara en español, se resuelve que este último sea precisamente el idioma aplicable al procedimiento administrativo y la presente resolución.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es la filial mexicana de uno de los diez principales fabricantes de automóviles a nivel mundial por volumen de ventas que fue fundado en Japón en 1933. En México, el Demandante se constituyó legalmente en 1961 y desde entonces ha venido produciendo automotores en sus plantas de ensamble locales para satisfacer la demanda interna, así como para servir de plataforma de exportación a más de 60 países en la actualidad¹.

Para identificar y distinguir en el mercado automotriz mexicano los vehículos que comercializa a través de su red de distribuidores autorizados, el Demandante tiene inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una licencia de uso respecto de la marca NISSAN y Diseño que se encuentra registrada en México desde 1989 con respecto a la clase 19 del nomenclátor internacional, según se acredita con el título de registro de marca y los oficios de renovación e inscripción de licencia correspondientes.

Asimismo, el Demandante mantiene desde 1995 un Portal de Internet bajo <nissan.com.mx> y desde septiembre de 2009 en <nissan.mx> donde provee información sobre la amplia gama de vehículos de pasajeros y de carga que ofrece al público consumidor.

El Demandado por su parte registró el nombre de dominio en contienda el 16 de julio de 2003, el cual se utiliza en relación con un sitio Web atribuido a la empresa Automotriz Oriental, S.A. de C.V. que se ostenta como agencia distribuidora de vehículos NISSAN en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El Demandante reconoce haber celebrado con fecha 1 de diciembre de 2006 un Contrato de Distribución y Comercialización No Exclusiva de Productos Nissan y Prestación no exclusiva de Servicios Nissan con la empresa Automotriz Oriental Celaya, S.A. de C.V., mismo que fue terminado anticipadamente por el propio Demandante mediante aviso de fecha 15 de octubre de 2007 y ratificación de 3 de marzo de 2008 según se acredita con una fe de hechos notarial.

El Demandante considera que al haberse resuelto la relación contractual que lo unía con la empresa Automotriz Oriental Celaya, S.A. de C.V., el Demandado no tiene derecho de seguir utilizando sus signos distintivos en el comercio, razón por la cual el Demandante está solicitando la transferencia del nombre de dominio que incorpora la marca NISSAN de que es licenciatario.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) Como puede apreciarse, resulta evidente que existe similitud entre el registro de marca y la reserva de derechos al uso exclusivo del Demandante por un lado y el nombre de dominio en disputa por el otro;

(ii) Desde su constitución en México en 1961, e Demandante se ha consolidado como una de las principales armadoras de coches del país;

(iii) El Demandado no tiene ningún interés legítimo ni hace un uso leal en el comercio del nombre de dominio en controversia ya que no tiene ninguna marca registrada a su nombre, ni es licenciatario autorizado de la marca base de la acción, ni ha sido conocido por el nombre de dominio <nissancelaya.com>;

(iv) El Demandado dejó de ser distribuidor del Demandante en Celaya Guanajuato el 3 de marzo de 2008 y por lo tanto desde entonces ha venido utilizando de mala fe el nombre de dominio en disputa al mantener activo el sitio Web con información apócrifa según la cual sigue haciéndose pasar por distribuidor autorizado del Demandante;

(v) Dicha situación además atrae tráfico hacia el Portal adscrito al nombre de dominio en conflicto ya que el público visitante es engañado al hacérsele creer que ha llegado al sitio del distribuidor de vehículos NISSAN en Celaya, Guanajuato;

(vi) Por último, la imagen de los vehículos NISSAN y su servicio relacionado se ven afectados ya que no se puede mantener un control de calidad sobre una sociedad que falsamente se sigue identificando como distribuidor del Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Efectos de la Falta de Contestación a la Demanda

Si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la Política no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), también es cierto que esos mismos expertos han aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando se estimen razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

Legitimación del Demandante

El Demandante es licenciatario de la marca NISSAN registrada en México a nombre de Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (también conocida como Nissan Motor Co. Ltd.), en términos del Contrato de Autorización para el Uso y Explotación de Marcas en México que ambas partes tienen celebrado desde el 1 de abril de 2002, mismo que quedó inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 16 de enero de 2008.

La cláusula quinta del contrato de referencia obliga al Demandante a defender los intereses y privilegios del titular de las marcas NISSAN. Por su parte, el Experto toma nota del artículo 140 de la Ley (Mexicana) de la Propiedad Industrial, según el cual, la persona que tenga concedida una licencia inscrita en el IMPI tendrá, salvo estipulación en contrario, la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca como si fuera el propio titular. En el mismo sentido, el artículo 141 del ordenamiento en comento señala que el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el IMPI se considerará realizado por el titular de la marca.

Atento al marco legal y contractual aplicable, así como al texto e interpretación uniforme de la propia Política, este Experto concluye que el Demandante cuenta con legitimación tanto ad causam como ad processum para solicitar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Ver Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington,Caso OMPI No. D2003-0796 (haciendo notar que la frase contenida en el párrafo 4.a.i. de la Política “…marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos” no requiere que la acción deba plantearse forzosamente por el titular de una marca sino admite por ejemplo a un licenciatario de la misma).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante acusa la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca compuesta por la denominación NISSAN y el diseño consistente en un rectángulo que sirve de contorno al signo de referencia y un círculo que aparece de fondo.

En vista de que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en la denominación constitutiva de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA c. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la tipografía particular de una letra ya que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).

Ahora bien, de una confrontación entre el término NISSAN que conforma el elemento nominativo de la marca del Demandante y la porción relevante del nombre de dominio <nissancelaya>, este Experto advierte una similitud susceptible de propiciar la confundibilidad entre los signos en pugna. Esto debido a que el nombre de dominio sujeto a estudio reproduce en su totalidad la marca NISSAN del Demandante, sin que la adición de una indicación geográfica como “Celaya” sea suficiente para impedir la confusión con respecto a dicha marca. Ver Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (encontrando similitud hasta el punto de crear confusión entre la marca SHURTAPE y el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> al considerar que la expresión “de México” es interpretada por el público como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresión general); Universal City Studios, Inc. c. Meeting Point Co., Caso OMPI No. D2000-1245 (advirtiendo similitud en grado de confusión entre <osakauniversalstudios.com> y la marca UNIVERSAL STUDIOS); Yahoo! Inc. c. Eitan Zvieli, et al., Caso OMPI No. D2000-0273 (resolviendo confusión entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>, <yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca YAHOO) y Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI No. D2000-0819 (donde el Experto señaló que la inclusión de un término puramente descriptivo como “usa” es insuficiente para desvirtuar la confusión entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la marca CANON).

En el caso concreto, la posibilidad de confusión se incrementa cuando la designación geográfica incluida en el nombre de dominio se refiere a una demarcación en que se sabe opera el titular de la marca. Ver Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. RD Labs, Caso OMPI No. D2005-1129 (el dominio <toyota-usa.com> fue hallado similar en grado de confusión con respecto a la marca TOYOTA); esto en función de que los consumidores asumen que las empresas llevan a cabo operaciones comerciales a través de sus subsidiarias, distribuidores o franquiciatarios. Ver Ferrari S.p.A. v. ASDAQ.com, Caso OMPI No. D2004-0342 (el nombre de dominio <ferrari-usa.com> causa confusión al sugerir asociación con una subsidiaria estadounidense o distribuidor de FERRARI).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hipótesis prevista en el párrafo 4.a.i de la Política a favor del Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

En ninguna de las constancias que obran en el expediente, incluyendo las impresiones del sitio <nissancelaya.com> figura el nombre del Demandado Gustavo Adolfo Luja Membrilla. En consecuencia y por las razones que se explican enseguida, al Experto no le resulta evidente que el Demandado en lo personal pueda prevalerse de alguna de las defensas previstas en el párrafo 4.c. de la Política.

Como consecuencia de la falta de oposición a la pretensión del Demandante, es de presumirse que el Demandado carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain, Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

Aún cuando el portal del Demandado hace referencia a un tercero como Automotriz Oriental, S.A. de C.V. en calidad de distribuidor del Demandante en Celaya, Guanajuato, el contrato de distribución y comercialización no exclusiva exhibido por el Demandante no confiere licencia o título legal alguno en favor del Demandado en este caso sobre la marca NISSAN, ni consecuentemente sobre un nombre de dominio que incorporase la misma.

De esta manera se colma el supuesto descrito en el párrafo 4.a.ii de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Por principio de cuentas, el Experto observa que el nombre de dominio en controversia fue registrado por el Demandado el 16 de julio de 2003, mientras que el contrato de distribución no exclusiva de productos y servicios NISSAN fue celebrado entre el Demandante y una persona distinta al Demandado el 1 de diciembre de 2006.

De lo anterior se colige que el Demandado no ha sido distribuidor del Demandante en Celaya, Guanajuato y por lo tanto no estaba autorizado a registrar en el 2003 la marca NISSAN como nombre de dominio ni a usar o autorizar su uso a un tercero como Automotriz Oriental, S.A. de C.V. (a quien se atribuye en <nissancelaya.com> el contenido de dicho portal).

Es de destacarse como lo ha advertido otro Experto ya, que la marca NISSAN es notoriamente conocida a nivel mundial y tiene un gran nivel de difusión en México (Nissan Mexicana S.A. de C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2009-0004), por lo que el Demandado pudo y debió haber sabido de la existencia de la marca del Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, cuya circunstancia en este caso constituye un fuerte indicio de mala fe en el contexto de la Política. Ver Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registró de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debió haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputación de la marca famosa FERRARI del demandante).

Asimismo, en vista de que el Demandado no era ni el distribuidor, ni el representante legal de este último o su obligado solidario frente al Demandante, se impone concluir que el Demandado ha venido captando tráfico para su sitio Web con ánimo de lucro y generando confusión con la marca NISSAN del Demandante en cuanto a la fuente o patrocinio del portal <nissancelaya.com>, actualizándose así la hipótesis demostrativa de mala fe descrita en el párrafo 4.b.iv de la Política. Ver Daimler AG v. William Wood, Caso OMPI No. D2008-1712 (al registrar el nombre de dominio <mercedesshop.com> y usar subsecuentemente el mismo, el Demandado intentó atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro a su sitio Web, creando confusión con la marca MERCEDES del Demandante en cuanto al patrocinio del portal y/o la ubicación de bienes o servicios ofrecidos bajo dicha marca).

En tal virtud se tiene por demostrado el requisito establecido en el párrafo 4.a.iii de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Demandante ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <nissancelaya.com> sea transferido al Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

10 de diciembre de 2009

¹ Ver entrevista publicada en El Universal con el Director General del Demandante, publicada el 23 de noviembre de 2009.