La parte demandante es La Información, S.A., con domicilio en Navarra, España, representada por Garrigues, España (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Mario Tascón Ruiz, con domicilio en Madrid, España, representado por José Otero Lastres, España (en adelante, el “Demandado”).
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <lainformacion.com>, <lainformacion.mobi> y <lainformacion.org> (en adelante y de forma conjunta, los “Nombres de Dominio”).
Las entidades registradoras de los Nombres de Dominio son Network Solutions, LLC (en adelante, “Network Solutions”) - en el caso de los nombres de dominio <lainformacion.com> y <lainformacion.org>- y Ascio Technologies Inc. - Denmark (en adelante, “Ascio Technologies Inc.”) - en el caso del nombre de dominio <lainformacion.mobi>.
El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 23 de febrero de 2009. El 24 de febrero de 2009 el Centro envió a Ascio Technologies Inc. y a Network Solutions por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio.
El 27 de febrero de 2009 Ascio Technologies Inc. y Network Solutions enviaron al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular de los registros de los Nombres de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los correspondientes contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de marzo de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de marzo de 2009.
El Demandado presentó su escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) el 30 de marzo de 2009.
El Centro nombró a Luis Larramendi, José Carlos Erdozain y Albert Agustinoy Guilayn como miembros del grupo administrativo de expertos (en adelante, el “Grupo de Expertos”) el 21 de abril de 2009, recibiendo la declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 29 de abril de 2009 el Centro notificó a las Partes que el Grupo de Expertos había decidido extender el plazo para emitir su decisión hasta el 14 de mayo de 2009, plazo que fue posteriormente ampliado por nueva decisión del Grupo de Expertos al 18 de mayo de 2009.
El 13 de mayo de 2009 el Demandado procedió a la presentación ante el Centro de un escrito suplementario. Tras haberlo analizado, el Grupo de Expertos emitió una orden de procedimiento (en adelante, la “Orden de Procedimiento”) indicando que, tras considerar que el escrito suplementario presentado por el Demandado debía ser susceptible de análisis en el marco del presente procedimiento, se ofrecía a la Demandante un plazo de presentación de observaciones al escrito suplementario del Demandado que expiraba el 18 de mayo de 2009. Asimismo, la Orden de Procedimiento estableció que la fecha en la que el Grupo de Expertos emitiría su decisión se trasladaría al 20 de mayo de 2009. El 14 de mayo de 2009 la Demandante presentó sus observaciones, atendiendo a lo previsto en la Orden de Procedimiento.
Tanto la Demanda como la Contestación a la Demanda han sido presentadas en inglés. Ello no obstante, cabe tener en cuenta que ambas partes son españolas y residen en España, ambas desarrollan sus actividades comerciales y profesionales en territorio español y que las marcas afectadas por el registro de los Nombres de Dominio son igualmente españolas.
Habida cuenta de las mencionadas circunstancias el Grupo de Expertos considera que, atendiendo a lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el español.
La Demandante es una sociedad española que desde su fundación, en 1903, ha centrado sus actividades en el sector de los medios de comunicación. En la actualidad la Demandante opera diversas plataformas de comunicación (como, por ejemplo, los diarios gratuitos ADN Navarra y ADN Bilbao, Radio Navarra, Directa TV o IB Universal), si bien debe destacarse especialmente que la publicación más exitosa de la Demandante ha sido y es el “Diario de Navarra”, periódico que ha venido editando durante décadas y distribuyendo principalmente en la región de Navarra.
La Demandante es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los siguientes registros marcarios:
- LA INFORMACIÓN, S.A. (marca nº 2602316), con efectos desde el 17 de junio de 2004 y registrado en las clases 16, 35, 38 y 41 del Nomenclator Internacional;
- GRUPO LA INFORMACIÓN (marca nº 2699728), con efectos desde el 10 de marzo de 2006 y registrado en las clases 16, 35, 38 y 41 del Nomenclator Internacional;
- NAVARRA DE INFORMACIÓN (marca nº 2761681), con efectos desde el 19 de marzo de 2007 y registrado en las clases 16, 35, 38 y 41 del Nomenclator Internacional; y
- LA INFORMACIÓN DE NAVARRA (marca nº 2761682), con efectos desde el 19 de marzo de 2007 y registrado en las clases 16, 35, 38 y 41 del Nomenclator Internacional;
Alega asimismo la Demandante que es titular del nombre comercial no inscrito “La Información”, afirmación que es objeto de análisis en la posterior sección de análisis y conclusiones de la presente decisión.
El Demandado es un periodista español que, de acuerdo con lo indicado tanto en la Demanda como en la Contestación a la Demanda, ha trabajado en diversos proyectos de lanzamiento y explotación de ediciones electrónicas de periódicos españoles.
El Demandado ha sido igualmente profesor de periodismo en la Universidad de Navarra, contando con una amplia experiencia en el sector periodístico español.
De acuerdo con lo probado en el marco de este procedimiento, el Demandado es uno de los impulsores de un nuevo periódico electrónico español denominado “lainformacionalsegundo.com”, al cual ha vinculado los Nombres de Dominio. En este sentido, el Demandado igualmente ha registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca mixta LAINFORMACIÓN.COM (registro nº 2832149) para los productos incluidos en la clase 9 del Nomenclator Internacional.
El nombre de dominio <lainformacion.com> fue registrado por el Demandado el 25 de octubre de 1998, mientras que los nombres de dominio <lainformacion.org> y <lainformacion.mobi> lo fueron el 9 de abril de 2008.
En el momento en que se emite la presente decisión, el nombre de dominio <lainformacion.com> se encuentra conectado al sitio web a través del cual el Demandado ofrece los contenidos del periódico digital “lainformacionalsegundo.com”. No obstante, con anterioridad a dicho uso, el mencionado nombre de dominio se encontraba vinculado al sitio web “www.233grados.com”, un sitio web operado por el Demandado en el que se ofrecen noticias y comentarios vinculados al sector periodístico español e internacional.
Por su parte, los nombres de dominio <lainformacion.org> y <lainformacion.mobi> se encuentran desconectados, sin ofrecer contenido propio alguno.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que, desde su constitución, en 1903, ha utilizado el nombre “La Información” en relación con sus actividades editoriales de modo que, como consecuencia del uso recurrente y extendido a todo el sector editorial español, dicha denominación se ha convertido en un nombre comercial no inscrito;
- Que los Nombres de Dominio son confusamente similares con el nombre comercial no inscrito “La Información” así como respecto a las marcas españolas LA INFORMACIÓN, S.A., GRUPO DE INFORMACIÓN, NAVARRA DE INFORMACIÓN y LA INFORMACIÓN DE NAVARRA. En particular, indica la Demandante respecto a la denominación “La Información” es notoria en el sector español de los medios de comunicación y que se encuentra directamente vinculada a la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que ha utilizado dicho nombre en su documentación comercial (incluyendo cartas, facturas, contratos, informes anuales, etc.) así como en los encabezamientos de sus publicaciones (particularmente el “Diario de Navarra”) durante décadas. Igualmente, indica la Demandada que, como consecuencia del recurrente uso por su parte del nombre “La Información”, éste ha pasado a identificar en el mercado a la propia Demandante;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio, atendiendo al hecho que no ha sido autorizado en modo alguno por la Demandante para el uso de sus marcas y nombre comercial no inscrito titularidad. Asimismo, la Demandante considera que el Demandado no ha hecho un uso o preparaciones demostrables de uso de buena fe de los Nombres de Dominio. En este sentido, apunta la Demandante que la operación de un periódico por Internet conectado con los Nombres de Dominio constituye un intento de aprovecharse de la reputación de la Demandante y de sus marcas y nombre comercial no inscrito, teniendo especialmente en cuenta el hecho la notoriedad cosechada por dichas marcas y nombre comercial en el sector editorial español. En un sentido parecido, considera la Demandante que el Demandado no es conocido de forma generalizada a través de la denominación “La Información”, teniendo en cuenta que el nombre de dominio <lainformacion.com> redirige a los usuarios de Internet a otro sitio web llamado “www.233grados.com” y los nombres de dominio <lainformacion.org> y <lainformacion.mobi> no han sido activados por el Demandado. La Demandante indica que constituye otro argumento para considerar que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio el hecho de que su solicitud de registro de la marca LA INFORMACIÓN fuera rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de modo que no puede considerarse que el Demandado ostente un derecho legítimo sobre los Nombres de Dominio;
- Que, incluso se considerara que la denominación “la Información” como genérica, el Demandado tampoco podría aspirar a ostentar un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio atendiendo al hecho que, por su trabajo en el mundo editorial español, el Demandado conocía perfectamente las marcas de la Demandante y su actuación solamente puede considerarse como basada en mala fe;
- Que el Demandado registró y ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe, dado que está utilizando los mismos para confundir a los usuarios de Internet con las marcas titularidad de la Demandante, a fin de atraerles a sus propios sitios web. En particular, la Demandante sostiene que los Nombres de Dominio fueron registrados de mala fe atendiendo al hecho de que, en el momento de dicho registro, el Demandado era plenamente consciente de la existencia de las marcas y nombre comercial no inscrito de la Demandante, dada la notoriedad de tales signos distintivos en el sector en el que el Demandado había desarrollado su carrera profesional (habiendo colaborado profesionalmente en el lanzamiento de las ediciones digitales de periódicos tan importantes en España como “El País” o “El Mundo”). Esta impresión, según la Demandante, se ve acentuada si se tiene en cuenta el hecho que el Demandado ha sido igualmente profesor asociado de la Universidad de Navarra, centro educativo sito precisamente en la región donde la Demandante ha centrado sus actividades;
- Que el nombre de dominio <lainformacion.com> ha sido utilizado de mala fe dado que redirige a sus visitantes al sitio web “www.233grados.com”, de contenido periodístico y gestionado por el Demandado. En opinión de la Demandante, dicho uso constituye un obvio intento por parte del Demandado de servirse de las marcas y nombre comercial no inscrito titularidad de la Demandante para atraer de forma fraudulenta a usuarios de Internet a su propia página web;
- Que, a pesar de que los nombres de dominio <lainformacion.mobi> y <lainformacion.org> no han sido utilizados por el momento, es obvio que cualquier uso de los mismos supondría una infracción de los derechos de la Demandante, atendiendo al carácter notorio de los signos distintivos de los que es titular y que son confusamente similares con los citados nombres de dominio; y
- Que, atendiendo a lo indicado, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de la Demandante.
Por otra parte, en su contestación a la Orden de Procedimiento la Demandante indica que, si bien el Demandado ha obtenido el registro de la marca mixta LAINFORMACIÓN.COM ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, dicho registro se ha limitado exclusivamente a los productos incluidos dentro de la clase 9 del Nomenclator Internacional.
En este sentido, la Demandante señala que la mencionada Oficina denegó la solicitud de registro de dicha marca en las clases 16 y 41 precisamente por la semejanza existente entre las marcas registradas por la Demandante en tales clases y la marca solicitada por el Demandado.
El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:
- Que la Demandante no concreta en punto alguno de la Demanda los derechos en virtud de los cuales actúa en el marco de este procedimiento, indicando simplemente que ostenta tales derechos por haber utilizado la denominación “La Información” desde su constitución en 1903. No obstante, el Demandado considera que la única marca que la Demandante ha utilizado en el sentido apuntado ha sido DIARIO DE NAVARRA, siendo el nombre “La Información, S.A.” meramente la denominación social de la Demandante. De este modo, el Demandado indica que en ningún caso podría considerarse que existe un riesgo de confusión entre los Nombres de Dominio y los signos distintivos de la Demandante;
- Que la Demandante no ha sido titular desde 1903 de una marca o nombre comercial no inscrito basado en la denominación “La Información”. Por el contrario, la Demandante simplemente ostenta una denominación social (en el sentido previsto por el artículo 24 del Código de Comercio español) que es “La Información, S.A.”. Dicha denominación social no es susceptible de ser considerada un nombre comercial no inscrito, en el sentido establecido en el artículo 87 de la Ley de Marcas española, dado que la Demandante la ha utilizado a lo largo del tiempo estrictamente como una denominación social pero no como un nombre comercial (es decir, para distinguir sus productos y servicios en el mercado). De hecho, el Demandado indica que desde 1992 la denominación social de la compañía editora del “Diario de Navarra” ha pasado a ser la sociedad “Diario de Navarra, S.A.” y no “La Información, S.A.”. Asimismo, el Demandado apunta que las pruebas documentales aportadas por la Demandante para acreditar, supuestamente, el efectivo uso de la denominación “La Información” como un nombre comercial no pueden ser interpretadas en el sentido deseado por la Demandante. Por el contrario, el Demandado estima que dicha documentación simplemente permite constatar que la Demandante ha sido identificada por diversos medios de comunicación como “La Información, S.A.” o “Grupo La Información” pero no como “La Información”;
- Que las marcas registradas por la Demandante ante la Oficina Española de Patentes y marcas y alegadas en la Demanda son posteriores al registro del nombre de dominio <lainformacion.com>. De este modo, parece difícil que los derechos derivados de tales registros sean invocables ante el Demandado;
- Que los Nombres de Dominio ni son idénticos ni confusamente similares respecto a los signos distintivos de la Demandante. En este sentido, apunta el Demandado que la denominación “La Información” tiene un obvio carácter descriptivo y que, por tanto, difícilmente la Demandante podría ostentar un derecho exclusivo y monopolístico de uso de dicha denominación. De hecho, el Demandado sostiene que la Demandante no ostenta derecho de propiedad industrial alguno sobre la citada denominación;
- Que ostenta un derecho legítimo sobre los Nombres de Dominio ya que los ha vinculado con un proyecto de edición de un periódico electrónico que se denominaría <lainformacionalsegundo.com> y que sería accesible por medio del nombre de dominio <lainformacion.com>. De hecho, el Demandado se encuentra en proceso de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de diversas marcas basadas en el nombre “lainformacion.com”. En el mismo sentido, indica el Demandado que en ningún caso registró los Nombres de Dominio con el ánimo de aprovecharse de la reputación y signos distintivos de la Demandante, puesto que éstos no incluían el nombre “La Información”. Indica igualmente el Demandado que la vinculación existente entre el nombre de dominio <lainformacion.com> y el sitio web “www.233grados.com” se debe a una situación estrictamente transitoria y que será sustituida en breve por el propio sitio web del proyecto de periódico digital “lainformacionalsegundo.com”;
- Que, atendiendo al hecho de que el nombre de dominio <lainformacion.com> fue registrado el 25 de octubre de 1998, es difícil pensar que el Demandado procedió a dicho registro de mala fe. En opinión del Demandado, el carácter descriptivo de dicho nombre de dominio (así como de los dos restantes Nombres de Dominio), sumado a la falta de derechos exclusivos de la Demandante sobre la denominación “La Información”, deben conducir a descartar cualquier mala fe por su parte respecto al registro y posterior uso de los Nombres de Dominio;
- Que, atendiendo a los argumentos apuntados, la Demanda debería ser desestimada por parte del Grupo de Expertos.
En su escrito complementario, el Demandado pone de manifiesto que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha concedido al Demandado el registro de la marca mixta LAINFORMACIÓN.COM, asignándole el número de registro 2832149.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, por decisión del Grupo de Expertos, la Decisión se redacta en español, dado que ambas partes tienen la nacionalidad española y dominan plenamente aquel idioma. Por otra parte, en la resolución de este caso se han tenido en cuenta no solamente la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, sino también las disposiciones legales del Ordenamiento jurídico español, dada la común nacionalidad de las partes.
Respecto del primer requisito establecido por la Política, consistente en que los derechos marcarios alegados por la Demandante sean idénticos o similares hasta el punto de causar confusión con la parte denominativa de los Nombres de Dominio del Demandado, entiende el Grupo de Expertos que se cumple.
En efecto, aquellos derechos son los siguientes: i) marca mixta con la denominación LA INFORMACIÓN, S.A. (Marca M-2602316), registrada con efectos desde el 17 de junio de 2004; ii) marca denominativa GRUPO LA INFORMACIÓN (M-2699728), registrada con efectos desde el 10 de marzo de 2006; iii) marca denominativa INFORMACIÓN DE NAVARRA (M-2761681), registrada con efectos desde el 19 de marzo de 2007; y iv) marca denominativa LA INFORMACIÓN DE NAVARRA (M-2761682), registrada con efectos desde el 19 de marzo de 2007.
Se aprecia claramente en todos esos registros marcarios que la denominación preponderante está formada por las palabras “la información” y “de Navarra”. Por su parte, también resulta indiscutible que la parte denominativa fundamental de los Nombres de Dominio es “la información”. Del examen conjunto de las denominaciones en liza se observa, consecuentemente, que hay una identidad sustancial entre todas ellas, en concreto, en lo que se refiere a las palabras “la información”.
Por todo ello, entiende el Grupo de Expertos que se ha probado la aplicación del primero de los requisitos establecidos en la Política.
En cuanto al segundo de los requisitos previstos en la Política, el mismo se refiere al hecho de que se pruebe que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio. A título de ejemplo, la Política enumera una serie de circunstancias con carácter no exhaustivo cuya concurrencia da pie a concluir acerca de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos.
A este respecto, la Demandante viene a señalar que se cumple este segundo requisito, ya que en ningún momento ha licenciado el uso de sus marcas al Demandado; éste no ha efectuado preparativos serios de uso de los Nombres de Dominio; no es comúnmente conocido por los Nombres de Dominio; no ostenta marcas que incluyan la mención “la información”; y, finalmente, porque el Demandado intenta distraer internautas de la página web de la Demandante y confundirlos, dada la notoriedad de la marca LA INFORMACIÓN.
Por su parte, el Demandado alega que no era posible obtener una licencia del Demandante en 1998, cuando sus marcas se registraron en 2004; que sí llevó a cabo preparativos serios para el lanzamiento de un periódico digital, “lainformacionalsegundo.com”, los cuales se hicieron con anterioridad a recibir la Demanda, prácticamente, un año antes de esto último, todo lo cual se prueba mediante los Anexos que se citan en su contestación y que se han tenido en cuenta por el Grupo de Expertos.
En relación con este requisito, la mayoría del Grupo de Expertos considera que el Demandado ha acreditado suficientemente haber realizado preparativos para la utilización de los Nombres de Dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios de comunicación o de información. La mayoría del Grupo de Expertos, habiendo valorado la prueba presentada por las partes, considera razonable lo alegado por el Demandado en sus Anexos 7 y 8 de la Contestación, y lo que se puede leer en el Anexo 20 de la Demanda, relativo a las reuniones entre el Demandado y el Sr. Kindelán en abril de 2008 con vistas a iniciar un nuevo proyecto empresarial en el mundo de la comunicación informativa. En este lugar se aprecia claramente la intención del Demandado de lanzar “un gran proyecto de medios online”, citándose concretamente que “el gurú de la comunicación en Internet lleva ya tiempo gestando un gran proyecto online, con un diario generalista como principal cabecera”.
Si unimos esta evidencia escrita al hecho de los registros de los Nombres de Dominio <lainformacion.org> y <lainformacion.mobi> en abril de 2008, unido al muy anterior en el tiempo registro del nombre de dominio <lainformacion.com> en octubre de 1998, y a la alta laboral del Demandado, la conclusión más razonable es que éste tenía intención de utilizar los Nombres de Dominio en relación con una oferta de servicios realizada de buena fe, pues no de otra manera cabe calificar la que se hace pública en los medios de comunicación social.
Por consiguiente, y sin perjuicio del voto particular del Presidente del Grupo de Expertos, la mayoría concluye que no se ha probado que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con los Nombres de Dominio.
En relación con el tercero de los requisitos establecidos en la Política, es decir, el relativo a si el Demandado registró y está usando en la actualidad los Nombres de Dominio de mala fe, es preciso advertir, en primer lugar, que dicho requisito consiste en una voluntad o intención de perjudicar al legítimo titular de un derecho de propiedad industrial prevalente, a cuyos efectos la Política enumera un listado abierto de supuestos, de cuya ocurrencia se desprende la existencia de aquella voluntad o intención. Así, el perjuicio consistirá unas veces, en impedir al legítimo titular del derecho prevalente el acceso a Internet a través del dominio en cuestión disputado; otras, en causar un daño económico a dicho titular “arrebatándole” usuarios de Internet; y otras, en fin, probándose que el registro del nombre de dominio disputado fue hecho con vistas al ofrecimiento de su venta o transmisión a dicho titular por un precio superior al normal de adquisición (i.e. normalmente, por un precio claramente abusivo).
En segundo término, es oportuno señalar que para que el Experto o Grupo de Expertos puedan llegar a la conclusión de que se da esa voluntad o intención, con ser ésta un estado de ánimo interno, la misma debe materializarse a través de actos de los que, explícitamente, de forma inequívoca, se pueda deducir su existencia. Lo importante es recalcar que la existencia de la mala fe en los momentos señalados en la Política ha de ser indudable, terminante, so pena de convertir a esta Política en un instrumento al servicio de intereses espurios.
En tercer lugar, aunque parezca obvio, y a pesar de la inicial impresión que pueda dar la lectura de la Política, la buena fe ha de presumirse siempre. Ello no sólo porque lo proclama claramente nuestro Ordenamiento (cfr. arts. 433, 434 y 1.950 CC, entre otros), sino porque es, moralmente, lo exigible en y a cualquier normativa que se precie de tener legitimidad para su efectividad frente a aquellos a quienes se aplica y de buscar general reconocimiento.
Y, en cuarto y último lugar, no por ello menos importante, conviene hacer hincapié en el hecho de que la Política sirve para la resolución de un problema muy concreto, a saber: determinar si un nombre de dominio fue registrado y está siendo usado por un “ciberpirata”, en régimen de “ciberocupación”, si se nos permite la expresión. Con la misma se quiso aludir a la situación en la que una persona, a sabiendas de la existencia de un derecho de propiedad industrial reconocido y prevalente (por las razones que se acreditaren), registra, como nombre de dominio, uno que coincide sustancialmente con aquel derecho. Por el contrario, la Política no tiene como fin resolver controversias respecto a la preferencia entre los derechos enfrentados, lo que puede derivar en la anulación de uno de ellos: al menos no es ésta su misión principal; ni tampoco lo es terciar sobre cuál debe ser el desenvolvimiento o dinámica de tales derechos en la práctica, a efectos de su convivencia pacífica en el mercado. Todo ello compete única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales del Estado, que son los únicos competentes en tales materias.
Por consiguiente, los cauces por los que transcurre la Política son ciertamente estrechos, limitados, y ello lleva a veces a que la decisión adoptada pueda dejar insatisfecha a alguna parte, pero la mayoría del Grupo de Expertos considera que esa consecuencia es consustancial con la naturaleza que se ha querido dar a esta Política y, sobre todo, con el hecho de que el régimen instaurado no es propiamente un arbitraje.
Yendo ya al tema central que nos ocupa, arguye la Demandante que los Nombres de Dominio fueron registrados y están siendo usados de mala fe por el Demandado. Las razones esgrimidas en defensa de su tesis se han expuesto más arriba. Básicamente, señala la Demandante que el Demandado conocía de la existencia de la denominación “La Información” como elemento denominativo protegido por un derecho de propiedad industrial (en concreto, como nombre comercial) y atribuible a la persona y actividad desarrollada por la Demandante. Ese conocimiento, prosigue la Demandante, le era atribuible no sólo por la condición de periodista del Demandado, sino por que, además, es profesor de la Universidad de Navarra (luego, se presupone que por un criterio de proximidad territorial debía de conocer el uso que de la denominación “La Información” hacía la Demandante), y además, por la entrevista que, en la página web “www.233grados.com”, se hacía a Dña. Eva Fernández Suárez, responsable de la coordinación de la edición digital del periódico “Diario de Navarra” (Anexo 21 de la demanda), arguyéndose que en la página “www.233grados.com” se alojaba el Nombre de Dominio <lainformacion.com>, luego existía una vinculación entre ambos sitios web que delataba el conocimiento del Demandado de la actividad desarrollada por la Demandante.
Frente a lo anterior, en esencia, el Demandado contrapone que en el momento de registro de los Nombres de Dominio, y más concretamente, del Nombre de Dominio <lainformacion.com>, en 1998, el Demandado no tenía manera de saber que en 2004 la Demandante iba a registrar las marcas que opone en este procedimiento. Y que tampoco es intención del Demandado obstaculizar la actividad comercial o empresarial de la Demandante, que se presenta bajo unos signos distintivos completamente diferentes a los utilizados por el Demandado.
Analicemos la problemática suscitada.
En relación con la cuestión de la buena o la mala fe en el registro y en el uso de los Nombres de Dominio, entrando en la discusión concreta que se nos plantea, lo primero que debe indicarse es que lo exigido por la Política es que la mala fe se dé no sólo en el momento del registro, sino también en el del uso actual del Nombre de Dominio en cuestión. Son exigencias cumulativas, lo que ya de entrada da pie a diferencias relevantes con otras normativas similares, y concretamente, con la regulación aplicable a las controversias relativas a nombres de dominio “.es”, como es generalmente conocido.
Luego, nuestro análisis se debe centrar en determinar si el requisito de la mala fe existía en esos dos momentos temporales.
A tal efecto, la mayoría del Grupo de Expertos considera que no se ha demostrado que el Demandado registrara los Nombres de Dominio y los haya estado usando, o los use en la actualidad, de mala fe en el sentido que tiene este concepto en el marco de la Política. Nuestra decisión se basa en lo siguiente.
En primer lugar, la mayoría del Grupo de Expertos parte de la consideración de que es dudoso que se haya acreditado el uso por la Demandante de la denominación “La Información” como nombre comercial, y menos aún que esa denominación fuese utilizada con anterioridad al momento del registro del nombre de dominio <lainformacion.com>, insistimos, a título de nombre comercial.
A juzgar por la prueba documental aportada (Anexos 8 y 9 de la Demanda, fundamentalmente), la mayoría del Grupo de Expertos entiende que la denominación “La Información” se utiliza más como una forma de identificación corporativa que como una forma de identificación de la actividad empresarial, comercial o industrial, de la Demandante; y lo que distingue al nombre comercial de otras formas de protección de la propiedad industrial, es precisamente esto último, como repetidamente ha señalado nuestro Tribunal Supremo [SSTS - Sala 3ª del 9 de abril de 1992 (RJ 1992/3188); del 14 de febrero de 2000 (RJ 2000/1237); del 4 de junio de 2008 (RJ 2008/3199) y de 2 de octubre de 2008 (RJ 2009/135), entre otras)].
Examinemos las pruebas aportadas.
Así, de las diferentes y numerosas cabeceras del periódico “Diario De Navarra”, que se incluyen dentro del Anexo 9 de la Demanda, lo que se deduce es que la actividad comercial llevada a cabo por la Demandante se identifica o asocia a los términos mencionados, esto es, a “Diario De Navarra”, los cuales tienen una tipografía de ostensible mayor dimensión que la empleada para indicar cuál es la editora del periódico en cuestión, La Información, S.A., término éste que se acompaña de la mención, precisamente, “Editora”, como poniendo de manifiesto quién es, no qué es, la persona que lleva a cabo la edición del periódico navarro.
Nótese, para confirmar aún más el uso de la denominación controvertida más como denominación social, que como nombre comercial, que el término “La Información” se hace acompañar de las siglas “S.A.” en las cabeceras en cuestión. Incluso, a partir de la reseña posterior al 4 de octubre de 1995, quien edita es “Diario de Navarra, S.A.” (pág. 13 de 17 del Anexo 9 de la Demanda), y a partir de la del 4 de marzo de 2005 se emplea la mención “Grupo La Información”, pero todo ello con el añadido al término “La Información” de la palabra “Grupo” la cual, ciertamente, permite concretar, ya sí, la circunstancia de que existe un grupo empresarial identificado por las palabras “La Información”; en la información corporativa que se encuentra en la edición correspondiente al 7 de julio de 2008 y la de 11 de febrero de 2009, es aún más claro el empleo de la mención “Grupo La Información” unido a un logo o diseño especial, es decir, un emblema de naturaleza mixta y no solamente denominativo (véase también el Anexo 3 de la Demanda).
Aparte, las referencias que se han presentado al Grupo de Expertos, relativas al “Grupo La Información” (es decir, no meramente a “La Información”, sino al “Grupo La Información”, se recalca el añadido del término “Grupo”) datan prácticamente todas ellas de 2005 en adelante, y especialmente, de mediados de 2008 (cfr. Anexos 3, 11 y 12 de la Demanda), o se refieren mayoritariamente a la denominación “Diario De Navarra” (cfr. Anexo 10 de la Demanda) o de nuevo a “Grupo La Información”, pero en fecha posterior a 2005 en cualquier caso. De igual manera, en el Anexo 11 de la Demanda las menciones que se encuentran se refieren o bien al “Diario De Navarra”, o bien al “Grupo La Información”, y escasamente a “La Información, S.A.”, siendo, en todo caso, posteriores todas ellas a 2005 (el subrayado es nuestro).
Y, respecto a lo incluido en el Anexo 8 de la Demanda, los documentos en cuestión no son solamente mercantiles (poderes, contratos de arrendamiento o de prestación de servicios, recibís de pago de cantidad, certificaciones del Secretario del Consejo de Administración, facturas, comunicaciones escritas, anuncios públicos de convocatorias de juntas de accionistas, la memoria corporativa del año 1999), sino que, además, en ellos está fuera de toda duda que el uso que se hace de la mención “La Información” es a título de identificador de la empresa, y no de la actividad empresarial a la que ésta se dedica, como es revelador el hecho de añadir las siglas “S.A.” a la anterior, en todos ellos, y sobre todo dada la naturaleza de los documentos en sí, en los cuales lo que no se manifiesta, no se refieren a la actividad propia desarrollada por la Demandante, sino que más bien sirven para reflejar el tipo de prestaciones contractuales a cuyo cumplimiento aquélla se obliga o simplemente sirven para satisfacer el cumplimiento de requisitos legales necesarios para entender válidas y efectivas las juntas generales de accionistas convocadas. Pero, por la prueba producida, la impresión de la mayoría del Grupo de Expertos es que el término “La Información”, tal cual, no se identifica necesariamente con la actividad propia desarrollada por la Demandante.
Luego, en conclusión, a la vista de lo expuesto por las partes y de las pruebas aportadas por la Demandante, con ser éstas sin duda profusas y variadas, la mayoría del Grupo de Expertos alberga serias dudas de que se haya acreditado el uso como nombre comercial de la denominación “La Información”, y que, por tanto, dicha denominación identifique clara y terminantemente la actividad empresarial llevada a cabo por la Demandante y no se refiera meramente a su denominación social o nombre corporativo. Es decir, falta la prueba de uso efectivo, como tal, del nombre comercial alegado por la Demandante.
Conviene precisar, en este orden de cosas, que la mayoría del Grupo de Expertos no discute la vigencia en España del art. 8 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, hecho el 20 de marzo de 1883 (Texto Revisado según Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967, vigente en España según Instrumento de Ratificación del 13 de diciembre de 1971); y, por tanto, tampoco resulta controvertido el hecho de que el nombre comercial no registrado es plenamente oponible a tercero, con independencia de que forme parte de una marca comercial o no. Lo que, en cambio, no aprecia la mayoría del Grupo de Expertos es que la denominación “La Información”, como tal, haya sido utilizada efectivamente a título de nombre comercial, y más concretamente, que lo haya sido con anterioridad al momento de registro de los Nombres de Dominio.
Como bien señala la STS (Sala 3ª) del 2 de octubre de 2008 (RJ 2009/135) y la STS (Sala 1ª) del 4 de junio de.2008 (RJ 2008/3199), la oponibilidad del nombre comercial no registrado requiere uso efectivo como tal, y precisamente, por esta razón, y sobre la base de la prueba documental acreditada, como hemos indicado, es por lo que la mayoría del Grupo de Expertos considera que la denominación “La Información” no ha sido utilizada a título de nombre comercial con anterioridad al momento de registro de los Nombres de Dominio, lo cual es decisivo para concluir acerca de si el Demandado obró con mala fe en el registro y posterior uso de tales Nombres de Dominio. Antes bien, debe insistirse, la mayoría del Grupo de Expertos estima que dicha denominación se utilizó como forma de identificación de la persona jurídica editora, y no como forma de identificación de la actividad comercial o industrial desarrollada por aquélla, matiz éste significativo y determinante de la diferencia entre la denominación social y el nombre comercial.
De igual manera, las SSTS (Sala 3ª) del 23 de mayo de 2005 (RJ 2005/5768) y del 16 de diciembre de 2008 (RJ 2009/219) también exigen explícitamente la acreditación del uso previo como nombre comercial para que la denominación en cuestión gane distintividad y resulte oponible a tercero; añadiendo que sólo el nombre comercial registrado podrá desplegar plena exclusividad en lo que respecta a su uso frente a tercero [véase también, en el mismo sentido, la STS - Sala 3ª del 30 de noviembre de 2004 (RJ 2005/26)].
En cualquier caso, nótese que la mención al art. 8 del Convenio de la Unión de París se refiere a la pretensión de hacer valer un nombre comercial extranjero, perteneciente a otro país de la Unión, en otro país perteneciente a la misma. Esta circunstancia no concurre desde luego en el caso sometido al conocimiento del Grupo de Expertos, donde la oponibilidad del nombre comercial no registrado se pretende en el propio país. En este sentido, y con base en la doctrina jurisprudencial de la Sala 3ª del Tribunal Supremo arriba citada, la cuestión no puede ser de oponibilidad de la exclusividad del derecho al nombre comercial, sino de eventual deslealtad en su uso, y esta cuestión última excede de los estrechos márgenes por los que discurre la Política.
Asimismo, este requisito de uso mínimo o de conocimiento mínimo del nombre comercial en el sector de la actividad de que se trate es exigido también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia del 16 de noviembre de 2004 (R TJCE 2004/333).
Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior, y en lo que se refiere a los derechos marcarios opuestos por la Demandante, como también se aprecia a partir del Anexo 6 de la Demanda, la Demandante registró como marca mixta la denominación LA INFORMACIÓN, S.A. (Marca M-2602316) en fecha 17 de junio de 2004; posteriormente, como marca ya denominativa, la de GRUPO LA INFORMACIÓN (M-2699728) en fecha 10 de marzo de 2006; como marca también meramente denominativa, la de INFORMACIÓN DE NAVARRA (M-2761681) en fecha 19 de marzo de 2007; y como marca también denominativa, la de LA INFORMACIÓN DE NAVARRA (M-2761682) en fecha 19 de marzo de 2007.
De aquí resultan dos hechos significativos a los efectos de esta Decisión: por un lado, que la fecha en que se registró la marca M-2602316, la que probablemente más se asemeja en cuanto a su denominación a los Nombres de Dominio, data de 2004, mientras que el primer registro de los Nombres de Dominio data, cuando menos, de 1998 (esto es, en el caso del de <lainformacion.com>), siendo la fecha correspondiente al de los Nombres de Dominio <lainformacion.mobi> y <lainformacion.org>, la del 9 de abril de 2008. Luego, entre el momento en el que se registró el nombre de dominio <lainformacion.com> (1998) y el momento en el que se registró la primera de las marcas de la Demandante (2004) dista un periodo de tiempo suficientemente amplio como para considerar la prevalencia, en todo caso, de las marcas de la Demandante sobre aquel nombre de dominio del Demandado, y, por tanto, que el uso del término “La Información” por parte de la Demandante es preferente y exclusivo, en todo caso. Y no sólo eso, sino que tal periodo de tiempo, unido a la ausencia de un uso a título de nombre comercial de aquel término, impide concluir a la mayoría del Grupo de Expertos que el Demandado tuvo la ocasión y el conocimiento del término “La Información” como asociado a la actividad empresarial de la Demandante, y que con su registro estaba ocasionando un perjuicio a ésta, puesto que en el momento del registro no pudo contemplar los derechos marcarios inexistentes a la sazón de la Demandante. En este sentido, véanse las siguientes decisiones bajo la Política: John Ode d/ba ODE and ODE - Optimum Digital Enterprises v. Intership Limited, Caso OMPI No. D2001-0074; Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; y PrintForBusiness B.V v. LBS Horticulture, Caso OMPI No. D2001-1182.
Además, como hemos señalado, por otro lado, del Anexo 6 de la Demanda se deduce que la marca opuesta M-2602316, la que más similitud o identidad denominativa encuentra con los Nombres de Dominio (ya que respecto de las otras dicha similitud o identidad es ostensiblemente menor), tiene naturaleza mixta, no meramente denominativa, lo que debe abonar una aplicación restrictiva de su oponibilidad en cuanto denominación frente a tercero, dado, asimismo, el carácter descriptivo de tal denominación en relación con el sector de la comunicación social y la prensa informativa.
En la decisión adoptada por la mayoría del Grupo de Expertos, respecto al hecho de que no se aprecia mala fe en el registro y en el uso de los Nombres de Dominio, no ha tenido poco peso el carácter descriptivo que presenta la denominación “La Información” aplicado al sector comercial o empresarial de la prensa o de los medios de comunicación o informativos de carácter social, que es en el que ambos contendientes operan.
Porque, en efecto, no cabe desconocer el hecho de que la denominación “La Información” posee un carácter descriptivo relevante a la hora de señalar la actividad desarrollada por quien lo utilice. Y es cierto que, en este caso, es incuestionable que ambas partes se dedican al mismo sector empresarial o comercial. Pero nótese que lo que la Política prohíbe y sanciona es que se registre como nombre de dominio uno que coincida con una marca con el fin de aprovecharse de la fama ganada por el beneficiado por dicha marca o de causarle un perjuicio (en la forma de impedirle el acceso a Internet o diluir el efecto distintivo generado por la mencionada marca exclusiva). Y es en el cumplimiento de este último requisito donde la prueba aportada por la Demandante falla, o cuando menos, resulta incapaz de demostrar que el Demandado, allá por 1998, conocía la existencia de la denominación “La Información”, o razonablemente podía conocerla, como término asociado a la actividad empresarial concreta desarrollada por la Demandante, tratándose, más bien, de un término genérico o descriptivo de un tipo de contenido de la página o sitio web que lo utilizara como nombre de dominio. De hecho, el Demandado ha alegado ejemplos de nombres de dominio que o bien consisten en la denominación “La Información” (como el caso de <lainformacion.us>), o bien la incorporan como parte de la denominación (como el caso de <andaluciainformacion.es>), sin que pueda entenderse que hay aprovechamiento de la fama de otro o perjuicio similar derivado de dicho uso. En este orden de cosas, y esa es la peculiaridad de los nombres de dominio como identificadores de Internet, son numerosos los ejemplos de coincidencia exacta de denominaciones, pese a lo cual no se entiende que se produzca por ese solo hecho un daño a tercero de cualquier tipo (véanse, por ejemplo <elmundo.es> y <elmundo.com>).
Por todo ello, y a reserva del voto particular que emite el Presidente del Grupo de Expertos, entiende la mayoría del Grupo de Expertos que no se ha probado que el Demandado haya registrado y esté usando de mala fe los Nombres de Dominio.
A efectos puramente clarificadores, la mayoría del Grupo de Expertos desea señalar, finalmente, que esta decisión no prejuzga, ni condiciona la decisión que puedan tomar los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, sino que se limita y produce efectos en el estrecho margen permitido por la Política a fin de concluir que se ha producido, o no, un fenómeno de “ciberocupación”.
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Luis Larramendi | |
José Carlos Erdozain | Albert Agustinoy Guilayn |
Fecha: 20 de mayo de 2009
Emito este voto particular en congruencia con la Decisión que he dictado como Experto en el procedimiento La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L., Caso OMPI No. DES2009-0009 sobre el dominio <lainformacion.es>. Entiendo que el análisis de los requisitos efectuado en dicha Decisión es también aplicable al presente caso, pese a que aquel supuesto presentaba ciertas peculiaridades (se trataba formalmente de distinto Demandado aunque el titular de facto de los nombres de dominio en disputa es el mismo, el nombre de dominio era posterior a las marcas de la Demandante y los derechos previos invocables son más amplios en el caso de los dominios <.es>, además de otras particularidades del Reglamento).
Sin perjuicio de remitirme, pues, al contenido de la Decisión dictada en el caso <lainformacion.es>, y siendo consciente de la dificultad del presente caso, de forma muy breve realizo las siguientes puntualizaciones sobre los requisitos para la estimación de la demanda:
En este punto estoy de acuerdo con mis colegas en que se ha probado la aplicación de este requisito.
A juicio de este Experto, el Demandado no ha logrado acreditar que el proyecto empresarial que estaba preparando tenía una vinculación directa con los nombres de dominio en disputa. Es decisivo tener en cuenta también que el Demandado es un profesional de reconocido prestigio y amplia experiencia en el sector de los medios de comunicación, que por tanto forzosamente había de ser consciente de que la denominación “La Información” se corresponde con el nombre con el que es habitualmente conocido la Demandante en el sector, según ha acreditado.
En la misma línea del criterio ya adoptado por este Experto en la decisión Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Caso OMPI No. DES2007-0006, al tratarse de un profesional del mismo sector, con una amplia experiencia además en distintos grupos de comunicación no podía desconocer que, por encima del significado genérico que la expresión “la información” tendría para cualquier tercero, dicha denominación identifica en el sector de los medios de comunicación a la Demandante.
También en este punto es decisivo para este Experto que, como reputado profesional del sector de los medios de comunicación, el Demandado había de ser forzosamente consciente de que la denominación “la Información” de los nombres de dominio en disputa se correspondía con el nombre comercial bajo el que operaba la Demandante en el mismo sector.
A juicio de este Experto, el Demandante sí ha acreditado que en el sector de los medios de comunicación era habitualmente conocido como “La Información” o como “Grupo La Información”. Al respecto es necesario tener en cuenta que el artículo 9 de la vigente Ley de Marcas española de 2001 recoge expresamente el nombre comercial usado y no registrado como derecho de Propiedad Industrial oponible frente a nuevas solicitudes de marcas, otorgando así a los nombres comerciales españoles la protección que a los extranjeros ya facilitaba el artículo 8 del Convenio de la Unión de París. Por lo demás, y en relación con la circunstancia de que los registros de marca de la Demandante sean posteriores temporalmente al registro de uno de los nombres de dominio en disputa, no implica que no puedan tenerse en consideración, tal y como se señalaba en la WIPO Overview of WIPO-Panel Views on Selected UDRP Questions - 1.4, como se recordaba en la decisión Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca, Caso OMPI No. DES2008-0031.
Asimismo, cabe señalar que en la propia Decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que se refieren las partes en sus escritos complementarios se ha reconocido expresamente la incompatibilidad de la denominación <lainformacion.com> con las marcas de la Demandante.
Por otra parte, si bien es cierto que la buena fe se presume y es necesario acreditar la concurrencia de la mala fe, ésta es por definición una circunstancia siempre subjetiva, es decir, ha de tener en cuenta las circunstancias y capacidades de la persona examinada, y desde este punto de vista este Experto considera decisivo el hecho de que el Demandado es un reputado especialista del sector que forzosamente había de ser consciente de que los dominios en disputa se correspondían con la denominación habitual de un grupo de comunicación. Por lo tanto, pese a que en relación con cualquier tercero no cabría apreciar mala fe, dada la genericidad per se de la expresión “la información”, sí cabe apreciarla en el Demandado en el sentido de ser consciente de estar utilizando el nombre comercial de la Demandante.
Luis Larramendi
Experto (Opinión Particular)
Fecha: 20 de mayo de 2009
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