La Demandante es Métropole Télévision, S.A. con domicilio en Neuilly-sur-Seine, Francia, representada por Watrin Brault Associés, Francia.
El Demandado es Miguel García, con domicilio en Las Palmas, Gran Canaria, España, representado por apoderado, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <m6.com>. El registrador del citado nombre de dominio es Entorno Digital, S.A.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de agosto de 2007. El 28 de agosto de 2007 el Centro envió a Parava Networks vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día Parava Networks envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado figuraba como registrante, así como contacto administrativo, técnico y de facturación. Poco después Parava Networks informó al Centro que el nombre de dominio había sido transferido a otro registrador. El 14 de septiembre de 2007 el Centro envió a Entorno Digital, S.A. vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día Entorno Digital, S.A. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado figura como registrante, así como contacto administrativo y técnico.
En respuesta a una notificación del Centro de fecha 17 de septiembre en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el 21 de septiembre de 2007 la Demandante presentó una modificación a la Demanda mediante correo electrónico, y el 26 de septiembre de 2006 en papel. El Centro verificó que la Demanda junto con su modificación cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de octubre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda vencía el 21 de octubre de 2007. El 17 de octubre de 2007 el Demandado solicitó una extensión del plazo para contestar la Demanda. El Centro la concedió, otorgándole un plazo que vencía el 31 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de octubre de 2007.
El 28 de diciembre de 2007 el Centro nombró a Angel García Vidal, Olivier E. Itéanu y Roberto A. Bianchi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo las respectivas Declaraciones de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Por ser el español el idioma del acuerdo de registro vigente del registrador Entorno Digital, S.A., el Centro invitó a la Demandante a que tradujera al español su demanda originalmente presentada en francés, lo que así se hizo. El 3 de diciembre de 2007 la Demandante solicitó vía correo electrónico al Centro que el idioma del procedimiento fuera el francés. El 6 de diciembre de 2007 el Centro le recordó a la Demandante que la demanda ya había sido modificada y traducida del francés al español. El Panel coincide con el Centro en que el idioma de este procedimiento es el español, conforme al párrafo 11 del Reglamento.
El Demandado, mediante correo electrónico del 9 de diciembre de 2007, además de oponerse al pedido de la Demandante en cuanto al idioma, afirmó que, según los antecedentes publicados en el sitio web del Centro, ninguno de los candidatos propuestos por la Demandada tiene conocimiento del español. Pidió entonces que cada panelista designado “conozca perfectamente” el idioma del procedimiento.
El Panel considera legítima la expectativa que el idioma en que las Partes presentaron argumentos y pruebas sea bien comprendido por los panelistas que han de resolver. Ello parece estar implícito en el párrafo 10.a) del Reglamento, que obliga al grupo de expertos a asegurarse “de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso”. Sólo un conocimiento suficiente del idioma en que deben efectuarse las presentaciones permite a un panel proporcionar esa ocasión, así como determinar “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas” conforme al párrafo 10.d) del Reglamento, y emitir la resolución conforme al párrafo 15.d) del Reglamento.
El Panel observa que de los antecedentes que se publican en el sitio web del Centro no se desprende que un panelista ignora o no tiene un buen conocimiento de un idioma simplemente porque no se lo indicó al Centro, por lo que la conclusión del Demandado parece, por lo menos, apresurada. Para que quede constancia, cada uno de los firmantes de la presente decisión declara que comprende totalmente los argumentos y pruebas presentados por una y otra Parte.
El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante explota la cadena de televisión pública francesa M6 y es titular de la marca denominativa francesa M 6, con número de registro 1396033, para las clases 1 a 42, fecha de solicitud 26 de febrero de 1987. Marca que ha sido renovada en 1997 y en 2007.
El 21 de abril de 1997 se registró por primera vez el nombre de dominio en cuestión, por un tercero (fecha de creación del nombre de dominio que figura en el resultado del WHOIS producido por el Demandante).
En junio de 2003, según una impresión del sitio web “www.escrow.com” presentada por el Demandado, Movie Name Company, S.L. ([email protected]) adquirió por US$1.500 el nombre de dominio <m6.com> a Kathleen Mallory.
En diciembre de 2006 el Demandado puso a la venta el nombre de dominio en disputa – sin sitio web – en una subasta por Internet en Sedo. Se fijó un precio reservado de 25.000 Euros, precio que se alcanzó el 12 de diciembre de 2006.
Según la base de datos SITADEX de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“O.E.P.M.”), consultada por el experto presidente el 3 de enero de 2008, el 16 de febrero de 2007 la empresa Meridiano Information Solutions, S.L. de Barcelona, España, presentó ante la O.E.P.M. la solicitud de marca mixta M6, Expediente No.
M 2757378. Aparentemente la solicitud de marca está pendiente de resolución.
El 6 de julio de 2007 en el sitio web de “sedoparking.com” figuraba que el nombre de dominio en cuestión había sido puesto en venta por su propietario.
El Demandado presenta copia de un contrato de fecha 30 de julio de 2007, celebrado por el Demandado, en su propio nombre y en el de Movie Name Company, S.L., por una parte, y por Meridiano6 Information Solutions S.L. (en adelante “Meridiano6”), por la otra. Según ese acuerdo, el Demandado cede a Meridiano6 el 50 % de la propiedad del nombre de dominio en disputa, se obliga a mantenerlo operativo y pagar el 50 % de los costos del nombre de dominio, a elaborar una página web como base para los servicios y productos de Meridiano6, a mantener contactos con los gestores de cobro de la comprar por Internet, y a albergar a su coste el hosting de la página web, etc. Meridiano6 se obliga a mantener efectiva y al corriente de pagos la marca mixta M6; ídem, lo relativo al 50 % del nombre de dominio en disputa; se obliga a dar al aquí Demandado instrucciones para el desarrollo de la página web, a suministrar sus contenidos, desarrollar y mantener software, a garantizar los derechos sobre los productos que se ofrezcan y a suministrar información detallada de ventas. Además, Meridiano6 debe pagar al Demandado el 10 % de las ventas que se produzcan, descontando la comisión del gestor de pagos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En síntesis, la Demandante sostiene lo siguiente:
- El nombre de dominio <m6.com> es idéntico a la marca denominativa francesa M 6 de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. El nombre de dominio fue registrado el 21 de abril de 1997, es decir un año después de la creación por la Demandante del sitio web www.m6.fr. El Demandado nunca hizo la menor explotación del nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe. La única finalidad del registro era vender el nombre de dominio a la Demandante, titular de la marca denominativa M 6. El Demandado puso en venta el nombre de dominio el 6 de diciembre de 2006 en el servicio de corretaje en nombre de dominio de Sedo, poco tiempo después que la Demandante anunciara excelentes resultados de facturación. El Demandado habría vendido el nombre de dominio por 25.000 euros, pero continúa siendo su titular aparente. Visto el carácter notorio de la marca denominativa M 6 no es concebible que el Demandado haya podido ignorar que la Demandante poseía derechos anteriores sobre la marca M6.
B. Demandado
En síntesis, el Demandado sostiene lo siguiente:
- La Demandante no posee una marca española. La marca de la Demandante no es notoria en España, ni la Demandante es la única entidad mercantil que posee derechos sobre la marca M6.
- El Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio porque el nombre de dominio consiste en una letra y un dígito, lo que conforme al caso Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft c. Beyonet Services and Stephen Urich,
Caso OMPI No. D2000-0161, le da derecho o interés legítimo al registro. Asimismo, ha celebrado un contrato con la empresa Meridiano6 Information Solutions, S.L., una entidad mercantil que es titular de la solicitud española de la marca M6. De acuerdo a ese contrato el Demandado destinará el sitio de Internet correspondiente al nombre de dominio en cuestión para ser utilizado y explotado en relación con dicha solicitud de marca española. Agrega que a título individual o como socio de una entidad mercantil ha registrado y viene explotando los nombres de dominio <indice.com>, <musica.com>, <videojuegos.com>, <superhumor.com> y <videoblogs.com>.
- El Demandado no ha registrado el nombre de dominio de mala fe, ni lo usa de mala fe. La Demandante no ha presentado prueba de que la marca denominativa francesa M 6 sea notoria o conocida en España. La única utilización del nombre de dominio ha sido firmar el contrato con Meridiano6. Mediante la inclusión del nombre de dominio en el sistema de “parking” de Sedo el Demandado simplemente trató de obtener un criterio de valoración del nombre de dominio para sus negociaciones con Meridiano6.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandado plantea que la marca de la Demandante no es notoria en España, que la Demandante no sería la única persona que posee derechos sobre la marca M6, y que la Demandante no posee una marca española.
El Panel debe rechazar dichos argumentos. La Política, párrafo 4.a.i), sólo exige que el demandante tenga derechos sobre una marca. No se requiere que la marca sea notoria (ver casos OMPI Allocation Network GmbH c. Steve Gregory, OMPI Caso No. D2000-0016 y Nabisco Brands Company c. The Patron Group, Inc., OMPI Caso No D2000-0032). Existiendo un derecho sobre la marca por parte del demandante, es irrelevante el país en el que se proteja (ver Infospace.com, Inc. c. Infospace Technology Co. Ltd, OMPI Caso No. D2000-0074, Bennett Coleman & Co Ltd c. Steven S Lalwani, OMPI Caso No. D2000-0014 y Bennett Coleman & Co. Ltd c. Long Distance Telephone Company, OMPI Caso No. D2000-0015). Tampoco se exige que el Demandante sea el único titular de derechos sobre una marca.
Con una impresión de la base de datos del Institut National de la Propriété Industrielle, la Demandante ha probado que tiene derechos sobre la marca denominativa francesa
M 6. Ver punto 4 supra. Una simple comparación muestra que el nombre de dominio en disputa consiste exclusivamente en dicha marca, y que sólo difiere en el agregado del gTLD “.com”, lo cual carece de significación para la determinación de la identidad o semejanza entre las marcas y los nombres de dominio. Dicho criterio ha sido reiterado y asentado en distintos casos resueltos ante el Centro, para ello ver Magnum Piering, Inc., c. Garwood S. Wilson, Sr. The Mudjackers,
Caso OMPI No.. D2000-1525 y Rollerblade, Inc. c. Chris McReady,
Caso OMPI No. D2000-0419. Por ello, el Panel determina que el nombre de dominio es idéntico a la marca M 6 de la Demandante o, por lo menos, similar a ella hasta el punto de causar confusión.
En consecuencia, la Demandante ha probado el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión. Afirma que este se registró diez años después de la entrada en servicio de la cadena de televisión M6, y un año después de la puesta en funcionamiento del sitio web “www.m6.fr “de la Demandante. Agrega que el Demandado jamás usó el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo está asociado exclusivamente con los contenidos audiovisuales de la Demandante.
De una impresión del sitio web “www.escrow.com” presentada por el Demandado resulta que el Demandado adquirió por US$1.500 el nombre de dominio <m6.com> de un tercero en junio de 2003, y que el Demandado no es el titular original del nombre de dominio <m6.com>, cuyo WHOIS indica que fue creado en 1997. El Panel considera que para comparar las anterioridades de los derechos respectivos de las Partes, en cuanto al Demandado hay que considerar junio de 2003, aunque esta fecha no figure en el resultado del WHOIS producido por el Demandante. Así, resulta que el nombre de dominio <m6.com> fue registrado en nombre del Demandado dieciséis años después de la entrada en servicio de la cadena de televisión M6, y siete años después de la puesta en funcionamiento del sitio web “www.m6.fr” de la Demandante.
Por su parte, el Demandado alega tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En primer término, dice que el nombre de dominio consiste en una letra y un dígito, lo que conforme al citado caso Zero International, le daría derecho o interés legítimo al registro. El Panel considera que esa cita no es apropiada. En dicho caso el Panel concluyó que el demandado tenía interés legítimo sobre el nombre de dominio <zero.com> porque “zero” es una palabra inglesa común, que el Demandado podía registrar como nombre de dominio. En el presente caso, el nombre de dominio en cuestión no es una palabra común, sino una combinación nada común de dos caracteres.
En segundo término, el Demandado alega que un contrato que celebró con un tercero titular de una solicitud de la marca M6 en España le da derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Este Panel considera que es necesario aplicar suma prudencia para evaluar esa alegación, y comparte la cautela del panel en el caso ISL Mktg. AG, & the Union des Associations Européennes de Football c. The European Unique Res. Org. 2000 B.V.,
Caso OMPI No. D2000-0230, donde se dijo que “es peligroso el principio general de que el dueño de un nombre de dominio idéntico a una marca de bienes o servicios anterior puede, cuando es cuestionado por el dueño de la marca, establecer (retroactivamente) un uso legítimo simplemente presentando una solicitud de marca en una jurisdicción distinta de aquellas en las que está registrada la marca del demandante” (traducción no oficial de este Panel).
Es cierto que varios paneles han considerado que tiene derechos o intereses legítimos un demandado que posee una marca correspondiente al nombre de dominio, pero hay que destacar que en todos esos casos se trataba de una marca registrada, y no de una simple solicitud de marca. Ver Jacques Lafitte Sa v. 21st Century Communications SCP,
Caso OMPI No. D2000-0443; Clubrunner, Inc. c. One Stop Computer Shop, Inc., Caso OMPI No. D2000-0538; FLOS S.P.A. c. Victory Interactive Media SA,
Caso OMPI No. D2000 0771; Homer TLC, Inc., c. Yapimas Yapimarket, Dis Tic. Ve Danismanlik A.S.,
Caso OMPI No. D2001-0254; PRL USA Holdings, Inc .c. Catherine Mary Witham,
Caso OMPI No. D2002-0361; Autoshop 2 Di Battaglia Ferruccio C. S.N.C v. Willamette RF Inc.,
Caso OMPI No. D2004-0250; Westec Interactive Security, Inc. c. Express Post Ltd (Westec Division),
Caso OMPI No. D2005-0811 y Ribbel International Limited c. Ribbel Medizintechnik GmbH,
Caso OMPI No. D2005-1183.
Asimismo, en todos esos casos las marcas pertenecían al demandado, mientras que en el presente caso la solicitud de marca pertenece a un tercero aparentemente no controlado por el Demandado. En el caso Su Hardy c. Lou Crawford,
Caso OMPI No. D2002-1123, un panel consideró que existía “un derecho potencial y un interés legítimo en los nombres de dominio” fundado en una solicitud de marca presentada por el demandado. Sin embargo, en ese caso la solicitud la presentó el demandado mismo, y no un tercero; además, la presentó antes que el demandante presentara la suya.
Hay que considerar que en el presente caso el tercero presentó la solicitud de la marca española 20 años después del registro de la marca de la Demandante, y 10 años después que el Demandante registrara el nombre de dominio <m6.fr>. Por otra parte, una solicitud de marca está expuesta a objeciones u oposiciones, por lo que sólo confiere un derecho meramente potencial, y aún así, sólo al solicitante.
A pesar de lo que sugiere la Demandante, el Panel no puede desconocer el contrato entre el Demandado y Meridiano6, cuya copia presentó el Demandado, sin contar con pruebas de que el acto no sea real, o de que la fecha y firmas no son auténticas.
Sin embargo, aún admitiendo como prueba dicho contrato, como lo admite este Panel, difícilmente pueda el Demandado por virtud de ese acuerdo obtener una mejor posición jurídica que la del tercero solicitante, que presentó su solicitud española de marca mixta M6 en 2007, es decir, veinte años después del registro de la marca denominativa M 6 por la Demandante en Francia, y cuatro años después de haber adquirido el Demandado el nombre de dominio en disputa a un titular anterior (en 2003).
De todos modos, el Panel no considera necesario llegar a una conclusión sobre el particular, dadas sus conclusiones sobre el punto siguiente.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante afirma que la marca denominativa M 6 es notoria y que el nombre de dominio en disputa sólo puede aludir al canal de televisión de su propiedad, a los programas que el canal emite, y a su marca.
La marca está compuesta por una letra y un dígito, y el nombre de dominio es idéntico a la marca de la Demandante. Sobre sus motivos para registrar el nombre de dominio el Demandado sólo dice que el mismo es muy corto y, por ello, atractivo, sin molestarse en explicar por qué, de todos los conjuntos de dos caracteres registrables como nombres de dominio ha elegido precisamente el integrado por “M” y “6”, y en ese preciso orden. El Demandado tampoco dice o demuestra haber registrado otros nombres de dominio de dos caracteres, sean o no atractivos.
A la luz de lo anterior, el Panel alberga serias dudas sobre los verdaderos motivos que tuvo el Demandado para registrar el nombre de dominio en cuestión. Sin embargo, aunque la marca denominativa M 6 fuera notoria o muy conocida en Francia, lo cierto es que la Demandante no presentó prueba alguna de que en 2003 la marca denominativa M 6 fuera notoria o siquiera conocida en España, por ejemplo presentando encuestas de mercado, o estudios del grado de difusión, etc. La Demandante tampoco probó que el Demandado residente en España conocía la marca o debía conocerla al momento de registrar el nombre de dominio en disputa (2003), es decir, de mala fe.
Dice la Demandante en su email de 3 de diciembre de 2007 que “ninguna persona quiere comprar este dominio <m6.com> que no significa nada, y cuyo valor proviene únicamente de la marca y del dominio <m6.fr> del demandante”. El Panel no puede estimar esa alegación, ya que el Demandado ha probado con una impresión del sitio web de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que la sociedad BMW es titular de una marca comunitaria M6 para distintos productos del Nomenclátor Internacional. No es fundada, por lo tanto, la afirmación de la Demandante de que en la mente del público europeo el signo distintivo M6 está únicamente asociado a la difusión de programas audiovisuales de la Demandante, pues incluso en Francia existen otros titulares de derechos de marca sobre el signo M6, como la BMW.
Por lo tanto, no se ha probado que el nombre de dominio se haya registrado de mala fe. Dado el carácter acumulativo que tienen las circunstancias de registro y uso de mala fe en los términos de la Política, párrafo 4.a.iii), el Panel no considera necesario pronunciarse sobre si existe uso de mala fe del nombre de dominio.
El Panel concluye que la Demandante no ha probado el tercer elemento de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Roberto Bianchi Experto Presidente
Olivier E. Itéanu Experto
Angel García Vidal Experto
Fecha: 11 de enero de 2008
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