La Demandante es El Corte Inglés S.A., con domicilio en, Madrid, España, representada por Miguel Ángel Conde Moreno, España.
La Demandada es Alberto Rubio Díaz, con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <emidiotucci.com> y <emidiotucci.net> (los Nombres de Dominio).
El registrador de los citados Nombres de Dominio es eNom, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de mayo de 2007. El 24 de mayo de 2007 el Centro envió a eNom, Inc., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en cuestión. El 25 de mayo de 2007 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de junio de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de junio de 2007.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de julio de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante presentó la Demanda en español y ambas partes residen en España, por lo que el Experto ha decidido que el español sea el idioma de procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:
La Demandante, El Corte Inglés S.A., es una conocida Sociedad española domiciliada en Madrid, y es titular de diversos registros de la marca EMIDIO TUCCI, tanto en España como a nivel internacional, para distinguir productos y servicios pertenecientes a las clases 25, 3, 14, 38, entre otras. La mayoría de dichos registros tienen una antigüedad de casi diez años, y, según ha podido comprobar el Experto, el más antiguo tiene cerca de treinta años, concretamente, el registro de la marca española nº 855.782 (clase 25), del 13 de agosto de 1977.
EMIDIO TUCCI es una marca notoria, en particular en el sector de la moda masculina (trajes, camisas, complementos), cuyo origen está siempre asociado a la Sociedad Demandante (El Corte Inglés), lo que resulta avalado por la documentación aportada con la Demanda.
El Demandado es una persona física domiciliada en Madrid.
Los Nombres de Dominio fueron registrados el 16 de noviembre de 2004.
También ha quedado acreditado que la Demandante remitió al Demandado requerimientos previos a la presentación de la Demanda, instándole para que procediese a transferirle voluntariamente los Nombres de Dominio, requerimientos que fueron rechazados por el Demandado.
No existe en Internet ninguna página Web activa bajo los Nombres de Dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que la marca EMIDIO TUCCI es una marca notoria, incluso a nivel internacional, registrada en España y en otros muchos países, aportando documentación acreditativa de los correspondientes registros y de dicha notoriedad, así como referencias a diversos artículos y videos aparecidos en Internet, en los cuales terceros dan noticias sobre dicha marca, tales como un artículo de moda del magazine del periódico español “El Mundo”, de amplia difusión nacional. Asimismo se refiere la Demandante a anuncios publicitarios de la marca Emidio Tucci que han causado impacto a nivel nacional debido a la contratación de grandes estrellas norteamericanas del celuloide de reconocimiento mundial, como George Clooney, Sylvester Stallone, Andy García o el atleta Carl Lewis. Por todo ello, concluye que se puede afirmar la notoriedad de la marca y su conocimiento a nivel popular, al menos en España.
- Que como consecuencia de dicha notoriedad, no cabe ninguna duda de que el Demandado conocía perfectamente la citada marca, a pesar de lo cual registró los Nombres de Dominio, sin que ostente ningún derecho o interés legítimo.
- Que los Nombres de Dominio son prácticamente idénticos a la marca EMIDIO TUCCI, por lo que su registro sólo puede deberse a la mala fe del Demandado.
Por todo ello, solicita que los Nombres de Dominio le sean transferidos.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandado, procede asimismo aplicar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español.
6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado
Como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo 5.e) del Reglamento, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que ha de sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner,Caso OMPI Nº D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez,
Caso OMPI Nº D2001-1183y Retevisión Móvil, S.A. v. Miguel Menéndez,
Caso OMPI Nº D2001-1479; Almadera S.L. v. Domingo Rodríguez Martínez,
Caso OMPI Nº D2005-1130, entre otros).
6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4.a) de la Política, un nombre de dominio podrá ser transferido sólo cuando el Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma añade que el Demandante deberá probar que se cumplen tales requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
No cabe la menor duda respecto al riesgo de confusión entre los Nombres de Dominio y la marca EMIDIO TUCCI, a pesar de que ésta consista en dos palabras y en los Nombres de Dominio se haya eliminado el espacio que las separa, lo cual además resulta casi inevitable cuando se trata de nombres de dominio formados por dos palabras. Por otra parte, las partículas “com” y “net” carecen de relevancia para la aplicación de la Política.
Por tanto, se cumple el requisito a que se refiere el párrafo 4.a)i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
Numerosas decisiones anteriores de Expertos de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.
También se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo ninguno de ellos se dan en el presente caso.
Como es lógico, la Demandante en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de su marca EMIDIO TUCCI. Por otra parte, el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “emidiotucci”, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección de la misma.
El Demandado tampoco ha hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio.
Por el contrario, la Demandante lleva muchos años utilizando la marca EMIDIO TUCCI, cuyo registro tiene ya casi 30 años, habiendo adquirido notoriedad como consecuencia de su amplia difusión en el mercado. En efecto, dicha marca puede ser considerada una marca notoria, incluso a nivel internacional, ya que viene siendo utilizada por El Corte Inglés, S.A. (la Demandante) durante décadas y ha sido objeto de importantes campañas de promoción, a través de anuncios en las televisiones nacionales, autonómicas y locales, así como en programas de radio, en la prensa nacional y en Internet. La publicidad de la marca EMIDIO TUCCI ha llegado incluso a ser objeto de estudio por parte de la Universidad y la Sociedad Española de Lingüística (Documento 20 de la Demanda).
Por todo ello, resulta evidente que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la marca EMIDIO TUCCI y que con el registro de los Nombres de Dominio no pretendía un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de la notoriedad de la referida marca, sin olvidar que el Demandado tiene su domicilio en Madrid, sede de la Demandante y lugar en el que mayor grado de difusión ha alcanzado la misma.
El Demandado podría haber transferido voluntariamente los Nombres de Dominio cuando fue requerido para ello por la Demandante, para evitar el presente procedimiento. Sin embargo contestó de forma negativa, sin justificar de ningún modo cualquier eventual derecho o interés legítimo, al tiempo que calificaba de “ridícula” la cantidad que se le ofrecía, a modo de compensación y con la única finalidad de que recuperase los gastos de registro. No obstante y aunque negaba un conocimiento previo de la marca de la Demandante, llegó a afirmar expresamente su respeto por dicha marca y por la empresa titular de la misma, así como su “buena disposición a llegar a un acuerdo amistoso y beneficioso para ambas partes por lo que quedo abierto a sus sugerencias (…)”.
Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el Demandado no se haya defendido en el presente procedimiento, lo que también implica un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa.
En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia de los Nombres de Dominio.
En consecuencia, también se cumple el segundo requisito (párrafo 4.a)ii) de la Política).
C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe
De acuerdo con la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro, este Experto considera que cuando no se ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre un determinado nombre de dominio, es difícil imaginar buena fe en el registro y/o uso del mismo. No obstante, de acuerdo con la Política, para que prospere la demanda también procede comprobar si se cumplen estos requisitos.
La Demandante alega que, dadas las circunstancias, en particular la notoriedad de su marca, se ha de presumir que el Demandado registró los Nombres de Dominio de mala fe y con la finalidad de obtener un beneficio económico.
Por otra parte y puesto que los Nombres de Dominio se corresponden con una marca notoria, se ha de tener en cuenta la especial protección de que gozan este tipo de marcas (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).
El reconocido carácter notorio de la marca EMIDIO TUCCI confirma la tesis de que el registro de los Nombres de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. Más bien cabe concluir que con sus actos ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de dicha marca, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).
Por tanto, el Experto está persuadido de que el Demandado, al registrar los Nombres de Dominio sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima de la notoriedad de una marca ajena; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.
Otro indicio de ausencia de buena fe lo constituye el hecho de no haber accedido a transferir voluntariamente los Nombres de Dominio al recibir los requerimientos de la Demandante, conforme se ha referido anteriormente, lo que habría evitado el presente procedimiento. El Demandado no sólo rechazó los requerimientos sino que, en su último correo electrónico, incluso llegó a amenazar con ceder gratuitamente a terceros los Nombres de Dominio y a renglón seguido añadía: “Lamentando de nuevo la falta de interés por ustedes en llegar a un acuerdo y la nula valoración que tienen de mi buena disposición desde el principio hacia ustedes (…)”. En fin, parece bastante claro el mensaje que “entre líneas” estaba lanzando el Demandado a la titular de la marca.
Por último, respecto a la falta de uso de los Nombres de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo,
Caso OMPI N° D2000-1402;Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep,
Caso OMPI N° D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y José Socorregut Doménech,Caso OMPI N° D2002-1026;Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. RI, Caso OMPI N° D2006-0740. Se ha de recordar en este punto que, tal y como viene afirmando la doctrina del Centro, la mala fe se vincula al conocimiento que tenía el Demandado, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras,
Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017).
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido este requisito de la Política (párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio, <emidiotucci.com> y <emidiotucci.net> sean transferidos a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 9 de julio de 2007
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