Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E) v. Enrique Sancho Bisquerra

Caso Nº D2006-1477

1. Las Partes

La Demandante es Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E) con domicilio en Madrid, España representada por Ángel Montero López, España.

La parte Demandada es Enrique Sancho Bisquerra, con domicilio en Palma de Mallorca, Illes Balears, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombre de dominio <cupononce.com> y <cupon123.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Register.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de noviembre de 2006. Ese día el Centro envió a Register.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 21 de noviembre, Register.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro de fecha 28 de noviembre de 2006, en el sentido que el Demandante explicara las razones por las que había presentado la demanda en español las mismas fueron realizadas con fecha de 29 de noviembre de 2006. El Centro verificó que la Demanda junto con la solicitud de idioma del procedimiento cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de diciembre de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de diciembre de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de diciembre de 2006.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de enero de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del Procedimiento

El Demandante ha solicitado que la lengua del procedimiento sea la lengua española en base a que tanto demandado como demandante son de nacionalidad española y en España tienen su domicilio.

Tal y como consta en el procedimiento por la aportación de copia de su Documento Nacional de Identidad, el demandado contesta en español, es nacional español, tiene su domicilio en España y los nombres de dominio discutidos se encuentran dirigidos a páginas webs con contenidos en español.

En base a lo anterior, este Experto acuerda aceptar la petición del Demandante en base al artículo 11 del Reglamento que le faculta a decidir sobre el idioma del procedimiento administrativo teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, por lo que el idioma del procedimiento es el español.

5. Antecedentes de Hecho

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante O.N.C.E.) es una Corporación de Derecho Público creada el 13 de diciembre de 1938 mediante Decreto fundacional promulgado por el entonces Ministro de la Gobernación. En la actualidad la regulación de la O.N.C.E. se recoge en el Real Decreto 358/91, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, modificado por los Reales Decretos 1200/1999, de 9 de julio, y 1359/2005, de 18 de noviembre.

La demandante, O.N.C.E., es titular de las siguientes marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

ONCE: con setenta y cinco signos concedidos

EL CUPON: con cuarenta y ocho signos concedidos.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los nombres de dominio objeto del presente procedimiento, es decir, <cupononce.com> y <cupon123.com> incluyen en los mismos las marcas “once” y “el cupón”. Resulta, por tanto, indiscutible la identidad o semejanza entre las dos marcas registradas a nombre de la ONCE y los nombres de dominio objeto de controversia.

La O.N.C.E. tiene registrados como marcas, tanto denominativas como gráficas, las denominaciones “once” y “el cupón” en la gran mayoría de las Clases de la Clasificación de Bienes y Servicios establecidos por el Acuerdo de Niza sobre la Clasificación Internacional de bienes y servicios relativa al Registro de Marca Además, la O.N.C.E. tiene registrados los siguientes nombres de dominio: <once.es>, <once.info>, <once.org>, <fundaciononce.es> (correspondiente a la Fundación ONCE para la cooperación e integración de social de personas con discapacidad), <cidat.once.es>.

Que la incorporación de varias marcas notorias en el nombre de un dominio (como ocurre con <cupononce.com>) es condición suficiente para establecer que dicho dominio es idéntico o confusamente similar a las marcas registradas por el demandante. Además, manifiesta que ambas marcas (“once” y “el cupon”) han adquirido un status reconocido tanto en España como en otros países, siendo identificables, sin ningún género de dudas, con la O.N.C.E. y con su producto de juego más tradicional, “el cupón”.

Por lo que se refiere a la inexistencia de interés legítimo alega el apartado 3 del artículo 1 del citado Real Decreto 358/1991 además de fundamentar su pretensión en el artículo 34 de la Ley 17/2001 de Marcas así como en el hecho de no existir autorización para utilizar las marcas propiedad del Demandante.

Igualmente, alega que el Demandado pretende aprovecharse del buen nombre y del prestigio de la O.N.C.E para la venta de otros bienes y la prestación de otros servicios que en nada tienen que ver con la Organización que representa, como son llamadas de teléfono internacionales, además de que se anuncian otros nuevos servicios próximamente como “mimusica123.com”, “misviajes123.com”, “mallorcatime.com” o “sigma123.com”. Por lo que considera que si a todos estos servicios se puede acceder a través de la página “www.cupononce.com”, se produce una grave confusión en los consumidores que pueden entender, erróneamente, que la O.N.C.E. interviene, directa o indirectamente, en la prestación de dichos servicios.

Y, finalmente, el registro de los nombres de dominio y su utilización ha sido y es de mala fe por lo siguiente: la O.N.C.E. es una organización que goza de renombre por lo que es imposible que desconociera su notoriedad; el demandado pretendió al momento de registrar los nombres de dominio obtener una contraprestación: los cambios efectuados en sus datos de contacto situándolos en Israel demuestran el uso de mala fe; el Demandado ha intentado de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando de este modo la posibilidad de que exista confusión con las marcas de su propiedad.

Concluye el Demandante solicitando la transferencia de los nombres de dominio en disputa a su favor.

B. Demandado

El Demandado manifiesta que la dirección postal, el teléfono o las cuentas de correo electrónico son válidas y las viene utilizando en su actividad.

Considera que los nombres de dominio de su titularidad no provocan confusión con respecto a las marcas propiedad del Demandante.

Se refiere a situaciones análogas como la que se da en el presente procedimiento el hecho de ser titular de otros nombres similares como <loterias123.com> y así apoya su pretensión en relación a <cupon123.com> porque es un genérico que no debe confundir en ningún momento con los derechos que pueda tener el Demandante. Y precisa que respecto al nombre de dominio <cupononce.com> sólo hace referencia al producto que vende y no a la empresa.

Manifiesta que “en modo alguno se está explotando las marcas titularidad de la entidad, no hay un uso lucrativo del signo distintivo ajeno, sino que únicamente se está informando al público, se le está comunicando en qué productos está dispuesto o decidido a comprar, actuando nosotros como meros intermediarios”. Pues, entiende que en modo alguno se ha producido una vulneración del derecho de marca, nombre y demás signos distintivos que puedan ser titularidad de la O.N.C.E.

Por ello dice: “Quiero reiterar que no son dueños de los nombres CUPON ni ONCE sino de los logotipos, ya que ambos nombres son considerados genéricos y no se pueden registrar”.

Por lo que se refiere a la confusión alegada de contrario manifiesta que el Demandado ha pretendido en todo momento dejar bien claro en su sitio web quien es, aportando datos para su identificación y localización.

Alega el Demandado que su buena fe está demostrada pues el único objetivo de su web es el de vender cupones y no la de vender los nombres de dominio.

7. Debate y conclusiones

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia de demandante y demandado, son de especial aplicación, junto con las reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

Pues bien, la estimación de la demanda requiere el examen y apreciación de los supuestos contenidos en el párrafo 4 a) de la “Política Uniforme”

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Resulta evidente, en el caso del nombre de dominio <cupononce.com>, la identidad existente entre, de un lado, los términos que, yuxtapuestos, componen el dominio controvertido, esto es, “CUPON” y “ONCE” y, de otro lado, el núcleo de las marcas españolas denominativas titularidad de la Demandante, a salvo del artículo de la primera de las marcas.

Entiende este Experto que no es circunstancia menospreciable el hecho de que las referidas marcas, titularidad de las Demandantes, hayan adquirido un status reconocido dentro del mercado español, siendo perfectamente identificables de modo aislado en el dominio controvertido.

Que el dominio controvertido contenga el núcleo de dos marcas perfectamente identificables, propicia una confusión cierta entre los consumidores acerca de la fuente u origen del sitio web.

Por lo que se refiere a la existencia de identidad o confusión entre el segundo de los nombres de dominio, <cupon123.com> y, las marcas propiedad del Demandante, parece igualmente evidente que puede abocar a confusión aunque no sean idénticos. La yuxtaposición de una marca notoria CUPON (a falta del artículo “el”) y los tres dígitos “123” que evoca el inicio de una actividad es suficiente para satisfacer con el test sobre el primero de los requisitos que establece el Reglamento toda vez existe, en opinión de este Panel, intención de provocar confusión acerca del origen del sitio web. Esta opinion ha sido seguida por otros panelistas en numerosos casos (cf. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Ron Anderson, OMPI Caso Nº D2004-0312; Siemens Aktiengesellschaft v. Telmex Management Services Inc.,OMPI Caso Nº D2003-0995; Koninklijke Philips Electronics N.V. v.NicNax,OMPI Caso Nº D2001-1245; Heineken Brouwerijen B.V. v. Mark Lott, OMPI Caso Nº D2000-1487; DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds, OMPI Caso Nº D2001-0160; Ermenegildo Zegna Corporation, Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Consitex S.A. v. Steven Shiekman, OMPI Caso Nº D2000-1375.

Es, pues, en atención a las anteriores consideraciones que, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos que establece el artículo 4 a)ii) de la Política se apreciará en función de la legislación aplicable, es decir, el Derecho español.

En el presente caso será de aplicación el apartado 3 del Artículo 1 del Real Decreto 358/1991 de 15 de marzo así como el artículo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas.

Según el primero “ninguna entidad pública o privada podrá utilizar el título de Organización Nacional de Ciegos Españoles, ni otro que pudiera resultar de la adición de palabras o combinación de las que lo constituyen, ni las siglas ONCE, salvo autorización expresa del Consejo General de la Organización, destinada al cumplimiento de sus fines” y conforme al segundo el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, pueda “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.

Pues bien, la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual que le permita utilizar las marcas propiedad de la Demandante o utilizarlas en cualquier nombre de dominio y, tampoco ha recibido autorización de la demandante para registrar los nombres de dominio <cupononce.com> o <cupon123.com>.

Por todo ello, este Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de tres cincunstancias determinantes: 1) las marcas objeto de este procedimiento han de calificarse como notorias y, su registro es anterior al de los nombres de dominio que consisten en diversas combinaciones de esta expresión 2) las marcas “ONCE” y “EL CUPON” son renombradas por ser conocidas por la generalidad del gran público y, 3) ambas marcas eran sobradamente conocidas por la Demandada cuando efectuó el registro de los dominios objeto de este procedimiento, hecho nunca negado por ésta.

Pues bien, este Experto entiende que no es posible pensar que de buena fe se registren como nombres de dominio unas marcas notorias y renombradas para ofrecer no sólo los productos de juego propiedad de ONCE sino también otros productos propiedad de la Lotería de Apuestas del Estado, es decir, un competidor del Demandante.

La situación actual puede encuadrarse en algunos de los supuestos que el artículo 4.b. de la “Política Uniforme” describe como probatorios de la mala fe en el registro y en el uso; en concreto, el apartado “iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”.

De hecho la confusión se admite por el Demandado cuando propone la eliminación de la fotografía del quiosco de la ONCE que aparece en su web, mas sin que lo haya realizado hasta la fecha.

Es de resaltar que los cambios efectuados en los datos de contacto administrativo de los nombres de dominio en litigio para situarlos en Israel, lugar donde hubo de notificarse la demanda, apoyarían sin más un uso de mala fe a la vista de la copia del documento Nacional de Indentidad aportado por el Demandado y su propia declaración en la que sitúa su domicilio habitual en Palma de Mallorca.

Todo ello, unido a que la Demandada carece de derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en cuestión, lleva a la conclusión de que el registro ha sido efectuado y utilizado de mala fe.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <cupononce.com>, <cupon123.com> sean transferidos al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 23 de enero de 2007