La Demandante es Fadesa Inmobiliaria SA, La Coruña, España, representada por Baker & McKenzie, España.
La Demandada es Acuda Y Defemser, S.L, Zaragoza, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sindromefadesa.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys
Internet, S.L. dba NICLINE.COM
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de junio de 2006. El 7 de junio de 2006 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 8 de junio de 2006 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de julio de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de julio de 2006.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro
único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de julio de 2006, recibiendo
la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad
con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento
se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- La Demandante es una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria que cotiza en la Bolsa de Madrid.
- La Demandante es titular de las siguientes marcas:
Marca española núm. M-2382982 FADESA (denominativa con gráfico), clase 42;
Marca española núm. M-2382981 FADESA (denominativa con gráfico), clase 35;
Marca española núm. M-2318802 LA MARCA DE TU CASA ES FADESA (denominativa con gráfico), clase 36;
Marca española núm. M-2046349 FADESA (denominativa con gráfico), clase 36;
Marca española núm. M-1810731 URBANIZADORA INMOBILIARIA FADESE, S.A. (FADESA) (denominativa), clase 37;
Marca española núm. M-1810730 URBANIZADORA INMOBILIARIA FADESE, S.A. (FADESA) (denominativa), clase 36;
Marca comunitaria núm. 003606258 FADESA (figurativa), clases 6, 17, 19, 35 y 42;
Marca comunitaria núm. 001105287 FADESA (figurativa), clases 36 y 37.
- La Demandante también es titular de los nombres de dominio <fadesa.es>
y <fadesa.net>, este último como consecuencia de la Decisión del Centro
de Arbitraje y Mediación de la OMPI dictada el día 9 de julio de 2001 (Pfizer
Inc. v. Kurt Walstrom/Domain Finder, Caso OMPI
Nº D2001-0570).
- La sociedad Demandada tiene por objeto social la prestación de servicios de gestión administrativa a empresas y colectivos, alquiler no financiero, cesión o autorización de uso de programas informáticos y sus servicios derivados con explotación electrónica o telemática por cuenta de terceros.
- El registro del nombre de dominio <sindromefadesa.com> fue realizado con fecha 18 de noviembre de 2005.
- En la página web ”www.sindromefadesa.com”, a fecha de 17 de enero
de 2006, se contenía, entre otros extremos, una invitación a declarar todas
las quejas, reclamaciones o denuncias contra la Demandante; y a fecha 7 de junio
de 2006 se ofrece diferente información muy crítica con la Demandante, hasta
el punto de que la Demandante considera que existe un presunto delito de injurias
y calumnias.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
El signo “Fadesa” que la Demandante tiene protegido como marca ostenta el carácter de renombrado, debiendo gozar de una mayor protección, tal y como prevé la vigente normativa en materia de marcas. Por su parte, el nombre de dominio <sindromefadesa.com> es similar a las marcas de la demandante compuestas por el signo “Fadesa” hasta el punto de crear confusión. Argumenta la Demandante que el término “síndrome” puede considerarse de pleno conocimiento en la lengua española y, en ese sentido, genérico, siendo la parte realmente fuerte del nombre de dominio la palabra “fadesa”, que coincide exactamente con sus marcas. Además, alega la Demandante que la confusión entre el nombre de dominio y sus marcas se acrecienta por el hecho de que el objeto de la página web que se ofrece bajo el nombre de dominio <sindromefadesa.com> está vinculado a la compañía “Fadesa Inmobiliaria, SA”. Por todo ello entiende que, en la misma línea que la legislación de marcas, se ha de proscribir el uso de una marca, ya sea por sí sola o con otros elementos o palabras, cuando su uso está orientado a que el usuario vincule el sitio web en cuestión con la marca infringida. Afirma igualmente la demandante que Fadesa Inmobiliaria, SA es una compañía con presencia y proyección internacional, en concreto y por el momento, en Portugal, Marruecos, Hungría y Polonia; y que en particular, tiene registrada la marca FADESA en Marruecos. De este modo, entiende la Demandante que usuarios de otros países que no conozcan la lengua castellana, pueden buscar la marca FADESA en los motores de búsqueda en Internet, y al no apreciar el significado del vocablo “síndrome”, cabe la posibilidad de que vinculen la página objeto de controversia con la marca del Demandante, por lo que la confusión del nombre de dominio con la marca se vería, según la Demandante, más clara aún.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en litigio, pues no goza de licencia o de autorización alguna por parte de la Demandante para usar la marca FADESA, y nunca ha utilizado con dicha marca con anterioridad a la creación de la página web <www.sindromefadesa.com>. Y no cabe, según la Demandante, que el Demandado invoque la libertad de expresión como derecho o interés legítimo, pues la libertad de expresión no requiere el uso de las marcas de la Demandante en el nombre de dominio; y porque la libertad de expresión no permite vulnerar la Ley española de marcas (Ley 17/2001) ni vulnerar los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. (En este sentido, entiende la Demandante que la adición de “síndrome” a “fadesa” supone una innecesaria intromisión en su honor.) Finalmente, y en relación con el segundo de los requisitos de la Política, afirma la Demandante que el Demandado no ha sido conocido por el nombre de dominio en conflicto, y que, además, el Demandado hace un uso ilegítimo y desleal de dicho nombre de dominio.
El registro del nombre de dominio se ha producido de mala fe, dado el carácter renombrado de la marca FADESA, el conocimiento que de la misma tiene el Demandado, y el hecho de que la página web que se ofrece bajo ese nombre de dominio sea utilizada únicamente para fomentar la crítica y la litigiosidad entre los usuarios propietarios de determinadas viviendas y la Demandante. Además, considera la Demandante que el registro del nombre de dominio se habría realizado con el fin de atraer usuarios de Internet al sitio web del Demandado, y que existe una clara finalidad denigratoria, porque, a su juicio, el uso de la palabra “síndrome” delante de la marca FADESA se hace con un claro sentido denigratorio y agresivo hacia la Demandante, asociándola con una enfermedad, pretendiendo así ridiculizar la actividad desarrollada por el Demandante e incluyendo bajo el nombre de dominio información falsa.
Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <sindromefadesa.com>.
B. Demandado
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
Procede que el registro del nombre de dominio sea “www.sindromefadesa.com” porque según la Real Academia de la Lengua Española “síndrome” define una enfermedad que se caracteriza por una sintomatología específica que afecta a las personas, y en este caso existe una enfermedad que afecta a los adquirentes de las viviendas promovidas o construidas por la Demandante, a juicio del Demandado, sin respetar el cumplimiento de la normativa vigente. Al ser una enfermedad no tiene ninguna connotación de carácter comercial.
El nombre de dominio en conflicto está en el marco legal de la Constitución española y de la Constitución europea, pues el derecho a la libre expresión permite comunicar al conjunto de la sociedad que existe un grave “síndrome”, que, siempre según el Demandado, está probado documentalmente, que afecta a las personas causándole un quebranto moral y económico en su patrimonio.
La empresa constructora Fadesa Inmobiliaria, SA está inmersa en un proceso penal por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y atentado contra la integridad física y la seguridad de las personas. Además, dicha sociedad presentó ante el Juzgado núm. 19 de Zaragoza una demanda civil con la misma documentación presentada ante este Centro, de la cual desistió voluntariamente. Finalmente, considera el Demandado que el Demandante miente cuando pone de manifiesto que ninguno de los procesos judiciales existentes entre las partes versa sobre la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>, pues a su entender la ampliación de querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA ante el Juzgado número 7 de Zaragoza se refiere y afecta de forma directa a la titularidad de dicho nombre de dominio, razón por la cual, entiende el Demandado que no se puede realizar procedimiento arbitral alguno hasta que recaiga una sentencia judicial.
Por todo lo anterior, la sociedad Demandad solicita que se dicte una resolución
por la que se desestimen los recursos solicitados por el Demandante.
6. Cuestión previa:Otros procedimientos jurídicos
Según comunica la Demandante, entre las partes existen diversos procesos judiciales en marcha, de forma destacada una querella presentada por Fadesa Inmobiliaria SA contra Acuda Y Defemser, S.L. que se tramita ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza (Diligencias previas nº 108/2006). Asimismo, la parte Demandante en este procedimiento administrativo afirma que ninguno de los procesos judiciales existentes entre las partes versan sobre la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>.
Por su lado, el Demandado, en su Escrito de Contestación a la Demanda afirma que Fadesa Inmobiliaria, SA entabló ante el Juzgado nº 19 de Zaragoza una demanda civil con la misma documentación presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y de la cual desistió voluntariamente (adjunta el Demandado copia de la demanda de solicitud de medidas cautelares inaudita parte contra Acuda y Defemser, SL)
Asimismo, también invoca el Demandado el proceso penal por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y atentado contra la integridad física y la seguridad de las personas en el que está inmersa Fadesa Inmobiliaria, SA por la denuncia de más de 700 personas.
Finalmente, alega el Demandado que la Demandante ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza una ampliación de querella que, según se entiende, se refiere y afecta de forma directa a la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>, de forma que, a su juicio, no se puede realizar ningún procedimiento arbitral hasta que recaiga una sentencia judicial.
A la vista de todas estas alegaciones, debe recordarse que según el párrafo 18.a) del Reglamento, “en caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estará facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolución”. Así pues, en los casos en que la titularidad del nombre de dominio se esté dilucidando ante los Tribunales de Justicia, se reconoce la competencia del Grupo de expertos para tomar la decisión que entienda más oportuna sobre la continuidad del procedimiento administrativo.
Pues bien, en el presente caso, la Demandante afirma que no existe en la actualidad proceso judicial alguno sobre la titularidad del nombre de dominio <sindromefades.com>. Frente a esa afirmación, la Demandada invoca la ampliación de querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA contra Acuda y Defemser, SL, por considerar que se refiere y afecta de forma directa a la titularidad del nombre de dominio en conflicto.
Este Experto, después de leer tanto la querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA contra Acuda y Defemser, SL por presuntos delitos de injurias y calumnias, como la ampliación de la querella, considera que en el procedimiento penal que se sigue como consecuencia de esta querella, no se discute la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>. Es verdad que en la querella, Fadesa Inmobiliaria, SA afirma que la propia denominación del nombre de dominio constituye per se un delito de injurias, y que el propio nombre de dominio integra el tipo penal previsto en el art. 274.1 del Código penal español. Pero no se discute en este procedimiento penal, al menos directamente, la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>.
Por ello, este Experto, al amparo de la facultad que
le confiere el párrafo 18.a) del Reglamento, decide la continuidad del presente
procedimiento administrativo.
7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito que establece el párrafo 4.a)i) de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio en conflicto y dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas españolas y comunitarias que protegen la denominación Fadesa.
Por lo que se refiere al presupuesto de la confundibilidad entre el nombre
de dominio de la Demandada y la marca o marcas de la Demandante, ha de tenerse
en cuenta que según el párrafo 4.a i) de la Política se requiere, literalmente,
que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear
confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que
el demandante tiene derechos”. El párrafo citado de la Política exige
que exista confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio, sin necesidad
de que también exista dicha confundibilidad entre los productos o servicios
a los cuales se aplica la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio.
Significa esto que la valoración de la confundibilidad a que hace referencia
la Política no es equiparable a la clásica noción de riesgo de confusión propia
del Derecho de marcas. En efecto, en materia de marcas, el titular de una marca
puede prohibir el uso de signos que por ser idénticos o semejantes a la marca
y por ser idénticos o similares los productos o servicios a los cuales se refieren
la marca y el nombre de dominio, originen un riesgo de confusión en el público
(Así lo dispone, por ejemplo, el art. 34 de la Ley española de Marcas de 2001,
o el art. 9 del Reglamento comunitario de Marcas de 1994). En el Derecho de
marcas la existencia del riesgo de confusión depende de dos factores, similitud
entre signos y similitud entre productos o servicios. Es por ello que en ocasiones
se puede infringir una marca, por existir riesgo de confusión, sin que exista
confundibilidad entre los signos. Piénsese en un signo parecido a la marca,
pero no confundible que se usa para los mismos productos o servicios. En tal
hipótesis, analizando ambos factores (similitud entre signos y entre productos
o servicios), el juzgador puede llegar a concluir que existe riesgo de confusión
para el público. Es por ello, que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas se afirma que “la apreciación global del riesgo
de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados
en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente
entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud
entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado
grado de similitud entre las marcas, y a la inversa” (Sentencia de 29
de septiembre de 1998, apartado 19, asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha y
Metro-Goldwyn-Mayer Inc. anteriormente Pathe Communications Corporation, Recopilación,
1998, p. I-5532)
Pues bien, frente a lo que sucede en el Derecho español y comunitario de marcas, en la Política lo único que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algún tipo de vínculo.
Nótese cómo en la Política no basta que la marca y el nombre de dominio sean
similares o parecidos; han de ser confundibles. Y a este respecto, debe tenerse
presente que la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del
nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos
de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos
gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de
los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco
es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en
la que figuran letras mayúsculas. Así, por ejemplo en la resolución, United
Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com)
and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones existirá similitud cuando el nombre de dominio reproduzca la marca ajena acompañada de un añadido secundario, como puede ser una referencia territorial, un término genérico o una indicación descriptiva. Pero esto cambia cuando el añadido que se le incorpora a la marca es un término claramente despectivo o peyorativo, pues ello hace que el público sea plenamente consciente de que detrás del nombre de dominio no se encuentra el titular de la marca, ni otra persona que cuente con su consentimiento, pues nadie se denigra a sí mismo.
De este modo, en el presente caso, el usuario de Internet, con un nivel de atención medio, que introduzca en su ordenador el nombre de dominio <sindromefadesa.com> no puede creer que va a acceder a la web de la inmobiliaria Fadesa, o de alguien vinculado económicamente a ella. Para una persona de habla hispana es claro que “sindromefadesa” no es un término confundible con “fadesa”. Como afirma la propia Demandante en la Demanda, el uso del término “síndrome” en relación con la marca “Fadesa” implica asociar dicha marca con una enfermedad, pues la Real Academia de la Lengua Española define “síndrome” como “conjunto de síntomas característicos de una enfermedad”. Esto significa que el nombre de dominio asocia la marca a una palabra peyorativa que indica claramente que el nombre de dominio no está vinculado con el titular de la marca.
En la querella interpuesta el 11 de enero de 2006 por la Demandante contra
el Demandado ante el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Zaragoza, se afirma literalmente
que “la querellada ACUDA Y DEFEMSER, SL” registró a su favor este
dominio el 18 de noviembre de 2005. Su propia denominación constituye, per
se, un delito de injurias, dado el ánimo difamatorio que se pone de manifiesto
al afirmar la existencia de una enfermedad o patología producida por FADESA…”.Sin entrar a valorar si existe o no dicho delito (para lo cual sólo son
competentes los Tribunales de Justicia), lo cierto es que si el nombre de dominio
destaca el ánimo difamatorio de la marca, un internauta medio no puede creer
que el titular de una marca registra un nombre de dominio con ánimo difamatorio
de su propia marca. De este modo, el usuario de Internet creerá que ese nombre
de dominio pertenece a un sujeto distinto al titular de la marca. La actitud
denigratoria que el Demandante imputa al Demandado lejos de inducir a confusión
entre ambos signos tiende a disiparla, toda vez que nadie en su sano juicio
se denigra a sí mismo. (En este mismo sentido, expresamente, se manifiesta la
resolución del caso Les Elfes Verbier S.A v. Miguel Rojo Pérez, Caso
OMPI No. D2003-0593).
En esta misma línea, por ejemplo, las resoluciones
de los casos Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi, Caso OMPI
No.º D2000-1015; Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and
Kenneth J. Harvey, Caso OMPI No.º D2000-1104;
McLane Company, Inc. v. Fred Craig, Caso OMPI
No. D2000-1455; America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc.,
and AOLLNEWS.COM, Caso OMPI No. D 2001-0918;
Les Elfes Verbier S.A v. Miguel Rojo Pérez, Caso OMPI
No. D2003-0593.
Resulta, en definitiva, que el nombre de dominio en conflicto es similar a
la marca de la Demandante, pero no hasta el punto de generar confusión. Es claro
que los usuarios de Internet pueden asociar el nombre de dominio a la marca,
esto es, que a la vista del nombre de dominio les venga a la mente la marca
FADESA. Pero lo que está claro es que no los confundirán, pues el hecho de que
en el nombre de dominio figure la palabra “síndrome” hace que el
usuario medio de Internet sea consciente de que el responsable de dicho nombre
de dominio nada tiene que ver con el titular de la marca y que lo que pretende
es criticar a dicho titular de la marca. Una cosa es que un nombre de dominio
traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se
confunda con la marca. En este sentido, por ejemplo, la decisión del caso Microsoft
Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos, SL, Caso OMPI
No. D2004-0735.
Alega la demandante que Fadesa Inmobiliaria, SA es una compañía con presencia y proyección internacional, en concreto y por el momento, en Portugal, Marruecos, Hungría y Polonia, que en particular, tiene registrada la marca FADESA en Marruecos, y que usuarios de otros países de habla no castellana y que no conozcan la lengua castellana, pueden buscar la marca FADESA en los motores de búsqueda en Internet. Y al no apreciar el significado del vocablo “síndrome”, pueden vincular la página objeto de controversia con la marca del demandante, por lo que la confusión del nombre de dominio con la marca del Demandante se ve más clara aún.
No obstante, el Demandante es una entidad española que opera de forma destacada
en el mercado español. Esto justificaría atender predominantemente al usuario
de Internet hispanoparlante a la hora de valorar la confundibilidad entre la
marca y el nombre de dominio. Pero es que, además, en este procedimiento la
Demandante no prueba en modo alguno su presencia en mercados extranjeros. Como
única prueba de dicha proyección internacional se refiere a la titularidad de
una marca en Marruecos, considerando que este extremo queda acreditado porque
la resolución del procedimiento Fadesa Inmobiliaria, S.A. v. Flemming Madsen,
Caso OMPI No. D2001-0570 reconoce la existencia
de dicha marca. Sin embargo, dicha resolución es de hace cinco años, período
durante el cual la marca puede haber caducado o haber sido declarada nula. Pero
con todo, y aunque dicha marca con efectos en Marruecos esté en vigor, en nada
cambia la conclusión de que los signos “fadesa” y “síndromefadesa”
no son confundibles.
En procedimientos anteriores, como Full Sall, Inc. v. Ryan Spevack,
Caso OMPI No.. D2003-0502, se tuvo en
cuenta el hecho de que al buscar información sobre la marca del demandante apareciese
el nombre de dominio del demandado. Pero en ese caso esto se tuvo en cuenta
porque el demandante probó que la aparición del nombre de dominio del demandado
tenía lugar en un lugar prominente dentro de los resultados de búsqueda. No
obstante, en el presente caso el Demandante no acredita que al buscar en un
search engine información sobre Fadesa, entre los primeros resultados
ofrecidos por el buscador se encuentre un enlace al sitio web <sindromefadesa.com>.
Además, a mayor abundamiento y en referencia con el territorio de Marruecos, si un internauta de ese país quiere buscar información en Internet sobre la Demandante, deberá introducir la marca o la denominación social de la Demandante en el buscador, y deberá hacerlo con los caracteres del alfabeto latino, pues la marca y la denominación utilizan estos caracteres. De esta forma, el internauta marroquí que busca información sobre la Demandante por regla general conocerá el alfabeto latino (para poder introducir “Fadesa” como criterio de búsqueda). Y en este sentido, no debe olvidarse que aunque el árabe es la lengua oficial de Marruecos, la lengua de uso generalizado en los negocios es el francés, de modo que lo más probable es que el internauta marroquí que busca información en la web sobre “Fadesa” conozca la lengua francesa. Y en francés “síndrome” se dice “syndrome” (al igual que en inglés), de modo que un ciudadano marroquí, será consciente de que el nombre de dominio pretende la crítica de la marca, eliminándose así la confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio ahora en conflicto.
Por todas estas razones, la alegación de la Demandante con relación a la confundibilidad de la marca y el nombre de dominio para los internautas no hispanoparlantes, no puede prosperar.
En la hipótesis de que un tribunal de justicia entendiese que el nombre de dominio <sindromefadesa.com> se utiliza en el tráfico económico, y siempre que lograse probarse el carácter notorio o renombrado de las marcas de la Demandante, el proceder del Demandado podría quedar englobado en la Ley de Marcas española de 2001 y en el Derecho de marcas de la Unión Europea, pero no en la Política. Así, dispone el art. 34.2 c) de la Ley española, que “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: … c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. Y en sentido similar se expresa el artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria. En estos casos de protección reforzada de la marcas notorias o renombradas no se exige que exista confusión en el consumidor. Sólo que la marca y los signos sean semejantes (no confundibles) y que exista un aprovechamiento o un daño a la reputación de la marca.
Es verdad, que el Reglamento de la ICANN permite al Grupo de expertos estimar aplicables normas y principios de Derecho de un determinado país, lo cual parece abogar por una aplicación de las normas antes citadas. No obstante, la posibilidad de aplicar otras normas diferentes a la Política y Reglamento de la ICANN está abierta cuando dichas normas o principios no entran en colisión con la Política y Reglamento. Y a juicio de este Experto, como ya se ha expuesto, la Política se aparta en este punto de la citada normativa en materia de marcas.
En todo caso, la presente decisión, adoptada en el estrecho margen de estos procedimientos ICANN, no debe servir para convalidar –por sí misma- un uso marcario del nombre de dominio aquí en disputa, ni para solicitar el registro de marcas correspondientes, ni para resistir una oposición u otra clase de impugnación a una solicitud de registro como marca de cualquiera de los nombres de dominio; y mucho menos debe servir esta resolución como elemento a tener en cuenta a la hora dilucidar si el nombre de dominio o el contenido ofrecido bajo el nombre de dominio afecta o no al honor de la Demandante.
En definitiva, en la medida en que no se cumple el
primero de los requisitos de la Política, y teniendo en cuenta que para que
la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos
previstos en el párrafo 4 de la Política, no tiene sentido a entrar a analizar
los requisitos relativos a la ausencia de derechos o intereses legítimos por
parte del Demandado y al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto
del procedimiento.
8. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto Único desestima la Demanda.
Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 26 de julio de 2006
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