cadtoner.com

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Panel Administrativo

Computación Administrativa y Diseño, S.A. de C.V. v. Max Toner S.A. de C.V.

Caso No. D2006-0390

1. Las Partes

La Demandante es Computación Administrativa y Diseño. S.A. de C.V. Monterrey, México, representada por Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., México.

La Demandada es Max Toner, S.A. de C.V., Monterrey, México, representada por Carlos Salazar Álvarez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cadtoner.com> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es 1 eName Co. Inc..

3. Iter Procedimental

El 29 de marzo de 2006 la Demandante presentó una demanda (la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”). El 29 de marzo de 2006, el Centro envió a 1 eName Co. Inc., una solicitud de verificación referida al Nombre de Dominio. El 29 de marzo de 2006, 1 eName Co. Inc. respondió al Centro, confirmando que la Demandada Max Toner, S.A. de C. V. El 1° de abril de 2006, el Centro acusó recibo de la Demanda. El Centro verificó que la Demanda satisfacía los requisitos formales de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2a) y 4a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de abril de 2006. De conformidad con el párrafo 5a) del Reglamento, el Centro fijó el plazo para contestar la Demanda para el 23 de abril de 2006. La Demandada presentó el escrito de Contestación de Demanda el 22 de abril de 2006, así como una nota solicitando una ampliación de plazo para presentar un título de registro de marca, de los cuales el Centro acusó recibo el 26 y 27 de abril de 2006, respectivamente. La Demandante presentó un escrito adicional el 27 de abril del 2006, del cual se acusó recibo el mismo día.

El 1º de mayo de 2006, el Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La Demandante

La Demandante es un empresa de Monterrey, Nuevo León, México, de buena reputación comercial, que a partir de 1989 inició actividades de recarga de cartuchos láser o de tita, para fotocopiadoras o impresoras y que a partir del 23 de Noviembre de 1998, presta servicios bajo la marca CAD TONER y un diseño.

La Demandante es titular del registro número 754749, expedido el día 22 de julio de 2002, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), referente a la marca CAD TONER Y DISEÑO, en clase 42 (en el título de registro se utiliza la referencia “servicios de recarga de cartuchos de láser y tinta”). De la consulta que ha realizado este Panel en los archivos de IMPI, conforme a las facultades de investigación que le conceden la Política y el Reglamento, se obtuvo que con fecha 14 de marzo del 2001, el Sr. Eloy Ríos Venzor presentó la solicitud correlativa al registro número 754749, reclamando una fecha de primer uso del 23 de noviembre de 1998. El 30 de enero de 2006, la Demandante promovió ante IMPI una solicitud de inscripción del contrato de cesión del registro número 754749, el cual se inscribió con fecha 10 de abril de 2006.

La Demandante presentó ante IMPI dos solicitudes de registro de marca: i) solicitud número 767912, de la denominación CAD TONER, en la clase 35 internacional (dirección de negocios, administración de negocios incluyendo comercialización de productos y/o servicios para terceros), del 24 de febrero de 2006, reclamando fecha de primer uso del 25 de marzo de 2000; y ii) solicitud número 767911, de la denominación CAD TONER, en la clase 37 internacional (reparación, servicios de instalación incluyendo recarga de cartuchos láser y de tinta y servicios de mantenimiento de impresoras y cartuchos de impresión), del 24 de febrero de 2006, reclamando fecha de primer uso del 25 de marzo de 2000.

La Demandante es titular de derechos del registro de nombre de dominio <cadtoner.com.mx>, mismo que identifica una página de Internet que la Demandante utiliza en apoyo de la prestación de sus productos.

La Demandante compite con la Demandada en el rubro de servicios de recarga de cartuchos láser y de tinta y que derivado de lo anterior, ambas empresas se conocen.

4.2 La Demandada

La Demandada, asimismo de buena reputación comercial, se dedica al negocio de producción y comercialización de recarga de cartuchos, desde el año de 1992, bajo diferentes regímenes, que el 11 de octubre de 1995 se canalizan en la constitución de Max Toner, S.A. de C. V., sociedad de la que participan el Sr. Carlos Salazar Álvarez y otras tres personas.

El 28 de noviembre de 1996, la Demandada obtuvo un registro de la marca MAX TONER, en la clase 40 (tratamiento de materiales, específicamente recarga de cartuchos) y el 30 de enero de 1998, obtiene el registro de dicha marca en las clases 37 (servicios de reparación y mantenimiento de equipos y accesorios de cómputo, cartuchos de impresión) y clase 42 (servicios de comercialización de equipo y accesorios de cómputo, cartuchos de impresión y toda clase de consumibles a través de un establecimiento).

Por su parte, el 23 de enero de 1998, el Sr. Carlos Salazar Álvarez, obtuvo el registro número 572839, expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), relativo a la marca CAD TONER Y DISEÑO, en clase 40 (servicios de tratamiento de materiales, específicamente recarga de cartuchos). El 15 de agosto de 1998, el Sr. Carlos Salazar Álvarez celebró con la Demandada un contrato de cesión de los derechos derivados del registro número 572839, el cual se presentó para inscripción el pasado 20 de abril de 2006, la cual se encuentra pendiente de resolución.

La Demandada obtuvo el registro del Nombre de Dominio <cadtoner.com> el 17 de mayo de 2001 y conforme a lo que ésta misma reconoce, ha dirigido el Nombre de Dominio a la página <maxtoner.com>. De la consulta “Whois” que ha realizado este Panel conforme a las facultades de investigación que le inviste la Política y el Reglamento, el Sr. Carlos Salazar Álvarez funge como contacto administrativo y técnico del Nombre de Dominio. Asimismo, de la investigación que este Panel efectuó en la página identificada por el Nombre de Dominio, el Nombre de Dominio se utiliza para enviar al usuario de Internet a la página que identifica el dominio <maxtoner.com> y que pertenece a la Demandada.

5. Alegaciones de las Partes

5.1 La Demandante

La Demandante manifiesta en la Demanda, en específico a los puntos que conciernen a este procedimiento, que:

- Cuenta con el derecho sobre la marca de servicios CAD TONER, para “recarga de cartuchos”, en virtud del registro en clase 42 que le otorgó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 22 de julio de 2002, además de las dos solicitudes presentadas ante la autoridad mencionada, para la denominación CAD TONER, en las clases 35 y 37.

- La fecha de primer uso de la marca CAD TONER y diseño es el 23 de noviembre de 1998.

- La Demandada registró el Nombre de Dominio el 17 de mayo de 2001, el cual es idéntico a la marca CAD TONER.

- El derecho que posee sobre la marca CAD TONER (23 de noviembre de 1998) anticipa la fecha de registro del Nombre de Dominio.

- La Demandada es competidora de la Demandante, toda vez que ambas empresas se dedican al negocio de recarga de cartuchos láser o tinta y su comercialización.

- Descubrió que la Demandada registró el Nombre de Dominio, ya que un cliente llegó equivocadamente a la página <maxtoner.com> mediante una acción de redirección.

- La Demandada no tiene derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio o alguno relacionado con éste o con la marca del Demandante y que incluso no cuenta con registro alguno de marca relacionado con el Nombre de Dominio, ni con solicitudes en trámite sobre la denominación CAD TONER.

- La Demandada no efectúa un uso legítimo y leal del Nombre de Dominio, por ser competidora de la Demandante y dedicarse a las mismas actividades, incluyendo expresamente servicios para cartuchos de impresión.

- La Demandada no puede demostrar que antes de que haya recibido cualquier aviso de controversia haya efectuado preparativos demostrables en relación con una oferta de buena fe, ya que no podría superar la fecha de primer uso de la marca CAD TONER, que se remonta al año de 1998. La Demandada debió conocer lo anterior, antes de la fecha en que se le notificó la Demanda.

- La acción de redirección que realiza la Demandada no le reditúa un interés legítimo.

- No se conoce a la Demandada por el Nombre de Dominio, ni se promociona o publicita con dicha denominación.

- La demandada no cuenta con la autorización de la Demandante para usar la marca CAD TONER, ni es distribuidor o titular de permiso alguno para tal efecto.

- En virtud de que la marca CAD TONER es única y distintiva, resulta imposible o inaceptable que la Demandada la haya elegido o adoptado legítimamente para configurar el Nombre de dominio y que por el contrario, sólo podría usarla para crear confusión entre el público consumidor, con ánimo de lucro, atrayéndolo a su sitio <maxtoner.com>.

- La Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, lo cual ocurre en virtud de una combinación de factores, incluyendo el hecho que la Demandante y la Demandada se encuentran ubicadas en el mismo país, estado, ciudad y zona; que son competidoras directas entre sí y que el Nombre de Dominio se utiliza para redirección del usuario de Internet a la página <maxtoner.com>, entre otros factores.

- Demandada conoce la marca de la Demandante.

- La Demandada impide que el titular de derechos de la marca CAD TONER refleje su marca en el Nombre de Dominio.

- La Demandada registró el Nombre de Dominio aprovechando que la Demandante ha efectuado publicidad de la marca CAD TONER en Monterrey, N. L., sin tener un negocio bajo dicho nombre, conociendo la marca y sin justificación para el registro del Nombre de Dominio.

- Dado que la Demandada conoce las marcas de la Demandante y de la ausencia de cualquier evidencia material sobre el uso o preparaciones de uso del Nombre de Dominio, debe concluirse que el mismo se registró de mala fe.

- Los actos de redirección a cargo de la Demandada evidencian que usa el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad de la Demandante, quien es su competidora y con el fin de aprovecharse del reconocimiento de la marca CAD TONER, para generar confusión en cuanto al origen de la misma.

5.2 La Demandada

La Demandada manifiesta en la Contestación de Demanda, específicamente en lo referente a los puntos que conciernen a este procedimiento, que:

- Cuenta con el derecho sobre la marca de servicios CAD TONER, para “tratamiento de materiales, específicamente a recarga de cartuchos” (se hace cita de la Contestación de Demanda), en virtud del registro, en clase 40, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó al Sr. Carlos Salazar Álvarez, socio y propietario de la Demandada, el 23 de enero de 1998 y cuyos derechos obtuvo mediante cesión, con fecha 15 de agosto de 1998.

- Ha usado la marca registrada CAD TONER desde el 23 de enero de 1998, produciendo “cartuchos recargados y remanufacturados” y “comercializando “cartuchos originales, compatibles, genéricos, recargados y remanufacturados, entre otros”.

- El derecho que tiene sobre la marca CAD TONER anticipa la fecha de primer uso de la misma marca que realizó la Demandante.

- El 20 de abril de 2006 solicitó a IMPI la inscripción del contrato de cesión de derechos y se encuentra en espera del dictamen correspondiente.)

- El registro de marca perteneciente a la Demandante es para la comercialización de cartuchos y no para su recarga, como lo sostiene falsamente, ya que esta actividad se clasifica en la clase 40 internacional. Por lo tanto, la Demandante no cuenta con derechos que lo legitimen a emprender un UDRP.

- Tiene derechos o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, toda vez que es titular de derechos del registro de la marca CAD TONER, en clase 40, al que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores. Además, la Demandada es fabricante de cartuchos láser desde la fecha de registro de la marca CAD TONER.

- El motivo por el cual el Nombre de Dominio se reenvía a la página identificada bajo el dominio <maxtoner.com>, es que la Demandada es titular del registro de la marca CAD TONER, en clase 40, desde el 23 de enero de 1998 y usuaria de la marca, desde la misma fecha.

- No necesita autorización de la Demandante para usar el Nombre de Dominio. La Demandada ha obtenido un registro de la marca CAD TONER, anterior a los derechos que reclama la Demandante.

- La Demandada ha registrado y usado el Nombre de Dominio de buena fe, ya que es titular de los derechos de la marca CAD TONER, de conformidad con el registro que posee en clase 40 y el uso que ha efectuado de la marca referida.

5.3 Alegato Adicional de la Demandante

La Demandante manifiesta lo siguiente en su escrito de alegatos adicionales, en lo referente a los puntos que conciernen a este procedimiento:

- El Sr. Salazar y no la Demandada, es el actual (sic) titular de derechos de la marca CAD TONER, en la clase 40, referente a “tratamiento de materiales”, no obstante el contrato de cesión de derechos celebrado entre las partes y la petición de inscripción formulada a IMPI. Al respecto, la Demandante invoca el artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial de México, así como los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

- La Demanda sólo contempla como partes a la Demandante y la Demandada, titular del registro del Nombre de Dominio y no a terceros, como el Sr. Salazar. Por consiguiente, el Sr. Salazar no tiene relación alguna con el presente procedimiento y que no se encuentra legitimado para oponer defensas. Por su parte, La Demandada no puede ventilar en el procedimiento registros u otros derechos que no posee.

- La Demandada solicitó la inscripción del contrato de cesión después de que le fuera notificada la Demanda, por lo que resultan aplicables los preceptos citados de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. Por lo tanto, debe considerarse que el registro de la marca CAD TONER, en clase 40, pertenece al Sr. Salazar, tercero ajeno a este procedimiento, por lo que no se le puede considerar para efectos de la disputa que nos ocupa.

- La referencia “recarga de cartuchos” que la Demandada añade a la descripción de los servicios de clase 40, “tratamiento de materiales”, tal y como se cita en título de registro número 572839, no debe tomarse en cuenta en este procedimiento, ya que de acuerdo con la clasificación internacional de productos y servicios, recargar cartuchos no es una especie del género “tratamiento de materiales” y por ende, no corresponde a la clase 40. De esta forma, la Demandada no puede invocar el registro número 572839 en defensa de sus derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

6. Debate y Conclusiones

6.1 Reglas Aplicables

Los apartados 15 a), 19 y 23 del Reglamento encomienda al panel la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política y en el Reglamento, y

- cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Definición del Ámbito de Actuación del Panel

La Política cumple el propósito de resolver disputas relativas al uso y registro de nombres de dominio de forma abusiva. En nada tiene que ver con la resolución de disputas que estrictamente conciernen al derecho de marcas, para lo cual existen los tribunales y autoridades administrativas competentes. Ushodaya Enterprises Private Ltd. v. Surendra Reddy, Caso OMPI N°.D2002-0003.

Las Partes de este procedimiento han ofrecido alegaciones que reflejan disputas de derechos sobre la marca CAD TONER. Este Panel no efectuará pronunciamiento alguno sobre cualquier disputa de marcas, salvo que guarde relación o referencia con la litis de este procedimiento. Por lo demás, las Partes podrán ventilar cualquier conflicto relativo al derecho de marcas recurriendo a las vías que les ofrecen las leyes.

6.3 Análisis de los Supuestos Contenidos en el Apartado 4 a) de la Política

Estos son:

a) El nombre de dominio de un titular es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;

b) El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) El titular posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.3.1 Identidad o Semejanza entre Nombre de Dominio y Marca sobre la cual la Demandante tiene Derechos

Este Panel considera que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca CAD TONER, cuyo registro pertenece a la Demandante. Sin embargo, La Demandada ha esbozado objeciones sobre el derecho de la Demandante sobre la marca CAD TONER, que no pueden soslayarse. En concreto, la Demandada sostiene que la Demandada cuenta con un registro en clase internacional 42, para “recarga de cartuchos” y que la descripción correcta debe ser “servicios de comercialización de cartuchos”, lo cual redunda en la ausencia de derechos para emprender un UDRP. El Panel está de acuerdo con la Demandada que el registro de la Demandante está mal clasificado. Sin embargo, todo error de clasificación es imputable a la autoridad y en tal virtud, no puede desconocerse cualquier derecho derivado del registro, ni penalizarse a su titular, por el hecho que su registro se encuentre mal clasificado. Corresponde a la autoridad competente en temas de marcas resolver cualquier conflicto sobre reclasificación. Para este Panel la Demandante ha acreditado un derecho de marca, que se remonta al 23 de noviembre de 1998, fecha de primer uso de la marca CAD TONER que la Demandante cita en la solicitud del registro. DuWopp, LLC v. Jayson Online, Caso OMPI Nº. D2001-1315; Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI Nº. D2001-0528. El uso anterior debe ser tomado en cuenta si lo reconoce la ley nacional del país que otorga el registro, lo cual sucede en la especie, por lo que la Demandante cumple el primero de los factores del apartado 4 a) de la Política.

6.3.2 Existencia de Derecho o Interés Legítimo de la Demandada

Los alegatos de las partes se polarizan en lo referente al derecho o interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio. La Demandante sostiene que la Demandada registró el Nombre de Dominio después del 23 de noviembre de 1998 y que no tiene derecho o interés legítimo sobre éste, porque se dedica a las mismas actividades y porque en general, no podrá demostrar que antes de recibir el aviso de la presente controversia, la Demandada haya efectuado preparativos demostrables en relación con una oferta de buena fe del Nombre de Dominio. Para la Demandante, la Demandada no es una usuaria autorizada de la marca CAD TONER y que solamente realiza un enlace a la página identificada por el dominio <maxtoner.com>, motivado por una intención de engaño al consumidor.

Por su parte, la Demandada ofrece un registro, en clase 40, para “tratamiento de materiales”, a nombre de uno de los socios de la empresa, el Sr. Carlos Salazar Álvarez, conferido el 23 de enero de 1998 y cedido en su favor el 15 de agosto de 1998. La inscripción de la cesión se encuentra en trámite. Asimismo, señala que ha usado la marca CAD TONER desde el 23 de enero de 1998, produciendo y comercializando cartuchos recargados de tinta. Por lo tanto, cuenta con un derecho y el interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y en consecuencia, la libertad de reenviarlo y de usarlo, sin la necesidad de autorización de la Demandante. A su vez, la Demandante objeta el derecho de la Demandada sobre el registro, toda vez que pertenece al Sr. Salazar, quien no es parte en esta controversia. Al efecto invoca preceptos de la ley mexicana de marcas y su reglamento, para decir que el contrato de cesión celebrado entre el Sr. Salazar y la Demandada no es oponible a terceros mientras la autoridad no resuelva sobre su inscripción. Además, la Demandante sostiene que el registro en clase 40 internacional no abarca servicios de recarga de cartuchos.

Este Panel encuentra que la Demandada ha demostrado suficientemente, que ha efectuado preparativos en relación con una oferta de buena fe del Nombre de Dominio, antes que comenzara la controversia que nos ocupa. En primer lugar, cabe analizar el registro que ofrece en su defensa. Lejos de cuestionar si el registro pertenece a la Demandada o si es propiedad de un tercero ajeno a esta litis, atendiendo a formalismos de la legislación mexicana, debe desestimarse para efectos de este procedimiento, por cuanto a que cubre una clase de servicios distinta a la que corresponde a las actividades de la Demandada. Sin embargo, no debe perderse de vista que la Demandada efectuó preparativos para utilizar el Nombre de Dominio comercializando cartuchos precargados de tinta con la marca CAD TONER. Conformelos argumentos y pruebas que la parte Demandada aportó y la Demandante no cuestionó, la Demandada ha realizado actividades comerciales con la marca CAD TONER, antes de la fecha que la Demandante indica como la de primer uso de la referida marca en la solicitud de su registro y desde luego, con anterioridad al comienzo formal la presente disputa. . EAuto, L.L.C. v. Triple S.Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.,Caso OMPI Nº. D2000-0047; Bonnier Dorra v Sound & Vision, Caso OMPI Nº. D2000-0272; Crystallize, Inc. v James Eixenberger,Caso OMPI Nº. D2000-0528; Rogers Cable, Inc. v Arran Lal,Caso OMPI Nº. D2001-0201; Clubbrunner, Inc. v. One Stop Computer Shop, Inc., Caso OMPI Nº. D2000-0538; Fitter International Inc. v. Eenable Inc. and Balance Designs, Inc., Caso OMPI Nº. D2001-0979; Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gómez,Caso OMPI Nº. DMX2001-0005. Por el contrario, no existe prueba alguna en el expediente, sugiriendo que la Demandada no haya realizado, desde entonces, una oferta de buena fe del Nombre de Dominio. La acción de redirección es válida como consecuencia de la buena fe con que se ha conducido la Demandada. Jadlyn, Inc. and Invision Multimedia, Inc. v. Excel Marketing, LLC and Today’s BrideCaso OMPI Nº. D2001-1383. En virtud de la anterior, el Panel considera que no se satisface el segundo de los factores del apartado 4 a) de la Política.

6.3.3 Conducta de Mala Fe de la Demandada en el Registro y Uso del Nombre de Dominio

La Demandante sostiene que la Demandante ha obrado de mala fe al registrar y usar el Nombre de Dominio, porque se trata de empresas competidoras, en un mercado geográfico coincidente y porque la Demandada envía el Nombre de Dominio a un sitio identificado con un dominio diferente, lo cual efectúa con el fin de perturbar la actividad del Demandante y de aprovecharse del reconocimiento de la marca CAD TONER. El Panel estima que La Demandada no usa el Nombre de Dominio de mala fe, toda vez que, como se ha expuesto en los párrafos que anteceden, ha realizado una oferta de buena fe en relación con el Nombre de Dominio antes de la notificación de este procedimiento. Por lo tanto, el Panel resuelve que tampoco se satisface el tercer del apartado 4 a) de la Política.

Si la Demandante considera que el Panel no tuvo a su disposición todas las pruebas tendientes a demostrar su derecho sobre la marca CAD TONER, , podrá iniciar una acción judicial o administrativa, en el ámbito del derecho de marcas.

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que la Demandante, por las razones anteriormente expuestas, no ha probado, de conformidad con el apartado 4 a) (i), (ii) y (iii) de la Política, que concurren todos los elementos contemplados y de esta forma, ordena que el nombre de dominio <cadtoner.com> no se transfiera a la Demandante, permaneciendo bajo el título de la Demandada.

Luis C Schmidt
Panelista Único

Fecha: 31 de mayo de 2006