La Demandante es 116 Intrade, S.L., con domicilio en L’Estartit (Girona), España, representada por Alvaro Cuesta Sánchez de la empresa X-Novo Legal and Web Solutions, S.L., con domicilio en Madrid, España.

Los Demandados son Poseidon Online, S.L., con domicilio en L’Estartit (Girona), España y CV Intrade, S.L, cuyos datos registrales no permiten confirmar su domicilio.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <scubastore.ws>, <diveinn-scubastore.com> y <diveinn-scubastore.info>.

El registrador de los tres nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba nicline.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de febrero de 2005 por correo electrónico, y el 16 de marzo de 2005 por correo postal. El 1 de marzo de 2005, el Centro envió al Registrador de los nombres de dominio, mediante correo electrónico, una solicitud de verificación registral. El 2 de marzo de 2005, el Centro recibió respuesta del Registrador, por correo electrónico, por la que señalaba que el Demandado indicado en la Demanda (el Sr. Roland Den Hartog) no correspondía con el Registrante de ninguno de los nombres de dominio, al tiempo que proporcionaba los datos de contacto que figuraban en el registro de cada uno de dichos nombres de dominio como Registrante de los mismos, y de los respectivos contactos administrativo, técnico y de facturación.

No obstante, el Centro consideró que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”), de manera que, conforme a los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Sr. Roland Den Hartog, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2005, y fijando el plazo para contestar la Demanda para el 5 de abril de 2005.

A raíz del Escrito de Contestación a la Demanda presentado por el Sr. Roland Den Hartog el 4 de abril de 2005, por el que básicamente alegaba no ser el titular registral de ninguno de los nombres de dominio, el 4 de mayo de 2005 el Centro notificó al Demandante la existencia de deficiencias formales en la Demanda, en relación con la designación como Demandado de quien no figuraba como titular de los nombres de dominio, dando un plazo de cinco días naturales al Demandante para que subsanara dichas deficiencias.

La segunda Demanda se presentó ante el Centro el 6 de mayo de 2005 por correo electrónico, y el 6 de junio de 2005 por correo postal. Esta segunda Demanda se dirige contra Poseidon Online, S.L., que conforme a los datos facilitados por el Registrador es sólo el Registrante del nombre de dominio <scubastore.ws>. El Centro efectuó una nueva notificación de la Demanda e inicio del procedimiento el 23 de junio de 2005, fijando un nuevo plazo para contestar la Demanda para el 13 de julio de 2005, de conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento. El Demandado Poseidon Online, S.L. no contestó la Demanda.

El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 17 de agosto de 2005, habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 1 de septiembre de 2005, el Experto Único recibió la documentación completa del caso, y una vez examinada, con fecha 13 de septiembre de 2005 éste notificó al Centro que aún no siendo el Demandado titular de dos de los nombres de dominio objeto de este procedimiento, la vinculación existente entre el Demandado y el que figura como Registrante de dichos nombres de dominio permite la acumulación de todos ellos en un único procedimiento, si el Centro lo consideraba procedente, y siempre que ambos titulares tuvieran la consideración de Demandados, y por tanto, debiendo notificar la Demanda al segundo de ellos, dándole la oportunidad de contestar a la Demanda en el plazo reglamentario. En otro caso, el procedimiento debía entenderse reducido únicamente al nombre de dominio <scubastore.ws>. Este Experto llega a dicha conclusión después de analizar diversas decisiones adoptadas en supuestos similares en el marco de la Política (Gateway, Inc. v. James Cadieux, el Caso OMPI Nº D2000-0198; Microsoft Corporation v. Global Net 2000, Inc., el Caso OMPI Nº D2000-0554; Caesars World, Inc. v. Starnet Communications and Atlantic West Gaming Entertainment, Ltd., el Caso OMPI Nº D2002-0066; International Hospitality Management - IHM S.p.A. v. Enrico Callegari Ecostudio, el Caso OMPI Nº D2002-0683; Asset Marketing Systems, LLC v. SmartBuy Corporation, Chan Organization, Mitchell de la Cruz, Gongju Jung et. al., el Caso OMPI Nº D2004-0492; Sharman License Holdings, Limited v. Dustin Dorrance/Dave Shullick/Euclid Investments, el Caso OMPI Nº D2004-0659 y Caesars World, Inc. v. Chester Vargas/Latin American Financial Holdings Group,el Caso OMPI Nº D2005-0362).

Con base en las indicaciones efectuadas por el Experto, el Centro optó por considerar dirigida la Demanda contra Poseidon Online, S.L. y contra CV Intrade, S.L., teniendo ambos la condición de Demandados, y por tanto notificó la Demanda al segundo de ellos, no incluído en la anterior notificación de inicio de procedimiento de fecha 23 de junio de 2005, señalando el 4 de octubre de 2005 como nuevo plazo límite para contestar la Demanda por su parte, de conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento. El Demandado CV Intrade, S.L. tampoco contestó a la Demanda.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:

- La marca española número 2.390.350, correspondiente a la denominación SCUBASTORE, concedida el 16 de noviembre de 2001 en clase 35 para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial.

- La marca española número 2.390.349, denominativa con gráfico, correspondiente a la denominación DIVEINN, concedida el 16 de noviembre de 2001 en clase 9 para designar aparatos y artículos de submarinismo.

La Demandante dispone además de otros signos distintivos relevantes a los efectos de la presente Demanda:

- El nombre comercial registrado número 229.756, denominativo con gráfico, correspondiente a la denominación DIVEINN, concedida el 1 de mayo de 2002 para identificar servicios de intermediación en el comercio, es decir, poner en contacto compradores y vendedores, o bien, realizar actos de comercio por cuenta propia en todas las fases de comercialización de toda clase de productos.

- Los nombres de dominio <scubastore.com> y <diveinn.com>.

El Demandante utiliza los mencionados signos distintivos para la comercialización de sus productos, y en particular, para realizar a través de Internet actividades de compra, venta y distribución de equipos y material de buceo, así como clases y promociones relacionadas con el buceo.

Los Demandados registraron los nombres de dominio en 2004: <scubastore.ws> el 5 de noviembre, <diveinn-scubastore.com> el 8 de julio y <diveinn-scubastore.info> el 28 de diciembre.

A la fecha ninguno de estos tres nombres de dominio está en uso, si bien, el primero de ellos ha sido utilizado por el Demandado Poseidon Online, S.L. para promocionar en Internet productos relacionados con el buceo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante reclama la transferencia a su favor de los tres nombres de dominio con base en sus derechos de marca y demás signos distintivos, al entender que en uno de los casos existe identidad con sus marcas, mientras que respecto a los otros dos nombres de dominio la confusión se produce con respecto a uno de los nombres de dominio registrados por el Demandante.

Asimismo, el Demandante niega que los Demandados tengan derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, señalando que no disponen de marcas que los amparen, y argumenta que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe por los Demandados, básandose, fundamentalmente, en su condición de competidores del Demandante y en su conocimiento de los derechos de marca ostentados por el Demandante y que los usa para la comercialización de productos y servicios relacionados con el buceo.

B. Demandados

Ninguno de los Demandados ha contestado a la Demanda. El escrito presentado por el Sr. Roland Den Hartog –quien no tiene la condición de Demandado en el presente procedimiento– en contestación a la Demanda inicial no puede tenerse en consideración a tal efecto, a pesar de su probada relación con los Demandados, por cuanto lo hace a título personal y únicamente para manifestar que no es titular de ninguno de los nombres de dominio.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Respecto al nombre de dominio <scubastore.ws> se constata la existencia de identidad total en relación con una de las marcas registradas por el Demandante, habida cuenta de que es criterio consolidado en numerosas decisiones basadas en la Política que en la comparación no debe tenerse en cuenta la partícula correspondiente al dominio de primer nivel (en este caso “.ws”).

En relación con los otros dos nombres de dominio <diveinn-scubastore.com> y <diveinn-scubastore.info>, este Experto no comparte el criterio del Demandante, quien afirma que la similitud requerida se produce en relación con los nombres de dominio registrados a su nombre, o mejor dicho, que en todo caso no es esa la circunstancia cuya acreditación se requiere para estimar la demanda de transferencia, de acuerdo con la Política, sino que es en relación con los derechos de marca que ha acreditado disponer el Demandante que debe efectuarse tal comparación, valorando si la misma se da en grado suficiente para causar riesgo de confusión.

Así, la denominación objeto de análisis (que en los dos nombres de dominio es la misma, al eliminar de la comparación la partícula correspondiente al dominio de primer nivel, esto es, “.com” e “.info”, respectivamente) es el resultado de la combinación de las palabras ‘diveinn’ y ‘scubastore’, simplemente separadas por un guión, siendo cada una de ellas idénticas a sendas marcas registradas del Demandante (en el primer caso, la identidad se produce respecto de la parte denominativa de la marca). Tal combinación no sólo no aporta un elemento de distintividad que eliminara la confusión, sino que precisamente por estar ambas denominaciones claramente vinculadas al Demandante, ello comporta la existencia de un mayor riesgo de confusión.

Por tanto, debe concluirse que existe una similitud entre los nombres del dominio y las marcas del Demandante suficiente para causar riesgo de confusión en el público destinatario de los productos y servicios que identifican. A dicha conclusión contribuye también, por supuesto, el hecho que los Demandados sean competidores del Demandante, y por tanto, que presumiblemente los nombres de dominio serán utilizados para el ejercicio de actividades muy similares –de hecho, así ha sucedido ya–, así como el resto de signos distintivos sobre los que el Demandante tiene derechos –en particular, los nombres de dominio <scubastore.com> y <diveinn.com>–.

Consecuentemente, entiendo acreditado el cumplimiento del requisito exigido por el Párrafo 4.a) (i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Si bien la mera afirmación del Demandante negando que los Demandados dispongan de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio no resulta suficiente para considerar acreditado el segundo de los requisitos exigidos por el Párrafo 4.a) de la Política, lo cierto es que no cabe apreciar en este caso circunstancia alguna que lo contradiga. Además, el hecho que los Demandados no hayan contestado a la Demanda refuerza esa conclusión, pues es a ellos a quien corresponde fundamentalmente aportar al procedimiento elementos que permitan constatar la existencia de tales derechos o intereses sobre los nombres de dominio.

En cualquier caso, las comprobaciones efectuadas han permitido determinar con escaso margen de duda que, como sostiene el Demandante, los Demandados no disponen de registros marcarios u otros en los que puedan basar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio.

Por otro lado, como se ha podido comprobar, ninguno de los nombres de dominio está siendo usado por los Demandados. Ciertamente, al parecer el nombre de dominio <scubastore.ws> ha sido utilizado en algún momento para direccionar a una página web en la que se ofrecían productos y servicios relacionados con el buceo. Así lo manifiesta el propio Demandante, si bien, no parece que esta utilización pueda calificarse como un uso legítimo y leal del nombre de dominio, dado que su condición de competidores del Demandante, la similitud de los productos y servicios ofrecidos, así como la propia estructura formal de la página web lleva a este Experto a la conclusión que los Demandados buscaban captar la atención de los consumidores de manera equívoca, aprovechándose de la confusión creada con respecto al Demandante.

Consecuentemente, entiendo acreditado el cumplimiento del requisito exigido por el Párrafo 4.a) (ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Considerando este Experto probada la relación que el Sr. Roland Den Hartog tuvo con el Demandante en el pasado, así como su actual vinculación con los Demandados (los documentos aportados con la Demanda, así como las propias comunicaciones por él enviadas que obran en el procedimiento así lo acreditan), no cabe duda que los Demandados conocían perfectamente los derechos marcarios que amparan al Demandante y el uso de los mismos en su actividad comercial consistente en la oferta de productos y sevicios relacionados con el buceo, incluída su comercialización a través de Internet. A ello hay que añadir, lógicamente, que los Demandados son competidores del Demandante y confluyen en un sector de ámbito reducido, en el que cabe presumir que todos se conocen.

Ese conocimiento por los Demandados supone que resulta razonable pensar que la enorme similitud que presentan los nombres de dominio en cuestión con las marcas del Demandante no es fruto de la casualidad, sino que, contrariamente, el registro de los mismos obedece a una estrategia dirigida a perturbar de alguna forma la actividad comercial del Demandante, y probablemente, a aprovecharse del conocimiento y prestigio de las marcas del Demandante entre el público, a fin de atraer potenciales clientes a su propia oferta de esos mismos productos y servicios. Unas circunstancias que, de conformidad con el Párrafo 4.b.) de la Política, constituyen una prueba de que el registro y utilización de los nombres de dominio se ha producido de mala fe.

La posterior inactividad de los nombres de dominio (en dos de ellos, el hecho de que no hayan estado nunca activos) confirma asimismo dicha conclusión. A este respecto, numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política se han pronunciado acerca de la inactividad de los nombres de dominio como prueba de su registro y utilización de mala fe, cuando viene acompañada de determinadas circunstancias (veáse el Caso OMPI Nº D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, cuya decisión analizó con detalle esta cuestión y marcó una línea seguida por otras muchas decisiones posteriores). En el supuesto que nos ocupa, la inactividad de uno de los nombres de dominio aparece precedida de un uso anterior considerado abusivo, que cesa a raíz de que el Demandante presente la Demanda, toda vez que no ha sido atendido su requerimiento previo. Además, los Demandados muestran no tener ningún interés en dar explicaciones dirigidas a justificar su conducta o probar que tienen un interés legítimo sobre los nombres de dominio, o cuando menos, evidencias de que contemplan en el futuro llevar a cabo un uso de buena fe de los mismos, lo que permite inferir razonablemente que tales explicaciones y justificaciones no existen (véase Air Austral v. WWW Enterprise, Inc., el Caso OMPI Nº D2004-0765, cuya decisión valora específicamente circunstancias como las que se acaban de señalar).

Consecuentemente, entiendo acreditado el cumplimiento del requisito exigido por el Párrafo 4.a) (iii) de la Política.

7. Decisión

Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, el Experto considera probada la concurrencia de los tres requisitos exigidos en el Párrafo 4.a) de la Política, y en consecuencia, de conformidad con el Párrafo 4.i) de la Política, y Párrafo 15 del Reglamento, resuelve estimar la Demanda y ordenar que los nombres de dominio <scubastore.ws>, <diveinn-scubastore.com> y <diveinn-scubastore.info> sean transferidos a la Demandante 116 Intrade, S.L.

Mario Sol Muntañola
Experto Único

Fecha: 15 de diciembre de 2005