Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Bac San José S. A. v. Mariano Castillo Bolaños

Caso No. D2004-0884

1. Las Partes

La Demandante es Banco Bac San José S. A. representada por E-Proint S.A., Costa Rica, con domicilio en San José, Costa Rica.

El Demandado es Mariano Castillo Bolaños representada por el mismo demandado, con domicilio en Provincia de Alajuela, Costa Rica.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de octubre de 2004. El 25 de octubre de 2004, el Centro envió a Tucows vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión; en respuesta a la misma Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su informe confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y del Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de noviembre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de noviembre de 2004.

El Centro nombró al firmante de esta Decisión como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del procedimiento

Las partes en el presente son una persona jurídica creada bajo las normas del derecho de Costa Rica y una persona domiciliada en dicho país. El Demandante presentó la Demanda en idioma español y el Demandado utilizó el mismo idioma en la Contestación, en las comunicaciones que envió a su contraparte añadidas por el Demandante como prueba y en la que remitió al Centro al contestar la Demanda.

Conforme el párrafo 11 del Reglamento:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta el tácito acuerdo de las partes en cuanto al idioma del procedimiento y en uso de sus facultades procesales, el Panelista decidió dictar la presente decisión en el idioma mencionado, pese a ser el inglés el idioma del acuerdo de registro.

5. Antecedentes de Hecho

No se controvierte en el caso que el Demandante registró la marca BAC SAN JOSE en Costa Rica el 25 de septiembre de 2003 bajo el número 141515, en clase 36 para “servicios de seguros y finanzas”. Tampoco que cuatro años antes había registrado una marca de diseño especial, incluyendo la sigla “SJ”, también en la clase 36 y que a lo largo del tiempo -desde mucho antes de la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa- usó para distinguirse la denominación social “BANCO DE SAN JOSÉ” hasta que recientemente la cambió por su denominación actual que adiciona la sigla “BAC”.

Está igualmente fuera de controversia que el Demandado registró los nombres de dominio:

∙ <bancodesanjose.com> el 20 de junio de 2003; y

∙ <bancobacsanjose.com> el 31 de octubre de 2003;

Debe considerarse igualmente no controvertido que el Demandado lo ha sido también en los casos:

∙ No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancobanex.com>; y

∙ No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaños”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancointerfin.com>.

Puesto que el Demandante lo afirma y prueba circunstanciadamente, sin que el Demandado aporte elementos que arrojen duda sobre la autenticidad del contenido de las copias de mensajes electrónicos y sobre las informaciones de prensa acerca de los prolegómenos del presente Caso, el Panelista debe tener asimismo por cierto que el Demandado se comunicó reiteradamente por correo electrónico con funcionarios del Demandante para ofertar la transferencia onerosa de sus derechos sobre los nombres de dominio a los que se refiere este caso.

El Panelista verificó que a la fecha de analizar el caso y dictar la decisión, no existía ningún sitio activo en las direcciones a las que se accede con los nombres de dominio en disputa, desplegando su navegador el mensaje de error “11.001”, correspondiente a “No se encontró host”.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega en apoyo de la Demanda:

a) “Durante (...) aproximadamente 20 años (...) ha usado en forma ininterrumpida en el comercio de Costa Rica, el signo BANCO DE SAN JOSE, como nombre comercial así como signo distintivo de su amplia gama de servicios bancarios. Dicho signo como tal, aplicando la Teoría de la Distintividad Sobrevenida (“Secondary Meaning” en inglés), goza de gran renombre en el ámbito nacional”.

b) “dicho signo (...) (es) (...) usado por la totalidad de las empresas del holding .. GRUPO FINANCIERO BAC”.

c) “las páginas web que él mantiene (en las direcciones de Internet correspondientes a los nombres de dominio de autos) son utilizadas para otros fines y en otro caso utiliza sin autorización signos de nuestra corporación, engañando a los consumidores de nuestros servicios financieros”.

d) “el demandado nunca ha sido representante de nuestra empresa, ni mantiene vínculos comerciales con la misma”.

e) “nuestro banco utiliza en internet la dirección www.bacsanjose.com y que es fácilmente confundible con el registro del demandado que es www.bancobacsanjose.com , es decir lo que hizo fue agregar ilegítimamente la denominación “banco””.

f) “Es fácilmente comprobable con los correos electrónicos que adjuntamos .. así como de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación costarricenses que también adjuntamos (...) que el Señor Castillo Bolaños ha registrado los dominios objeto de esta demanda, con el sólo propósito de venderlos a mi representada o a cualquier otra persona”.

g) “El demandado planea en el futuro seguir causando confusión en los consumidores y visitantes en general a Internet, ya que cuando estos planeen digitar las palabras de nuestra empresa entonces se redireccionarán hacia su sitio web y buscará obtener un lucro que a todas luces es antijurídico”.

B. Demandado

En apoyo de la Contestación de Demanda, el Demandado argumenta que¹:

a) “El demandante registró la marca BAC San José (no la marca Banco BAC San José) bajo su razón social anterior Banco de San José, S.A.”

b) “La sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima, no aparecía en el Registro Nacional de Costa Rica, en el momento que registré bancobacsanjose.com y con el hecho de registrarla después piensan que tienen derecho sobre el dominio”.

c) “Se ha utilizado el dominio para anunciar la Urbanización Río Grande, ubicada en La Guácima de Alajuela, muy cerca de San José, Capital de Costa Rica”.

d) “No fue agregada la palabra genérica “banco” con el fin de que se confunda con la dirección del demandante, de la cual no tenía conocimiento (…). En bancobacsanjose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes raíces de América Central en San José, que no puede ser confundidos los servicios de bienes raíces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”.

e) “El demandante no se ha comunicado con mi persona con relación a el dominio bancobacsanjose.com, demostrando que no le importa pasar por encima del derecho de registro del aquí demandado”.

f) “No recuerdo haber enviado correos electrónicos a ningún banco, mucho menos al Señor David McCrea y una dirección de e-mail del que envía ni siquiera pertenece a mi persona”.

g) “En Costa Rica la Fiscalía concluyó que, según el Código Procesal vigente, no encaja en ningún tipo de delito”.

h) “Recibí varias llamadas del Jefe de Seguridad del Antes Banco de San José, S. A., el señor Gilberto Muñoz, donde me solicitó que direccionara el dominio bancodesanjose.com a la web oficial de ellos, mientras que llegábamos a algún arreglo, yo acepté de buena fe, pero todo era un engaño para denigrar mi nombre con supuestos delitos, tales como: clonación, robo de nombres de usuarios, claves (Supuestamente podía realizar transferencias bancarias como si fuera el legitimo cliente), con ello pretender que se me culpará por extorsión, fraude, coacción y estafa”.

i) “No se puede tomar como referencia los casos anteriores Banex ( decisión D2003-0573 ) e Interfin ( decisión D2003-0609 ), ya que no tienen relación alguna y no realice la debida contestación por amenazas que me realizaron los bancos”.

7. Debate y conclusiones

Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el Panelista procederá a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requeridas por la Política. Esta establece en el párrafo 4.a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

7.1 Nombre comercial utilizado como marca

Los antecedentes de autos demuestran que desde fines de 1985, el Demandante utilizó su denominación social de BANCO DE SAN JOSÉ para distinguir los servicios ofrecidos al público, sin registrar su nombre comercial como una marca.

El Panelista no ignora que del Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (http://wipo2.wipo.int) surge que “a pesar de que se opina mayoritariamente a favor de extender la protección a los nombres comerciales en el DNS, no consideramos adecuado modificar la Política Uniforme para permitir que se interpongan demandas relativas al registro y la utilización de mala fe o engañoso de tales identificadores como nombres de dominio”. No obstante, el Panelista tiene en cuenta muy especialmente que el Demandante invoca sus derechos sobre el signo BANCO DE SAN JOSÉ no en cuanto nombre comercial sino en calidad de “marca de hecho” o marca no registrada.

En resoluciones anteriores, el Panelista ha sustentado su opinión de que las “marcas de hecho” merecen para la Política igual protección que las marcas registradas. Así, en el Caso No. D2000-1649, Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S. L., dijo:

“Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Política aluden a “marca” en el sentido genérico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro símbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, así como a sus orígenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del público diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como institución del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar “que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad” y “anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes”.

“La Política de ninguna manera se hace referencia a “marcas registradas” ni a cualquier otro título derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido común, la decisión dictada en el caso AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambiguedad utilizado por la Políticase dirige a excluir el requerimiento de registro: el Panelista comparte este razonamiento y la interpretación que de él deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte”.

Por considerar que el signo BANCO DE SAN JOSÉ constituyó a la vez un nombre comercial y una “marca de hecho”² durante el lapso en el que se utilizó -en cuyo transcurso se registró el dominio <bancodesanjose.com>- en esta Decisión se parte de la base de que el Demandante tiene título válido a la marca no registrada BANCO DE SAN JOSÉ.

7.2 Cumplimiento de las condiciones acumulativas

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

No cabe duda de que el contenido del nombre de dominio <bancobacsanjose.com> es confusamente similar tanto con la marca BAC SAN JOSÉ registrada por el Demandante como con la marca de hecho bajo la cual el Demandante ha sido conocido históricamente. La adición del vocablo “banco” no reduce sino que refuerza esa similitud, al evocar mediante un vocablo descriptivo el ramo de actividad del titular de la marca.

En cuanto al nombre de domino <bancodesanjose.com>, es idéntico a la marca de hecho usada por el Demandante históricamente y que lo distinguía a la fecha de registro del nombre de domino en cuestión.

Como reiteradamente lo han establecido decisiones anteriores del Centro, el Panelista no considera que ni la similitud ni el riesgo de confusión se atemperen por la inexistencia de espacios entre las palabras componentes del nombre de dominio ni tampoco por el agregado de la extensión “.com”, que por ser propia del gTDL en cuanto división del espacio de nombres de dominio, no debe considerarse parte del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el requisito del parráfo 4.a)(i) de la Política se cumple en el Caso.

B. Derechos o intereses legítimos

Las expresiones “banco”, “bac” o “San José” no forman parte del nombre personal del Demandado ni de la denominación de alguna de sus empresas o negocios, ni de la descripción de algún objeto de su afición o por el que manifieste preocupación. La única relación que el Demandado alega con alguna de esas expresiones es la vecindad con la Ciudad de San José de la Urbanización Río Grande, con la que (según se hará merito enseguida) ninguna relación parece tener tampoco el Demandado. El Panelista no considera que surja de esta circunstancia la evidencia de un “uso legítimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por otra parte, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los parágrafos “i.” a “iii.” del párrafo 4.c) de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del parráfo 4.a)(ii) de la Política.

En particular:

Sobre 4.c)(i):

Alega el Demandante y admite el Demandado que “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” el Demandado usaba los nombres de dominio para desplegar referencias a un proyecto inmobiliario con el que el Demandado no se atribuye vinculación alguna, guardando silencio en la Contestación sobre las razones que pudieran haberle llevado a difundir tales informaciones. La lectura de las decisiones en los casos OMPI No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo y No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaños”, permite comprobar que el Demandado utilizó de igual forma esos nombres de dominio para alojar o direccionar a contenidos que no constituían un servicio genuino ofertado por el Demandante sino que operaban como recursos para mantener un sitio aparentemente activo bajo nombres de dominio que también en esos casos se intentaba negociar con bancos costaricenses.

El Demandado no aporta elemento alguno que permita considerar que la información desplegada en los sitios que a la época de plantearse esta disputa eran accedidos mediante los nombres de dominio objeto del Caso fuera otra cosa que un recurso para llenar la pantalla con algún contenido, lo que de manera alguna equivale a haber “efectuado preparativos demostrables (...) en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Por tanto, el Panelista considera que la circunstancia justificativa prevista bajo el inciso examinado por la Política no se verifica en el caso.

Sobre 4.c)(ii):

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido “conocido corrientemente” por los nombres de dominio en disputa.

Sobre 4.c)(iii):

No considera el Panelista, que el uso pasado (al que se hizo referencia en punto anterior) ni la falta de uso presente de los nombres de dominio en disputa constituyan un “uso legítimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por todo lo anterior, concluye el Panelista que el Demandado no tiene interés legítimo en el uso de los nombres de dominio objeto de la controversia. En consecuencia, el requisito del parráfo 4.a)(ii) de la Política se cumple en el Caso.

C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en el párrafo 4.b) de la Política:

Sobre 4.b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes, unidas a la fuerte presunción que surge de los casos OMPI No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaños”, y No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, en cuanto a la finalidad perseguida por el Demandado al registrar diversos nombres de dominio conteniendo marcas correspondientes a bancos costarricenses, llevan a considerar que el Demandado ha realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con “el propósito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro” de los nombres de dominio. Las propuesta de venta alegadas por el Demandante deben considerarse plausiblemente probadas, incluso a tenor de las declaraciones del Demandado al periodismo. En estos autos, el Demandado no niega terminantemente su propósito de lucrar con la transferencia de los nombres de dominio al titular de la marca, ya que se reduce en la Contestación a manifestar que “no recuerda” haber enviado mensajes de correo electrónico a instituciones bancarias.

Sobre 4.b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya registrado los nombres de dominio “para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente”.

Sobre 4.b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber registrado losl nombres de dominio “con el propósito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor”.

Sobre 4.b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URL’s de algún sitio activo en la Web (en autos está alegado, pero no suficientemente probado que así lo hizo “clonando” el sitio Web del Demandante) estaría realizando una “tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propósito de lucro comercial” ya que en tal supuesto la similitud de los nombres de dominio con las marcas del Demandante induciría a los usuarios de Internet a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en línea “provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por éste”.

No resulta admisible la defensa del Demandado al descartar la posibilidad de confusión por parte de los usuarios de Internet porque “En bancobacsanjose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes raíces de América Central en San José, que no puede ser confundidos los servicios de bienes raíces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”. Es bien obvio que cualquier usuario debiera partir del supuesto de que los contenidos alojados en un sitio identificado con un nombre de dominio coincidente con la marca utilizada por un banco para prestar servicios, han de corresponder a dicho banco.

En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró originalmente y usó luego los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y

<bancodesanjose.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del párrafo 4.a)(iii) de la Política se cumple en el Caso.

8. Decisión

El Demandante ha probado que los nombres de dominio son idénticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registró y usa los nombres de dominio con mala fe.

En consecuencia, de acuerdo los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el registro de los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com> se transfiera al Demandante.

Antonio Millé
Experto Único

Fecha: 6 de diciembre de 2004

¹ Para facilitar la comprensión de la decisión, el Panelista (quien cita entre comillas los dichos de las partes) se ha permitido agregar los acentos ortográficos omitidos en el texto original, cuya ausencia puede alterar el tiempo del verbo que se quizo utilizar.

²La ambivalencia fue también considerada por aportantes de opinión al “Segundo Proceso”, adonde se asienta que: “Se señaló que, dado que la mayoría de nombres comerciales funcionan además como marcas, ya cumplen los requisitos, como tales, para gozar de protección en virtud de la Política Uniforme”.