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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Santander Investment Bank Limited y Banca Serfín,

S.A. Grupo Financiero v. Divisas Mexicanas, S.A. de C.V.

Case No. D2004-0475

1. Las Partes

Demandantes: Santander Investment Bank Limited, Nassau, Bahamas.

Banca Serfín, S.A. Grupo Financiero, Nuevo León, México.

Demandado: Divisas Mexicanas, S.A. de C.V., Polanco, México.

2. Nombre de Dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es <santanderserfin.com>, el Registrador es Tucows, Inc., United States of America.

3. Iter Procedimental

La demanda fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje (“el Centro”) el 30 de junio de 2004 y recibida en papel el 2 de julio del mismo año. El Centro llevó a cabo la verificación de la demanda el 30 de junio y la notificación al demandado el 7 de  julio de 2004.

De acuerdo con el párrafo 2(a) y 4(a) del Reglamento para la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN el 26 de agosto de 1.999, en adelante “el Reglamento”, el Centro notificó formalmente al demandado el 7 de julio de 2004 y sostuvo comunicaciones el 20 de julio y el 9 de agosto con el registrador sobre la fecha de expiración del nombre de dominio. De acuerdo con el Párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para dar contestación expiró el 29 de julio de 2004 y el demandado no presentó contestación a la misma. El 16 de agosto de 2004, el Centro designó a Martín Michaus Romero como Panelista único en este procedimiento, quien consideró que el procedimiento fue correctamente constituido, presentó su declaración de aceptación y de imparcialidad como lo requiere el Centro, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el Párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

i) Los Demandantes son dos instituciones financieras. La primera de nacionalidad bahameña y la segunda de nacionalidad mexicana.

ii) Ambas sociedades pertenecen al grupo denominado Banco Santander Serfín.

El interés común para actuar en este procedimiento se apoya en que son titulares en México de las marcas registradas BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Diseño, clase 36, entre otros registros.

5. Alegaciones de las partes

i) Los Demandantes:

(a) La empresa Santander Investment Bank, Ltd. cuenta con 169 solicitudes y registros de marca en diversos paises y es identificada bajo la denominación “Banco de Santander”.

(b) Es titular del registro 335810 BANCO DE SANTANDER, para amparar servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y de otras instituciones de crédito, así como en relación con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas de la clase mexicana 58, correspondiente al día de hoy a la clase 36 internacional. Este registro se concedió el 10 de noviembre de 1987.

(c) Por su parte, Banca Serfín, S.A. Grupo Financiero es titular del registro 548496 SERFIN y Diseño, para amparar seguros y finanzas de la clase 36 internacional. El registro fue concedido el 20 de mayo de 1997.

(d) Santander Investment Bank, Ltd. es titular del registro 810679 SANTANDER SERFIN, para amparar seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos bancarios; asuntos inmobiliarios de la clase 36 internacional. Este registro fue concedido el 23 de octubre de 2003.

(e) Las denominaciones distintivas dentro de las marcas registradas de las Demandantes BANCO DE SANTANDER y SERFIN y Diseño, lo constituyen las denominaciones SANTANDER y SERFIN. Los Demandantes sostienen que el dominio en disputa está imitando ambas denominaciones, causando con ello confusión respecto a dos marcas de servicios sobre las que sus representadas tienen derechos adquiridos con varios años de anticipación a la asignación del nombre de dominio.

(f) La adquisición de Banca Serfín por parte de Banco de Santander se dio a conocer públicamente en el mes de mayo de 2000, aproximadamente tres meses antes del registro del dominio en disputa, por lo que la adquisición fue una operación pública y ampliamente difundida en los medios de comunicación. Es evidente que el dominio que incluye la combinación de las marcas, propiedad de las empresas involucradas, creará confusión entre los clientes de sus representadas.

(g) Señalan que el dominio en conflicto no está siendo usado por el Demandado, ni ha sido usado durante los casi cuatro años que tiene de registrado, por lo que resulta imposible determinar la confusión en ese aspecto.

(h) Señalan que de acuerdo con la investigación realizada en el Registro Público de Comercio Mexicano, el objeto social del Demandado es el dedicarse exclusivamente a la compraventa y cambio de divisas, billetes y piezas metálicas, nacionales o extranjeras o sin curso legal en el país de emisión.

(i) Sostienen que el hecho de concluir que si el Demandado en algún momento llegara a usar el nombre de dominio <santanderserfin.com>, lo haría relacionado con los asuntos financieros, conforme a su objeto social.

(j) En lo que se refiere a lo señalado por la parte demandante, el demandado no cuenta con registros marcarios para utilizar el nombre de dominio en disputa, toda vez que sus representadas son los titulares de los registros mexicanos de las marcas BANCO SANTANDER y SERFIN y Diseño, así como SANTANDER SERFIN en clase 36 internacional.

(k) El Demandado no ha utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio <santanderserfin.com>, ni del nombre SANTANDER SERFIN en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, toda vez que el nombre de dominio en disputa tiene casi cuatro años de creación, sin que haya sido utilizado ni el Demandado sea conocido corrientemente por el uso de ese nombre de dominio y tampoco hace uso legítimo, leal, ni comercial del nombre de dominio en cuestión. Tan es clara la falta de interés de el Demandado en el nombre de dominio, que el mismo se encuentra suspendido por falta de pago de las tarifas correspondientes.

(l) En cuanto al registro de utilización de mala fe del dominio en disputa, los Demandantes sostienen que ésta resulta clara, toda vez que tres meses después de dada a conocer, a través de la prensa, la unión de BANCO SANTANDER y SERFIN, el 8 de agosto de 2000, la empresa mexicana Divisas Mexicanas, S.A. de C.V. registró el nombre de dominio <santanderserfin.com>.

(m) Por otra parte, el hecho de que el contacto administrativo para el registro del nombre de dominio en disputa contactó a personal del Banco Santander, para negociar la cesión de los dominios <santanderserfin.com> y <santanderserfin.com.mx>, pero posteriormente se abstuvo de mantener correspondencia por vía electrónica y evitó mencionar la cantidad de dinero pretendida a cambio de la cesión de los dominios, lo que refleja la mala fe en su proceder.

(n) Los hechos señalados por los Demandantes, entre otros, la conversación telefónica sostenida el 12 de marzo de 2003, demuestran que el dominio <santaderserfin.com> fue registrado fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo a la empresa resultante de la unión de los bancos SANTANDER y SERFIN en México por un valor que supera los costos relacionados directamente con el nombre de dominio, toda vez que el contacto técnico de la parte demandada consideró ilógica la propuesta de los Demandantes de ceder el dominio a cambio de un pago razonable correspondiente a los gastos de registro y mantenimiento del dominio.

(o) Asimismo, señalan los Demandantes, si el dominio no está siendo usado por el Demandado para fines comerciales, ni de ningún tipo, si está siendo usado para bloquear el registro de los titulares legítimos de las marcas SANTANDER y SERFIN.

ii). El Demandado:

El Demandado no contestó a las alegaciones de los Demandantes.

6. Debate y Conclusiones

6.1 De acuerdo con lo previsto en los Artículos. 19 y 23 del Reglamento, el Panel debe emitir la decisión sobre la base de:

- Unicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Panel, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes.

- Lo previsto en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“la Política”) y el Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Personalidad de los Demandantes

Analizando los poderes conferidos por los Demandantes Santander Investment Bank Limited y Banca Serfín, S.A. Grupo Financiero, otorgados a quien actúa como representante en el presente procedimiento, el Panel sostiene que los poderes presentados están debidamente otorgados por las empresas Demandantes.

6.3 Identidad o Similitud

Alegan los Demandantes que el nombre de dominio <santanderserfin.com>, registrado por el Demandado, imita a las denominaciones SANTANDER y SERFIN respectivamente y es similar en grado de confusión, por una parte al registro 335810 BANCO SANTANDER, propiedad de Banco de Santander, S.A. y por la otra al registro 548496 SERFIN y Diseño, propiedad de Banca Serfín, S.A. Grupo Financiero. Estos registros se solicitaron y obtuvieron con anterioridad al nombre de dominio registrado por el Demandado.

A juicio de este Panel, si bien es cierto que se tratan de registros de marca independientes, por una parte el registro 335810 BANCO SANTANDER y por la otra el registro 548496 SERFIN y Diseño, mencionados en la demanda, las denominaciones de ambas marcas están reproducidas en el dominio <santanderserfin.com> y si bien el registro 810679 SANTANDER SERFIN, propiedad de Santander Investment Bank, Ltd., solicitado el 9 de diciembre de 2002 es posterior a la designación de nombre de dominio en disputa, esto no impide determinar que existe una coincidencia entre las denominaciones SANTADER y SERFIN y el nombre de dominio <santanderserfin.com>, aún tomando en cuenta las consideraciones que hace el Demandado respecto a los términos no distintivos, como lo es el término “Banco” (ver Procedimiento No. D2003-0575, Den norske Bank ASA (DnB) v. Anders Foss)

En consecuencia, existe una identidad o similitud confundible entre los registros de marca mencionados en el nombre de dominio del presente procedimiento.

6.4 Derechos o Intereses Legítimos

En lo que se refiere a la legitimidad del nombre de dominio que pudiera corresponder al Demandado, el Panel observa que:

El Demandado no dio contestación a la demanda, por lo que con apoyo en la Política y el Reglamento, se deben tener por documentados y aceptados los hechos mencionados en la demanda.

El Demandado carece de interés o derechos respecto del nombre de dominio, al no presentar argumentos de defensa.

Respecto a los derechos o intereses legítimos de los Demandantes sobre los derechos del nombre de dominio, este Panel observa que:

a) Los Demandantes, Banco de Santander, S.A. y Banca Serfín, S.A. Grupo Financiero, son titulares de los registros 335810 y 548496 respectivamente. El primero ampara “servicios prestados en asuntos financieros, bancarios y otras instituciones de crédito, así como en relación con toda clase de contratos de seguros, especialmente servicios de finanzas” y el segundo seguros y finanzas.

b) Ambos se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales, por lo que tienen el derecho al uso exclusivo sobre las denominaciones y con ello impedir que se utilicen, en este caso, como identificadores que pueden inducir a error o confusión al público consumidor.

c) Por otra parte, el Demandado al no dar contestación de la demanda, no acredita tener derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa y de las constancias exhibidas por las Demandantes se desprende que es a éstas a quienes les corresponde el derecho sobre las denominaciones SANTANDER y SERFIN.

7. Registro del Nombre de dominio de Mala Fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio se registró de mala fe, pues el demandado, con base en las actividades que realiza, debe tener conocimiento de la existencia de la marca SERFIN en México, propiedad de Banca Serfín, S.A. Grupo Financiero desde muchos años antes de que se llevara a cabo la operación, por virtud de la cual se formó el Grupo Santander Serfín.

De la misma manera, una vez anunciada la operación por virtud de la cual Sandander Investment Bank adquirió el Grupo Serfín, el Panel considera que se le dio una amplia difusión a esta transacción mercantil, para informar a todo el público, en el que está comprendido el Demandado, lo que hace pensar al Panel que el registro del nombre de dominio se hizo con el fin de aprovecharse del prestigio de las dos instituciones financieras, por lo que el Panel considera que existió mala fe en el registro del mismo.

Por otra parte, del análisis de las constancias presentadas por la parte demandante, se desprende que hubo un acercamiento entre las partes para la cesión del nombre de dominio, sin embargo, las pretensiones de la parte demandada, sin fijar una cantidad, excedían de lo que sería un pago razonable por los gastos incurridos en el registro del dominio, lo que hace pensar al Panel que se hizo con el fin de venderlo o transferirlo al titular de las marcas en cuestión o que se registró con el fin de impedir que el titular de la marca lo pudiera utilizar como nombre de dominio, por lo que el Panel considera que aún y cuando el dominio, tal como señala la parte demandante, se encuentra suspendido, eso no es un elemento suficiente para negar el hecho de que hizo y se ha usado de mala fe.

Por otra parte, el Demandado al no contestar la demanda, no acredita ningún uso del dominio, ni acredita que su negociación esté comúnmente denominada por ese dominio, sino que de las constancias que aparecen en el expediente, el Panel considera que con el nombre de dominio el Demandado pretende engañar al público consumidor y obtener una ganancia comercial al registrar el mismo.

8. Decisión

Por las razones expuestas en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <santanderserfin.com> sea transferido a Banco Santander Mexicano, S.A. como solicitado por los Demandantes.

Martín Michaus
Experto Único

Fecha: 30 de agosto de 2004