SEC SNC contre Manakel Communication

Litige n° D2004-0249

Le défendeur est Manakel Communication, 14000 Caen, France.

Le litige concerne les noms de domaine <baton-de-berger.com>, <batondeberger.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

Une plainte a été déposée par SEC SNCauprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 1^er avril 2004.

En date du 2 avril 2004, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 2 avril 2004.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 avril 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 avril 2004. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 avril 2004, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 7 mai 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La requérante, la Société SEC SNC, est une société française bien connue dans le domaine de l’alimentaire et notamment dans celui de la charcuterie, grâce à ses produits JUSTIN BRIDOU dont fait partie la gamme de saucissons commercialisés sous la marque BATON DE BERGER.

La requérante est titulaire d’un grand nombre de marques françaises tant verbales que figuratives constituées en tout ou partie de l’élément verbal BATON DE BERGER. Sont ainsi mentionnées par le requérant les marques suivantes :

- marque française semi-figurative BATON DE BERGER n° 1 243 399;

- marque française semi-figurative LE BATON DE BERGER PLEIN GOUT n° 94 509 573,

- marque française BATON DU BERGER n° 1 242 869;

- marque française LE BATON DE BERGER A CROQUER n° 94 545 549;

- marque française semi-figurative LE BATON DE BERGER AUX NOISETTES n° 1 242 869;

- marque française semi-figurative LE BATON DE BERGER A CROQUER n° 94 550 338,

- marque française BATON DE BERGER DE POCHE n° 97 686 992;

- marque française BATON DE BERGER A PICORER n° 97 686 993;

- marque française LE BATON DE BERGER DE POCHE n° 98 712 974;

- marque française LE BATON DE BERGER A PICORER n° 98 712 973,

- marque française DROLE BATON DE BERGER n° 99 819 621;

- marque française semi-figurative BATON DE BERGER n° 1 701 234;

- marque française LES INSTANTS BATON DU BERGER n° 03 3 234 103;

- marque française IL N’Y A PAS D’HEURE n° 00 3 063 302;

et, en particulier la marque française n° 94 509 572 déposée le 1^er mars 1994, constituée de l’élément verbal BATON DE BERGER. La requérante est également titulaire d’enregistrements de marques françaises constituées du slogan qui accompagne les produits de la gamme IL N’Y A PAS D’HEURE POUR EN MANGER et notamment de la marque française n° 1394044 déposée le 11 février 1987, dûment renouvelée.

La requérante justifie de la notoriété des marques précitées en France en relation avec des saucissons.

Les noms de domaine contestés sont <batondeberger.com> et <baton-de-berger.com>. Ces noms de domaine ont été réservés le 3 octobre 2001, par la Société française Manakel Communication Sarl immatriculée à Caen. Lesdits noms de domaine renvoient l’internaute à des sites à contenu pornographique.

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant fait valoir les moyens de fait et de droit suivants :

Le requérant a acquis des droits à titre de marque sur les termes BATON DE BERGER antérieurement à la réservation par la Société Manakel Communication de deux noms de domaines identiques ou à tout le moins similaires aux dites marques.

Le requérant invoque en particulier la marque verbale BATON DE BERGER n° 94 509 572 déposée le 1^er Mars 1994, et dûment renouvelée à son échéance.

Le nom de domaine batondeberger.com ne diffère de la marque invoquée que par la suppression de l’interstice entre les termes BATON, DE et BERGER.

Le second nom de domaine <baton-de-berger.com> en diffère quant à lui par l’adjonction de tirets placés entre les termes précités. Il s’agit de simples différences liées à des contraintes techniques propres aux adresses sur l’Internet, n’étant pas à elles seules de nature à écarter l’identité ou a tout le moins la quasi-identité des signes en cause pris dans leur ensemble, susceptible de générer une confusion dans l’esprit du public.

Il résulte d’une recherche effectuée par le requérant que le défendeur n’est titulaire d’aucun droit à titre de marque sur le signe BATON DE BERGER et n’utilise cette expression ni à titre de nom commercial ou d’enseigne.

Le défendeur entend seulement tirer profit de la réputation attachée à la marque de la requérante et ternit l’image de cette dernière compte tenu du contenu du site vers lequel les noms de domaine litigieux conduisent l’internaute.

Compte tenu de l’exceptionnelle notoriété de la marque BATON DE BERGER en France favorisée par des campagnes publicitaires massives organisées autour de la marque du requérant tant dans la presse écrite qu’à à la radio et à la télévision pour désigner des produits de grande consommation touchant un très large public, le défendeur, société française, ne pouvait ignorer l’existence de la marque BATON DE BERGER, expression qui n’évoque plus seulement la canne en bois utilisée par les bergers, mais surtout la marque du requérant désignant un saucisson.

La mauvaise foi est d’autant plus caractérisée selon le requérant que les noms de domaine litigieux servent de passerelles vers un autre site www.topdusexe.com à contenu pornographique, sur lequel on relève l’emploi de la phrase BATON DE BERGER, Y A PAS D’HEURES POUR EN SUCER, accroche directement inspirée du slogan utilisé depuis 1987 par le requérant et associée à la marque BATON DE BERGER: BATON DE BERGER, IL N’Y A PAS D’HEURES POUR EN MANGER, Ce slogan bénéficie également d’une bonne notoriété.

Le requérant ajoute qu’une telle utilisation porte une atteinte grave à la réputation de sa marque.

La société Manakel Communication n’a pas déposé d’argumentation en défense.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- le nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

- le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien fondé de l’argumentation du requérant sur ces trois points.

La requérante a fait valoir l’existence d’un certain nombre d’enregistrements de marques françaises constituées en tout ou partie de l’élément verbal Bâton de Berger ainsi que d’une marque française couvrant le slogan BATON DE BERGER, IL N’Y A PAS D’HEURE POUR EN MANGER mais n’a produit que la copie des certificats d’enregistrement et/ou renouvellement des marques suivantes :

- BATON DE BERGER n° 94 509 572 désignant les produits de la classe 29 et notamment les produits de charcuterie, déposée le 1^er mars 1994, et dûment renouvelée à ce jour;

- IL N’Y A PAS D’HEURE POUR EN MANGER n° 1394044 désignant les produits des classes 29 et 30 dont les produits de charcuterie déposée le 11 février 1987, et dûment renouvelée à ce jour.

Ces enregistrements sont néanmoins suffisants à établir les droits acquis par la société SEC SNC antérieurement à la date de réservation des noms de domaine litigieux sur les marques précitées sans qu’il y ait lieu de débattre davantage des preuves de l’existence des autres marques citées par la requérante dans sa requête.

Les noms de domaine <batondeberger.com> et <baton-de-berger.com> sont quasi-identiques à la marque précitée du requérant. Le simple retrait des espaces entre les différents éléments constitutifs de l’expression BATON DE BERGER ou l’adjonction de tirets entre les différents éléments constitutifs du nom de domaine baton-de-berger n’a pas d’incidence sur cette appréciation, ces caractéristiques typographiques résultant, comme le souligne le requérant, de contraintes techniques imposées par les différentes autorités en charge du nommage sur l’Internet.

Les experts de l’OMPI le soulignent de manière récurrente notamment dans les décisions suivantes :

- Mondial Assistance SAS c./ Visiotex S.A. – Litige OMPI n° D2003-0107

- Colle SA c./ Editions et Publicités – Litige OMPI n° D2002-1054

- Télévision Française 1, TF1 Entreprises, TF1 VIDEO c./ Christophe Delesalle – Litige OMPI n° D2002-0037

- Carrefour S.A.c./ Laretoucherie – Litige OMPI n° D2003-0587

Cette quasi-identité induit un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne manquera pas d’être ainsi indûment détourné dans sa recherche, du site du requérant. Le fait que les produits visés au libellé des marques invoquées ne présentent aucune similitude avec le contenu des sites exploités par le défendeur n’est pas de nature à remettre en cause l’application du paragraphe 4 a (i) des Principes directeurs qui n’impose pas la démonstration d’une telle similarité (Litige OMPI n° D2002-0967Electricité de France Service National (EDF) c./ Serge Pastor), (Litige OMPI n° D2001-1404Altadis c./ Marketing World on Line).

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l’intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine telles que :

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le défendeur, en ne répondant pas à la plainte, n’est pas venu contredire les arguments du requérant quant à l’absence de droits ou d’intérêt légitime de la société Manakel Communication de quelque nature que ce soit sur la dénomination BATON DE BERGER. Par ailleurs, aucun dépôt antérieur à titre de marque, ni aucun usage antérieur à titre de nom commercial ou dénomination sociale n’a été localisé, comme le démontre la recherche effectuée par le requérant.

La Commission administrative conclut donc à l’absence d’intérêt légitime ou de droits du défendeur sur la dénomination précitée, conclusion qu’elle juge appropriée en application du paragraphe 14 b) des règles précitées. Sur l’application de ce paragraphe, voir Mondial Assistance SAS c./ Visiotex S.A. – Litige OMPI n° D2003-0107.

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

i ) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission Administrative observe tout d’abord que le requérant a annexé à sa plainte un certain nombre de documents tendant à prouver la notoriété de la marque BATON DE BERGER en France.

En particulier, le requérant a remis une enquête, réalisée en décembre 2003, établissant de manière claire la notoriété dont bénéficie la marque BATON DE BERGER en France (94% des consommateurs interrogés connaissent la marque BATON DE BERGER), notoriété qui s’est encore accrue depuis l’année 2003. De plus, il apparaît que de nombreuses personnalités du monde du spectacle ont été associées aux campagnes publicitaires réalisées sur les produits portant la marque.

Il résulte également des documents annexés à la plainte que le slogan "IL N’Y A PAS D’HEURE POUR EN MANGER" utilisé depuis 1987, et accompagnant la marque BATON DE BERGER est bien connu du grand public et se place en 8^ème position dans la mémoire des français

La notoriété en France de la marque BATON DE BERGER et du slogan qui l’accompagne conduit ainsi à penser que la Société Manakel Communication, qui est une société française, ne pouvait ignorer cette marque et l’usage qui en est fait dans un domaine de produits s’adressant à un large public (Société Le Monde interactif c./ Monsieur Elphège Frémy – Litige OMPI n° D2000-0647). Loin d’être des produits confidentiels, les produits de charcuterie et en particulier les saucissons sont des produits de grande consommation.

Le fait par ailleurs que la société Manakel Communication parodie le slogan IL N’Y A PAS D’HEURE POUR EN MANGER sous la forme IL N’Y A PAS D’HEURES POUR EN SUCER renforce la conviction de la Commission quant à la mauvaise foi qui anime le défendeur en réservant et en utilisant les noms de domaine litigieux.

En effet, comme en atteste le constat d’huissier établi sur demande du requérant le 10 mars 2004, les noms de domaine litigieux "reroutent", lors de leur saisie dans un navigateur de recherche , et après l’ouverture d’une page écran flash reproduisant les termes BATON DE BERGER, vers un site pornographique "www.topdusexe com".

L’usage ainsi réalisé par le défendeur des noms de domaines litigieux qui vise à attirer les internautes vers un autre site à caractère pornographique constitue bien l’une des circonstances visées au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Il s’agit en effet de toute évidence, d’attirer à des fins lucratives les internautes vers un autre site en profitant de la notoriété de la marque du requérant et donc de la confusion qu’engendre dans l’esprit du public, l’exploitation des deux noms de domaines en cause.

Cette confusion est d’autant plus préjudiciable que le public concerné par la marque du requérant est non seulement un public d’adultes mais également de jeunes enfants et d’adolescents aux yeux desquels des images pornographiques vont être indûment portées, préjudiciant ainsi gravement à la réputation de la marque.

Les décisions du Centre ayant retenu la mauvaise foi dans de telles circonstances sont nombreuses et constantes en ce sens. La Commission invitera les parties à se référer notamment aux Litige OMPI n° D2003-592Guildinvest contre Krys, Litige OMPI n° D2002-O733Tour de Charme, S.A .R.L., Sony Music, Entertainment (Holland) B.V. et Mademoiselle Patricia Kaas contre Stars en Direct, Litige OMPI n D2003-0107Mondial Assistance SAS contre Visiotex S.A., Litige OMPI n° D2002-1048Endemol Développement contre Julien Houlier.

Aucune justification quant à de tels agissements n’a été apportée par le défendeur qui n’a pas jugé utile de contester le bien-fondé de la présente plainte.  Ce silence constitue, selon la commission, une preuve supplémentaire, si besoin est, de la mauvaise foi sous-jacente au dépôt et l’usage des noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com>.

Conformément au paragraphe 15(a) des Règles d’application, la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux Règles d’application et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable.

Ayant constaté :

- Que le requérant est titulaire de droits acquis à titre de marque en France sur les termes BATON DE BERGER ainsi que sur le slogan IL N’Y A PAS D’HEURE POUR EN MANGER et que ces marques répondent aux critères de validité posées par la loi française,

- Que le requérant a étayé sa plainte d’un certain nombre de documents tendant à prouver la notoriété de ses marques en France,

- Que la Société Manakel Communication, Société française, ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures du déposant, compte tenu de la notoriété de ces dernières en France,

- Que les noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> reproduisent de manière quasi identique les marques de la Société SEC SNC,

- Que la Société Manakel Communication n’a déposé aucune réponse en défense et de ce fait n’a fait valoir aucun droit antérieur à quelque titre que ce soit ni aucun intérêt légitime susceptible de justifier l’adoption des deux noms de domaine litigieux,

- Que la recherche effectuée par le requérant lui-même confirme que le défendeur n’est titulaire d’aucun droit antérieur sur les noms en cause,

- Qu’en enregistrant les noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> et en les exploitant en relation avec un slogan parodiant le slogan exploité de longue date par le requérant, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives les internautes sur un site à contenu pornographique, en créant délibérément une probabilité de confusion avec les marques du requérant. Que sa mauvaise foi est ainsi démontrée.

En conséquence de quoi :

la Commission Administrative, conformément aux paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des Règles d’application, décide que les noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> soient transférés au requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique

Le 19 mai 2004