iberdrolagas.com

La Demandante es Iberdrola, S.A. representada por Teresa Sobreviela, España, con domicilio en Bilbao, España.

El Demandado es D. Francisco José Astobiza Gracia, con domicilio en Zaragoza, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <iberdrolagas.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Go Daddy Software.

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de agosto de 2003. El 28 de agosto de 2003, el Centro envió a Go Daddy Software vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo 28 de agosto de 2003, Go Daddy Software envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de septiembre de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de septiembre de 2003. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 23 de septiembre de 2003.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de octubre de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En los distintos correos electrónicos intercambiados entre el Centro y el Demandado, éste ha impugnado la utilización del inglés en el escrito de demanda y como idioma del procedimiento. Sin embargo, tal y como el Centro ha señalado en sus notificaciones al Demandado, el artículo 11 del Reglamento establece que el idioma del procedimiento es el idioma del acuerdo de registro entre el demandado titular del nombre de dominio controvertido y el registrador en el que se obtuvo dicho nombre de dominio, ante lo cual es perfectamente correcta y ajustada a esta norma la presentación de la demanda en inglés.

No obstante, atendiendo a la circunstancia de que ambas partes tienen nacionalidad española y se encuentran domiciliados en España, el experto único decide dictar la presente decisión en español, de acuerdo con la facultad que le otorga el apartado a) del mencionado párrafo 11 del Reglamento. Por el mismo motivo, se admite la contestación a la demanda presentada por el Demandado en español.

Por lo que respecta a la exigencia manifestada por el Demandado de que la parte actora debía traducir al inglés los certificados de registro que aporta como prueba de sus derechos (redactados en español), este experto único no lo considera necesario teniendo en cuenta precisamente la circunstancia de que el español es el idioma materno del Demandado, y su escrito de contestación a la demanda ha sido presentado en este idioma, por lo que, sin perjuicio de que el inglés haya sido el idioma de procedimiento, la aportación de documentos en español no le genera ningún tipo de indefensión.

En relación con la petición efectuada por el demandado en su escrito en el sentido de que "el árbitro que se designe no sea natural o resida actualmente en ningún país donde tenga presencia el Demandante o el Demandado", invocando a tal efecto lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de la OMPI sobre Arbitraje, es preciso señalar que dicha disposición no es en absoluto aplicable a este expediente, habida cuenta de que no estamos en un procedimiento de arbitraje, sino en un procedimiento administrativo sui generis establecido por ICANN en la Política uniforme que se rige por su Reglamento específico, y no por el Reglamento de la OMPI sobre Arbitraje.

Tal y como se señalaba en el Caso OMPI Nº. D2001-0151:

"debe partirse de la base de que su denominación técnica y ajustada es la de procedimiento administrativo de solución de controversias".

Este procedimiento no ha sido concebido como un arbitraje propiamente dicho, ni al amparo de los principios generales que rigen o inspiran los procedimientos arbitrales a los que sí se refieren, con mayores o menores diferencias, las normativas de carácter civil vigentes en cada jurisdicción en esta materia, o aquéllas aúnen o integren esos principios en jurisdicciones más amplias como pueda ser la comunitaria.

Véase que en el propio texto de la política uniforme se llevan a cabo afirmaciones de las que claramente se deduce la naturaleza de este procedimiento, siendo el propio arbitraje, como institución jurídica distinta, objeto de una mención expresa de la que indubitadamente se deduce la no inclusión de este procedimiento en esa categoría.

En el punto 3 se contempla la cancelación, cesión o cambio respecto de cualquier nombre de dominio si se da, entre otras, la siguiente circunstancia:

"b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente por la que se exija la adopción de dichas medidas".

Por su parte, el punto 5 relativo a "otros tipos de controversias y litigios" señala expresamente que "las demás controversias entre Vd. y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio, que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio, se resolverán entre Vd. y dicha parte mediante una acción ante los Tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".

Queda, por tanto, constancia de que es la propio "Política Uniforme" la que excluye expresamente la posibilidad de incardinar el procedimiento administrativo que regula dentro de la categoría del arbitraje a la que se refieren las disposiciones invocadas por el demandado".

La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca en España para el distintivo IBERDROLA, alguno de ellos junto con un logo característico. Los registros de los que es titular la demandante han quedado debidamente acreditados mediante las copias de los certificados de registro aportadas con el escrito de demanda.

De entre estos registros, cabe destacar el registro de marca español número 1.638.967 IBERDROLA concedido el 2 de marzo de 1993 para distinguir "servicios de comunicaciones" en la clase 38.

Por otra parte, es de hacer notar que la marca IBERDROLA se corresponde con la propia denominación social de la demandante, IBERDROLA, S.A., y que ésta es notoriamente conocida en toda España al ser una de las principales compañías eléctricas y abastecer de este servicio a buena parte de la población española, todo ello con una importante presencia en los medios de comunicación.

El demandado obtuvo el nombre de dominio <iberdrolagas.com> el 5 de octubre de 2000.

No es posible acceder a ningún sitio web "www.iberdrolagas.com".

- IBERDROLA es una compañía eléctrica con más de cien años de experiencia, que presta sus servicios a 16.000.000 de usuarios, más de 9 millones de ellos en España. Esta actividad fue prestada anteriormente bajo las denominaciones HIDROELÉCTRICA IBERICA e IBERDUERO, constituyéndose IBERDROLA, S.A. el 1 de noviembre de 1992.

- La Demandante invoca su titularidad sobre numerosos registros de marca, si bien únicamente acredita documentalmente los correspondientes a sus registros de marca en España.

- El nombre de dominio controvertido IBERDROLAGAS resulta confundible con las marcas IBERDROLA de la demandante, dado que se trata de una simple combinación de dicha marca IBERDROLA con la palabra genérica "gas".

- El Demandado no ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y, dada la notoriedad de la marca IBERDROLA, solamente cabe concluir que el nombre de dominio fue registrado y ha sido usado de mala fe.

Por todo ello, el Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <iberdrolagas.com>.

Además de manifestar en la correspondencia intercambiada con el Centro las objeciones ya expuestas en el apartado 3 sobre el idioma del procedimiento y sobre la nacionalidad del Experto Unico que había de dictar resolución, el Demandado alega lo siguiente en su escrito de contestación a la demanda:

- Que el nombre de dominio <iberdrolagas.com> se registró como dirección de Internet para albergar un proyecto de empresa denominada "Ibérica de Droguetes, Lanas y Gasas, S.L.", dedicado a la venta de productos textiles, proyecto que se encuentra actualmente parado.

- Que, en consecuencia, el dominio iberdrolagas no puede considerarse como la unión de la marca IBERDROLA y la palabra GAS, sino que nace de la combinación de las letras iniciales de cada palabra de la mencionada denominación "Ibérica de Droguetes, Lanas y Gasas, S.L.".

- Que la demandante únicamente comenzó sus actividades referidas al gas en el año 2002, en fecha posterior, por tanto, al registro del nombre de dominio.

- Que ha actuado en todo caso de buena fe, y que la obtención de los nombres de dominio genéricos como el que nos ocupa no están sujetos a marca, por lo que la titularidad sobre una marca registrada no da preferencia ni derecho alguno para obtener el correspondiente nombre de dominio.

El apartado 15.a) del Reglamento recomienda al Experto la decisión de la demanda sobre la base de: 1) las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, 2) lo dispuesto en la Política uniforme y en el propio Reglamento y, 3) de acuerdo cualesquiera reglas y principios del Derecho que el Panel considere aplicables. En este último sentido, teniendo en cuenta la común nacionalidad y residencia españolas de Demandante y Demandado, son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política uniforme, las leyes y principios del Derecho español.

Los presupuestos establecidos en el apartado 4.a) de la Política uniforme para la estimación de la demanda son los siguientes:

El nombre de dominio controvertido es <iberdrolagas.com>, mientras que las marcas registradas esgrimidas por la demandante tienen como denominación IBERDROLA.

Efectuando, pues, una comparación entre ambas denominaciones (y exclusión hecha, claro está, del sufijo genérico .com) puede apreciarse que sí concurre una similitud susceptible de generar confusión, pues efectivamente el nombre de dominio reproduce íntegramente la marca IBERDROLA añadiéndole el vocablo GAS, de significado evidente en español, siendo destacable que dicho vocablo es además comúnmente utilizado en el sector energético al que pertenece la Demandante.

Al respecto cabe recordar lo establecido en el Caso OMPI Nº. D2000-0477:

Así pues, concurre el primero de los requisitos establecidos en la Política uniforme para la estimación de la demanda.

A este respecto en su contestación el demandado alega que el nombre de dominio <iberdrolagas.com> se correspondía a la denominación de la empresa "Ibérica de Droguetes, Lanas y Gasas, S.L." que tenía previsto establecer, y en su escrito acompaña copia de una certificación del Registro Mercantil Central español que acredita la reserva a su nombre de dicha denominación social.

Sin embargo, a juicio de este Experto Unico tales circunstancias no permiten acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y ello por las siguientes circunstancias:

1) Según ha tenido ocasión de verificar este Experto en la base de datos del Registro Mercantil Central español, como consecuencia de tales alegaciones, la sociedad "Ibérica de Droguetes, Lanas y Gasas, S.L." nunca fue constituída, por lo que el Demandante no hizo uso de la certificación solicitada supuestamente a tales efectos.

2) En todo caso, la solicitud de dicha certificación se produjo en diciembre de 2001, más de un año después, por tanto, de la fecha de registro del nombre de dominio, por lo que no acredita los posibles derechos o intereses sobre la denominación en el momento del registro del nombre de dominio. Además, teniendo en cuenta que ya en el primero de los correos electrónicos enviados por el Demandado al Centro en este procedimiento se reconoce que la Demandante había establecido contacto con él hace algunos años en relación con este nombre de dominio, podría ser razonable pensar que la citada certificación fue solicitada al Registro Mercantil Central como el solo efecto de poder invocar en su momento como justificación del registro de dominio una supuesta intención de constituir una sociedad cuyas siglas casualmente coincidieran con el nombre de la Demandante.

3) Pero sobre todo es de hacer notar que la propia notoriedad de la marca IBERDROLA, que sin ninguna duda el Demandado no podía desconocer, no permite otorgar credibilidad a su alegación de buena fe al adoptar como nombre de dominio la denominación controvertida. En tal sentido, no resulta razonable pensar que pudiera existir un interés de buena fe por parte del Demandado sobre la denominación IBERDROLAGAS, dado el evidente riesgo de confusión con la Actora que tal denominación implicaba.

4) Por lo demás, cabe señalar, según ha sido apuntado, que el nombre de dominio no está siendo usado en la actualidad, por lo que no responde a ningún uso legítimo y leal, comercial o no comercial.

Por consiguiente, el Experto considera que el Demandado no ha acreditado la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio que nos ocupa.

Es imprescindible partir de la circunstancia de que la marca IBERDROLA de la Demandante, y su propia denominación social Iberdrola, S.A., son notoriamente conocidas por la generalidad del público consumidor español, por lo que resulta imposible concebir que el Demandado solicitara el nombre de dominio <iberdrolagas.com> sin ser consciente de el riesgo de asociación que dicho dominio conlleva con respecto a la Demandante, como ya se ha apuntado.

A este respecto, además de que IBERDROLA constituya una marca notoria en toda España, cabe señalar que, tal y como pone de manifiesto el propio Demandado, él nació y se formó educativa y profesionalmente en Bilbao, ciudad española en la que precisamente la Demandante tiene su sede. De hecho, Iberdrola es una de las mayores y más emblemáticas sociedades domiciliadas en esa ciudad.

Tal y como se señala en la decisión del Caso OMPI Nº. D2000-0018, y se recuerda entre otras en la adoptada en el Caso OMPI Nº. D2001-0496, el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria es constitutivo de mala fe, debiendo señalarse que ni siquiera el especial grado de discernimiento que se supone a los usuarios de Internet permite desconocer el grado y problema que supone el registro de nombres de dominio equivalentes a marcas notorias por quienes no son los titulares de éstas.

Por lo demás, procede destacar al respecto que la vigente Ley de Marcas española de 2001 permite específicamente al titular de una marca registrada prohibir a un tercero la utilización del signo como nombre de dominio.

Finalmente, como se ha señalado el nombre de dominio no se corresponde con ninguna página web activa. La tenencia pasiva constituye, según interpretación consagrada por numerosas decisiones emanadas también del Centro de Arbitraje, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestión (Caso OMPI Nºs. D2000-0464, D2000-0003, D2000-0239, D2000-1402 y D2001-0498 entre otras), sobre todo en casos como el presente, en el que el Demandado es consciente, dada la notoriedad de la marca, de que tal tenencia pasiva implica un impedimento efectivo para que el legítimo titular del distintivo pueda usarlo como nombre de dominio. En el reciente Caso OMPI Nº. D2003-0602 se señala al respecto lo siguiente:

"The Complainant has also put forward a persuasive case that the Respondent’s passive holding of the domain names amounts to use in bad faith. The notion that inaction can constitute use at all seems flawed at first, since it runs counter to the ordinary meaning of "use" as the positive application of something to an advantageous purpose. Nevertheless, "use" can also mean the holding of something as a means of accomplishing or achieving some purpose (The Concise Oxford English Dictionary, 10^th Ed., 2002, pg. 1579). When defined in this way, the concept of "use" easily accommodates the passive holding of domain names. Domain name registrations are exclusive rights, and their holders achieve the exclusion of all others from the registration of identical domain names, simply by virtue of their holding. Passive holding of domain names therefore comfortably falls within the dictionary definition of "use."

El Panel, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido por el párrafo 4. a) de la Política uniforme también concurre en el presente supuesto.

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <iberdrolagas.com> sea transferido al Demandante