realmadridshop.com

La Demandante es Real Madrid Club de Fútbol, con domicilio en D. Antonio Vázquez, C/ Concha Espina, nº1, España, España.

La Demandada es Tk y C Sports Media, S.L., con domicilio en C/ Rafael Bergamín 11, 6-B, España, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <realmadridshop.com>.

El registrador del nombre de dominio es Network Solutions, Inc. Registrar.

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de febrero de 2003 (acuse de recibo del Centro del 18 de febrero). El 18 de febrero de 2003, el Centro envió a Network Solutions, Inc. Registrar via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Network Solutions, Inc. Registrar envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de febrero de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de marzo de 2003. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de marzo de 2003 (acuse de recibo del Centro de fecha 19 de marzo), habiendo dirigido previamente el Demandado correo electrónico al Centro solicitando ayuda en relación con los trámites procesales necesarios para dar curso a la contestación (correos electrónicos de 13 de marzo y de 14 de marzo).

El Centro nombró a José Carlos Erdozaincomo miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de marzo de 2003, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Se ha de partir de los siguientes hechos que se consideran probados.

El demandante es titular de la marca "Real Madrid", así como de un número amplio de marcas incluyendo la palabra "Real Madrid". Dichas marcas son nacionales, comunitarias y también internacionales (Documentos 5 a 8 de la demanda). Los registros marcarios más antiguos datan de 1966, siendo que el dominio disputado fue registrado en 1998.

La marca "Real Madrid" tiene un carácter renombrado, puesto de manifiesto por los cien años de su trayectoria, la amplitud de los títulos ganados (Documento 10 de la demanda) y la importancia que tiene en las noticias diarias de la prensa deportiva. En concreto, se le ha denominado "Mejor equipo del siglo" (Documento 9 de la demanda).

El demandante es, asimismo, titular de numerosos nombres de dominio (Documento 11 de la demanda).

El demandado ha sido requerido por el demandante para el cese del uso del dominio disputado.

Según el demandante, el demandado registró el nombre de dominio en 1998, en un momento de gran notoriedad del nombre del equipo blanco en el mundo deportivo e informativo. Tiene interés el demandante por Internet y por el comercio electrónico, estimando que el hecho de que el nombre de dominio lo tenga en la actualidad el demandado le obsta a desarrollar su legítima actividad comercial a través de la red, haciendo creer a los internautas, al teclear el nombre de dominio, que el demandado guarda algún tipo de relación comercial con el demandante, o que es el lugar oficial del Real Madrid o uno patrocinado por el demandante. Que, asimismo, en reiteradas fechas envió comunicaciones al demandado exigiéndole el cese del uso del signo distintivo Real Madrid y comprometerse por escrito y de forma fehaciente a no realizar en el futuro actividad alguna que atentase contra los derechos e intereses del Real Madrid. Que el administrador único del demandado es titular de la marca "Royal shop", siendo éste el título de la página web a la que redirecciona el dominio disputado. Que el demandado está usando de manera ilegítima la marca "Real Madrid". Que los datos de contacto técnico, administrativo y de facturación son los mismos en los dominios <realmadridshop.com> y <decibertiendas.com>, siendo éste el sitio al que se redirecciona la página web primeramente mencionada. Que el demandado pretende aprovecharse del prestigio del demandante a través del uso ilícito de la marca y del logo del Real Madrid. Que el nombre de dominio es idéntico a las marcas de las que es titular el demandante.

Según el demandado, en ningún momento ha tratado de inducir a la confusión en el público, puesto que no se ha publicado la página web como página oficial del club. Que la página web correspondiente al dominio se usa como foro para la afición y como apoyo virtual a la demandada. Que la demandante ha tenido una actitud avasalladora y hostil frente a la demandada, impidiendo cualquier tipo de acuerdo amistoso, pretendiendo solamente eliminar del mercado cualquier tipo de posible competencia comercial. Que el demandante posee ya gran número de dominios a través de los cuales puede acceder sin problemas a Internet, por lo que no tiene una necesidad real de uso del nombre de dominio disputado. Que el demandado no ha registrado el dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el dominio al demandante o a un competidor, ni impedir que el demandante lo utilice, ni para perturbar la actividad comercial del demandante, ni para atraer usuarios a su sitio.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento permite que el Panel Administrativo resuelva la Demanda sobre la base de las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dado que tanto demandante como demandado son residentes en el mismo territorio, y de acuerdo con los casos resueltos por el Centro, entiendo aplicables las normas de Derecho español (Casos D2000-0001 y D2000-0896), sus principios jurídicos y su jurisprudencia, debiendo ser el castellano la lengua de la presente decisión.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas por las partes, en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

A la vista de los registros de marca de los que es titular el demandante y del nombre de dominio, estimo que, efectivamente, se da el requisito de la similitud hasta el punto de causar confusión, ya que el añadido de la palabra "shop" (tienda en inglés) no añade especificidad alguna al conjunto del nombre usado, siendo, además, predominante el uso de la palabra "real madrid" en comparación con la palabra "shop".

Por consiguiente, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

A mi juicio, carece el demandado de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio, ya que, por un lado, el propio demandante niega haber concedido cualquier autorización o licencia de uso en relación con las marcas "Real Madrid" o variantes de éstas al demandado: por consiguiente, el uso de la palabra o signo distintivo "Real Madrid", coincidente, hemos de recordar, con diversos registros marcarios a favor del demandante, se hace de forma ilegítima. Por otro lado, el demandado no ha acreditado tener ningún derecho de marca registrado que incluya la palabra "Real Madrid", ni cualquier otro derecho identificativo similar. La ausencia de cualquier registro legítimo a favor del demandado conlleva la práctica negación de la existencia de derechos o intereses de los que pueda hacerse valer para sostener lo contrario.

En consecuencia, concurre y se ha probado la existencia del requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

En cuanto al registro, creo probado a la luz de las pruebas aportadas por la demandante, que el demandado conocía de la existencia del nombre "Real Madrid" en el momento del registro del dominio disputado, impidiendo desde ese mismo momento al demandante la práctica del comercio electrónico a través del concreto nombre de dominio objeto de discusión. Hay que recordar que, aunque el demandante sea titular de otros nombres de dominio por medio de los cuales pueda llevar a cabo comercio electrónico, ello no permite a los terceros registrar libérrimamente nombres de dominio que coincidan o incluyan de forma significativa nombres coincidentes con marcas propiedad de terceros. Permitir otra cosa equivaldría a dar carta de naturaleza a la práctica de registro de nombres de dominio que fuesen variación de marcas renombradas o no.

Por otra parte, es de destacar que la reciente Ley de Marcas de 2001 (España) incluye y sanciona el supuesto de que un nombre de dominio sea registrado (con independencia de que sea de primer nivel o local) de manera tal que suponga uso de marca renombrada o notoria. Lógicamente, ese es el caso, ya que ha sido probado que la marca "Real Madrid" constituye una marca notoria o renombrada en ese sentido. Por lo tanto, el uso del nombre de dominio, coincidente sustancialmente con una marca del demandante (al menos), implica un uso de marca no autorizado ni permitido por la ley, siendo ese, además, un principio inmanente en la Política Uniforme.

Dado, por último, el tipo de negocio al que se dedica el demandado, y el hecho de que la distribución de productos con la marca "Real Madrid" está sujeta a la conclusión del oportuno contrato de licencia y distribución, el permitir al demandado la continuación del uso del nombre de dominio significaría convalidar un uso potencialmente fraudulento, en la medida en que se podría hacer creer a los usuarios de la página que existe algún tipo de relación entre el demandante y el demandado (pudiendo hacer responsable al demandante de defectos en la cosa vendida), y un uso realmente infractor de los derechos de marca del demandante.

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <realmadridshop.com> sea transferido al Demandante.