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Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Gallego, S.A. v. José Antonio Catoira Vázquez.

Caso No: D2002-0269

1.1 Demandante: Banco Gallego, S.A., con domicilio social en Santiago de Compostela (La Coruña), nº 15 (CP 15704), España,

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es el Director de la Asesoría Jurídica, de la parte demandante Banco Gallego, S.A., D. Antonio Reija Doval.

1.2 Demandado: D. José Antonio Catoira Vázquez, con domicilio en Catoira (Pontevedra) (CP 36612), España.

2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancogallego.com> cuya fecha de registro es el 21 de noviembre de 2000, como puede comprobarse por la información facilitada por la Autoridad de Registro Core Internet Council Of Registrars en la verificación registral efectuada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro".

2.2 La entidad registradora del nombre de dominio <bancogallego.com> es Core Internet Council of Registrars.

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en adelante la "Política", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada por vía electrónica ante el Centro, el día 25 de marzo de 2002, acusándose recibo por el Centro, el día 26 de marzo.

3.2 La verificación registral se efectuó el 3 de abril de 2002, y el 4 de abril de 2002, se notificó la demanda al demandado, presentándose escrito de contestación el 19 de abril en forma impresa y por vía postal, acusándose recibo de la misma el 26 de abril, no recibiendo en ningún momento copia del escrito de contestación en vía electrónica.

3.3 Finalmente, conforme a la petición de la demandante de que la disputa fuera decidida por un Panel compuesto por un solo Miembro y, no oponiéndose a ello el demandado, el Centro se dirigió a María Baylos para invitarle a servir como único Miembro del Grupo de Expertos en el actual procedimiento.

3.4 Enviada la correspondiente declaración de imparcialidad e independencia, el Centro designó a María Baylos como único panelista, el 7 de mayo de 2002, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y días después, copia completa impresa de todo el expediente.

3.5 Idioma del procedimiento. Teniendo en cuenta que la demanda se ha presentado en español, que el demandado solicita tal lengua para el procedimiento, que los documentos presentados están redactados en español y que ambas partes son de nacionalidad y residencia españolas, entiende el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, que éste debe ser el idioma del procedimiento.

4. Antecedentes de hecho

4.1 La demandante es la sociedad española Banco Gallego, S.A., constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social de Banco De Hijos De Olimpio Pérez S.A. en escritura de 3 de mayo de 1957.

Mediante escritura otorgada el día 23 de noviembre de 1987, absorbió al Banco De Credito De Inversiones, S.A., adoptando su actual denominación de Banco Gallego, S.A.

Finalmente, mediante escritura de 2 de diciembre de 1998, y tras la fusión del Banco Gallego, S.A. con el Banco 21, S.A., la denominación de la sociedad resultante pasó a ser Banco Gallego, S.A.

Por medio de certificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, esta entidad acredita en su documento número 5, la titularidad de la marca denominativa, número 1.785.477 Banco Gallego en la clase 38, solicitada el día 21 de octubre de 1993.

Asimismo, la demandante mantiene en su demanda, sin llegar a acreditarlo, poseer la titularidad de otras numerosas marcas denominativas y mixtas en numerosos países, que contienen o están constituidas por la denominación BANCO GALLEGO. Se sostiene del mismo modo, poseer la titularidad sobre otras marcas denominativas comunitarias registradas en diversas clases con la indicación, BANCO GALLEGO.

La demandante es titular de los nombres de dominio: <bancogallego.es>, <bancgallego.com>, <bancogallego.net>, <bancogallego.info>, <bancogallego.org>, <banco-gallego.com>, <banco-gallego.net>, y <banco-gallego.org>

El día 11 de septiembre de 2001, la sociedad Banco Gallego, S.A., dirigió carta al demandado D. José Antonio Catoira Vázquez, comunicándole los derechos de marca que ostenta sobre la denominación BANCO GALLEGO, instándole a ceder el nombre de dominio, <bancogallego.com>, por él registrado en favor de la mencionada entidad. El mismo día 11 de septiembre, el demandado contestó la mencionada carta, oponiéndose a la cesión solicitada.

4.2 El demandado, D. José Antonio Catoira Vázquez, contestó a la demanda el día 19 de abril de 2002, remitiendo su escrito por vía postal, oponiéndose a la misma con los argumentos que más adelante se expondrán.

Su domicilio está situado en Pontevedra, España, Calle Barral nº 7 y es el titular actual del nombre de dominio cuya transferencia se solicita en la demanda.

La entidad demandante mantiene en su demanda,

- Que es una entidad mercantil constituida en 1957, con domicilio social en Santiago de Compostela (La Coruña).

- Que la entidad Banco Gallego, S.A., según la clasificación nacional del Banco de España, acreditado en virtud del documento número 4 de la demanda, es considerada como una entidad bancaria integrada dentro de la categoría de "resto de los medianos".

- Que tiene 140 sucursales bancarias en el territorio de la Comunidad de Galicia y 14 en la Comunidad de Madrid, siendo en la Comunidad gallega, una entidad financiera de referencia.

- Que es titular, de la marca nacional española denominativa número 1.785.477, "BANCO GALLEGO", registrada en la clase 38, según consta en el documento número 5.

- Que es titular también de otras marcas, cuya titularidad no acredita por entender que no es preceptivo y resulta demasiado gravosa la obtención de los correspondientes certificados, y haber acreditado ya la titularidad de la primera marca reseñada: estas marcas son denominativas "BANCO GALLEGO", registradas en España para las clases 16, 36, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42; marca mixta, integrando la denominación BANCO GALLEGO, y un determinado gráfico registrada en España y otros países para diversos productos y servicios; marca comunitaria denominativa BANCO GALLEGO registrada para las clases 16, 36, 35 y 42.

- Que tiene presencia activa en la red a través de los siguientes dominios:<bancogallego.es>,<bancgallego.com>,<bancogallego.net>,<bancogallego.info>, <bancogallego.org>, <banco-gallego.com>, <banco-gallego.net>, <banco-gallego.org>

- Que ha venido haciendo numerosas campañas publicitarias y patrocinando eventos, convirtiendo a la marca "BANCO GALLEGO" en una marca notoria en el territorio de la Comunidad de Galicia, como consta fehacientemente en el documento número 6 de la demanda.

- Que entre el nombre de dominio <bancogallego.com> y la marca "BANCO GALLEGO", no puede apreciarse ninguna diferencia, con lo que la adopción de dicho dominio, es susceptible de crear confusión en los consumidores sobre la identidad del titular.

- Que el titular del nombre de dominio en cuestión, no tiene derechos o intereses legítimos sobre éste, pues no le identifica, ni como persona física, pues tampoco es conocido corrientemente por el nombre en controversia, ni por su eventual actividad comercial.

- Que el registro ha sido realizado con mala fe, en cuanto que el demandado no hace un uso legítimo y leal o no comercial del dominio ni lo usa de ninguna forma, sin que haya hasta el momento siquiera realizado preparativos serios tendentes a su utilización.

- Que el registro que ha llevado a cabo el demandado de <bancogallego.com> tiene como único objeto el de lucrarse por la venta del mismo, o impedir el acceso a la red del legítimo propietario de la marca "BANCO GALLEGO".

- Que debido a las circunstancias que rodean al asunto, en cuanto al domicilio y nacionalidad española comunes, es de aplicación la Legislación española. La normativa aplicable sería el artículo 34.3 e) de la Ley 17/2001 de Marcas, en cuanto establece el derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso del signo en las redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

- Que asimismo, el artículo 30, en relación al apartado 2d) del artículo 31 de la Ley 32/1988, otorga al titular de una marca el derecho exclusivo para utilizarla a efectos publicitarios.

- Que la marca "BANCO GALLEGO", debe disfrutar de la protección reforzada que el Convenio de París y los Acuerdos ADPIC, conceden a las marcas notorias y renombradas, pues la mencionada marca goza en la Comunidad de Galicia de una alta notoriedad entre el público destinatario de los servicios financieros.

- Que considerando la notoriedad de la que goza la marca en Galicia, junto al hecho de que el demandado tenga su domicilio en dicho territorio, debe tenerse como evidente el previo conocimiento y consecuente mala fe, con la que el demandado ha actuado al registrar un nombre de dominio idéntico.

El demandado, José Antonio Catoira Vazquez, ha contestado a la demanda señalando,

- Que la entidad Banco Gallego S.A., desde su fundación en 1957, hasta el año 1998, ha venido cambiando sucesivamente de nombre.

- Que la presencia de la entidad demandante en la Comunidad de Galicia, ha empezado a promoverse recientemente, siendo una de las entidades financieras gallegas menos conocidas.

- Que la marca mixta que afirma tener la demandante, constituida por la denominación BANCO GALLEGO y un determinado gráfico, para clase 36, nunca ha sido utilizada por el demandado, pues en la página de acceso de su nombre de dominio tiene como único contenido sus datos personales y su dirección.

- Que no tiene sentido arrebatarle la titularidad de su nombre de dominio <bancogallego.com> cuando la demandante basa su derecho de marca en un registro en territorio español y además posee una página a través del nombre de dominio <bancogallego.es> y es titular de otros muchos nombres de dominio que no usa, como <bancgallego.com>, <bancogallego.net> <bancogallego.info>, <bancogallego.org>, <banco-gallego.com> <banco-gallego.net>, <banco-gallego.org>

- Que muchos de los dominios de la demandante no estaban registrados cuando registró su dominio <bancogallego.com> y él podía haberlos registrado por lo que es evidente que quien tiene ánimo acaparador no es él sino la demandante que se ha apropiado de dos palabras de uso común, como son banco y gallego, a las que tienen derecho todos los gallegos.

- Que por lo que no accedió a la petición de cesión del nombre de dominio que le hizo la demandante en carta de 11 de septiembre, fue por el tono amenazante e irrespetuoso que tenía esta carta y porque está en su derecho de defender el registro por el que ha pagado el precio correspondiente.

- Que no hay identidad entre la marca "BANCO GALLEGO", y el nombre de dominio <bancogallego.com>

- Que por el hecho de ser propietario del nombre de dominio posee derechos e intereses legítimos respecto al mismo y que al ser gerente de una pequeña empresa, en cualquier momento puede hacer una oferta de los bienes o servicios que desee, sin mala fe alguna.

- Que no ha existido un registro ni uso de mala fe, puesto que están perfectamente identificados sus datos personales en la página del nombre de dominio en cuestión y no tiene ánimo de lucro.

El artículo 15.a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento".

- De acuerdo con cualesquiera reglas y Principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y la demandada, son de especial atinencia, junto con "el Reglamento" y "Política", las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la demanda sea admisible:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante ha demostrado mediante su documento número 5 poseer la titularidad de la marca nacional española denominativa número 1.785.477, "BANCO GALLEGO", registrada en la clase 38.

La existencia de un registro de marca es suficiente para el examen de este primer requisito. No se tendrán en cuenta las demás marcas que alega la demandante puesto que no se acredita su existencia y titularidad.

En el ejercicio de la estimación del eventual riesgo de confusión existente entre una marca y un nombre de dominio, por identidad o semejanza, se han de tener en cuenta las características peculiares de Internet, que determinan ciertas singularidades en cuanto a los criterios clásicos establecidos para la comparación entre marcas.

En este sentido, el principio de especialidad, elemento básico en derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca sólo extiende sus efectos para la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciación de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la Red.

Asimismo, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en éste de los elementos .com, .es, .org, etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones del Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.

Por estas razones, es por lo que el presente Panel no puede acoger las afirmaciones del demandado en cuanto a la falta de identidad entre el dominio <bancogallego.com> y la marca "BANCO GALLEGO" de la demandante, sino que hay que considerar idénticos los términos caracterizadores de ambos. Tampoco pueden tenerse en cuenta las alegaciones respecto a que la demandante se está apropiando de unos términos que podrían ser utilizados por cualquiera que residiera en Galicia, pues, a los efectos de este procedimiento, lo que consta es que existe una marca a favor de la demandante, concedida y en vigor, que le otorga unos derechos exclusivos sobre la denominación registrada. Este no es el ámbito adecuado para juzgar si la marca debió ser o no concedida. Además, es habitual que los Bancos tomen el nombre del lugar donde tienen su origen y registren tales denominaciones como marcas,

Se concluye, por tanto, que se cumple la primera exigencia contenida en el artículo 4.a)i) de la "Política".

La entidad demandante, Banco Gallego S.A. mantiene que la parte demandada carece de interés o derecho legítimos por cuanto éste no tiene ninguna relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, y no tiene relación alguna con la identificación de su titular.

El demandado afirma que su derecho o interés devienen directamente de la propiedad del mismo nombre de dominio.

Sin embargo, el demandado ha de entender que no se puede registrar cualquier vocablo como nombre de dominio aunque éste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros. Las reglas de la "Política" exigen la prueba de ese derecho o interés a través de la concurrencia de circunstancias que lo justifiquen, algunas de las cuales se encuentran relacionadas en el artículo 4.c) de la "Política". Es evidente que el mero registro en sí mismo, no genera derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado.

El demandado no alega ni justifica mas que la existencia del registro a su nombre, a cambio de un precio, pero no puede olvidar que al solicitar dicho registro no se hizo comprobación de posibles derechos de terceros sino que en el contrato de registro el propio solicitante se responsabilizó de que no colisionaba con ningún otro posible derecho.

Todo ello demuestra la inexistencia de derecho o interés legítimo y, por tanto, el cumplimiento del requisito contenido en el artículo 4.a)ii) de la "Política".

Es evidente que para juzgar de la mala fe en el registro, un elemento primordial es que el demandado tuviese conocimiento de la previa existencia de la demandada y sus derechos sobre la denominación BANCO GALLEGO. La demandante alega el evidente conocimiento que el demandado poseía de la marca "BANCO GALLEGO", a la hora de realizar el registro del nombre de dominio objeto del presente procedimiento, mucho más teniendo en cuenta que el domicilio del demandado se encuentra en Pontevedra, (Galicia), y la fuerte presencia que la entidad financiera ostenta en Galicia.

Asimismo, Banco Gallego S.A. viene a acreditar en virtud del documento número 6 de su demanda, la importante inversión publicitaria que ha venido desarrollando desde al menos el año 1999, (un año antes de realizarse el registro del nombre de dominio en litigio).

En este caso, no parece probable que el demandado no conociera la existencia de la demandada cuando registró el dominio pues era ya un Banco sólidamente implantado en la misma Comunidad Autónoma donde reside el demandado. Además, el demandado en ningún momento llega a plantear en su contestación el hecho de no conocer anteriormente la la demandante y su denominación, sino que se limita a cuestionar los derechos que la entidad bancaria tiene sobre la denominación BANCO GALLEGO, lo cual, como ya se ha indicado, no puede ser objeto de este procedimiento administrativo.

Es de destacar por otro lado, la falta de relación que la mencionada denominación tiene con la persona del demandado. Por el contrario, éste ha elegido la de una entidad bancaria que sin duda conocía, por lo que tal elección no puede ser fruto de la casualidad sino obtenida por el atractivo que esta marca ya tenía, para ser más fácil desarrollar, en su caso, una futura página con una denominación conocida para los navegantes.

Es importante señalar que la actual Ley española de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en vigor desde el 9 de diciembre para determinados preceptos, entre ellos los referidos al contenido del derecho del titular de una marca registrada, faculta a este titular a impedir que se registre su marca como signo para distinguir nombres de dominio. Pero es que también al amparo de la anterior Ley de Marcas de 1988, vigente en el momento del registro del dominio impugnado, se podía prohibir por el titular de la marca registrada la presencia del signo en la red, sin su consentimiento, ya que ello supone hacer publicidad del mismo y esta facultad estaba reservada en exclusiva al titular del registro, existiendo Resoluciones judiciales españolas que así lo declaran.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que, siendo ambas partes de nacionalidad y residencia españolas, han de tener presente que la actuación concurrencial en el mercado ha de estar presidida por la buena fe, como proclama el artículo 6 de la Ley española de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Para considerar que una conducta es contraria a la buena fe no ha de juzgarse la intencionalidad del sujeto que la realiza sino que ha de tratarse de una actuación que no obedezca a los estándares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe. Y, en este caso, no es objetivamente acorde con la buena fe registrar un nombre de dominio idéntico a una marca registrada anterior, sin consentimiento de su titular.

Concluimos por tanto, que el registro del nombre de dominio <bancogallego.com> se ha realizado con mala fe, a los efectos de las reglas de la "Política".

Como se ha venido manteniendo en numerosas decisiones del Centro, es difícil llegar a apreciar buena fe en el uso, cuando se ha concluido de forma previa la existencia de mala fe en el registro y falta de derecho o interés legítimo en el mismo.

En efecto, aunque se exija en las reglas de la Política la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso, es indiscutible que ambos extremos están indisolublemente unidos, pues en la mayoría de las situaciones, el registro de mala fe, se acompañará consecutivamente con el uso también de mala fe.

Sin embargo, es siempre necesario analizar las circunstancias específicas que pueden llevar a entender la concurrencia de mala fe en el uso posterior.

De esta forma, el hecho de haber mantenido inactiva la página del nombre de dominio en cuestión desde su fecha de registro y no existir ningún preparativo para desarrollarla, como manifiesta el demandado, representa un comportamiento que puede entenderse, en conjunción con la falta de derechos e intereses legítimos, como causa probatoria de mala fe en el uso. La tenencia pasiva de un nombre de dominio, sin la concurrencia de derechos legítimos sobre el mismo, implica un uso de mala fe en la medida en que se está privando conscientemente el acceso a la red en el primer nivel registrado por el demandado, de esa determinada representación de la marca del titular del derecho.

El Panel entiende, por tanto, que se cumple el tercer requisito contemplado en el artículo 4.a) iii) de la "Política" respecto al registro y uso de mala fe del dominio.

En base a todas las circunstancias y fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que la demandante ha probado la concurrencia de los tres requisitos contemplados en el artículo 4.a) de la "Política" y, en consecuencia, ordena la transferencia del registro del nombre de dominio <bancogallego.com> a la demandante Banco Gallego S.A.