Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

La Demandante es la sociedad Zuatzu Parque Empresarial-Zuatzu Empresa Parkea, S.A., con domicilio social en 20018 Donostia – San Sebastián, Zuatzu Kalea, 1 – Edificio Ulia, Planta 1ª, Local 4, España. Según los datos obrantes en la base de datos whois, los datos del Demandado son World Wide Web Ibercom, S.L., con domicilio en 20018 Donostia – San Sebastián, Zuatzu Kalea, Edificio Easo, Planta 2ª, Local 8, España.

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <zuatzu.com>, <zuatzu.net> y <zuatzu.org>.

La entidad registradora de los citados dominios es iHoldings.com.Inc., dba DotRegistrar.com.

El Demandante presentó una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 28 de noviembre de 2001 por medio de correo electrónico (acuse de recibo del Centro en fecha de 29 de noviembre de 2001), llegando al Centro en fecha de 4 de diciembre de 2001 por correo postal ordinario.

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 30 de noviembre de 2001, solicitando determinada información en relación con los nombres de dominio cuestionados. La solicitud fue contestada positivamente por dicha entidad en  fecha de 3 de diciembre de 2001, confirmando el Registrador: (i) que no le había llegado una copia de la demanda interpuesta por el Demandante; (ii) que los nombres de dominio disputados habían sido registrados ante el Registrador; (iii) que el demandando constaba como titular de dichos nombres de dominio; (iv) los datos de contacto administrativo y demás necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (v) que la Política Uniforme es aplicable; (vi) que los nombres de dominio estaban en estado "on hold"; (vii) que la lengua del registro es el inglés; y (viii) que el demandado se había sometido a la jurisdicción del lugar donde el Registrador tiene sus oficinas principales.

La demanda fue notificada al Demandado el 5 de diciembre de 2001, por correo ordinario, por fax (demanda sin anexos) y por correo electrónico (demanda sin anexos), dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador, pero en ambos casos a través del correo electrónico (demanda sin anexos).

En fecha de 3 de enero de 2002, el Centro dirigió a las partes un escrito por el que se ponía de manifiesto la falta de personación del Demandado y la correspondiente ausencia de contestación a la Demanda, especificándoles las consecuencias que de ello se podrían derivar, de acuerdo con el Reglamento y la Política Uniforme.

En fecha de 17 de enero de 2002, se notificó a las partes el nombramiento de experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en 31 de enero de 2002, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

La Demandante es una compañía calificada como sociedad pública por el órgano de gobierno vasco según se observa en el documento número 10 de los de la Demanda.

La Demandante se halla registrada ante el Registro Mercantil Central y gira en el tráfico mercantil bajo su actual denominación, según se atestigua en los Documentos 11 a 14 de los presentados con la Demanda.

En todos estos documentos se observa que la Demandante usa en el tráfico la denominación <zuatzu> (véase Documento 15 de Demanda).

El objeto social de la Demandante consiste en la promoción y construcción de locales industriales en el polígono industrial denominado <zuatzu> y luego arrendarlos a potenciales clientes (véase documentos 17 y 19 de la demanda).

La demandante tiene registrado a su favor la marca <zuatzu> ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (véase documento 16 de la demanda).

La presencia y la inversión realizada por la demandante en el mercado en el que opera ha sido cuantiosa según se deduce del documento número 17 de la demanda).

La demandada se puso en contacto con la demandante a fin de proponerle el arrendamiento de un local de negocio, según se observa en documento 18 de la demanda), todo lo cual concertaron por medio de contrato de fecha 3 de abril de 2000 (documento 19 de la demanda).

En febrero de 2001 la demandante se dio cuenta de que la demandada había registrado los nombres de dominio cuestionados, a través de los cuales realizaba actividad publicitaria y comercial propia (véase documento 20 de la demanda).

La Demandante afirma:

Que el demandado ha obrado con deslealtad al registrar los nombres de dominio.

Que la Demandada ha obrado en todo momento y girado en el tráfico bajo el nombre <zuatzu>, con el que ha adquirido gran renombre y notoriedad no sólo en el territorio local, sino en el ámbito nacional.

Que se produce una confusión en el público consumidor cuando éste accede a las páginas web cuestionadas y se le informa sobre una empresa con la que el demandante no guarda relación alguna.

Que la demandante es titular de la marca <zuatzu> (Marca Nacional número 2384201), registrada en la Clase 36.

Que concurren todos los requisitos previstos en la Política Uniforme, relativos a la ausencia de intereses legítimos por parte del demandado en los nombres de dominio cuestionados, su ausencia de buena fe y la coincidencia o similitud de dichos nombres con la marca a nombre de la demandante.

El Demandado no ha presentado escrito de contestación a las alegaciones de la Demandante, habiéndosele notificado dicho escrito y habiendo dispuesto del plazo previsto en la Política Uniforme y en el Reglamento para ello.

Por tanto, es estimable que el Demandado no ha querido formular oposición alguna a las alegaciones de la Demandante.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento permite que el Panel Administrativo resuelva la Demanda sobre la base de las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Casos ya resueltos por el Centro llegan a extender el manto normativo del que el Panelista se puede servir incluso a las normas y disposiciones de Derecho nacional cuando se den determinadas circunstancias, a saber: que ambas partes sean nacionales de un mismo país y que no residan en diferentes países a los que se apliquen, por consiguiente, diferentes ordenamientos jurídicos (Casos D2000-0001 y D2000-0896).

Por ello, esta decisión se fundamenta en la Política Uniforme, en el Reglamento, así como en la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos y la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

A la vista de las copias de la prueba documental aportada por la Demandante, parece probado que es titular de la marca <zuatzu> y que gira en el tráfico mercantil bajo idéntica denominación, aunque su denominación social no comprenda exactamente, solamente, dicho término. El solo hecho de la coincidencia entre el derecho registrado y los nombres de dominio cuestionados, es sin embargo, suficiente a mi entender para concluir en la identidad exigida por la Política Uniforme y el Reglamento, sin necesidad de requerir mayores requisitos. En este sentido, es preciso tener también en cuenta, como también lo han hecho innumerables decisiones del Centro, cuya cita exhaustiva se nos ha de excusar, dada precisamente la facilidad de su hallazgo y los innumerables pronunciamientos en esta misma línea, que los sufijos genéricos de primer nivel carecen de virtualidad alguna a la hora de comparar los derechos de marca y los nombres de segundo nivel en liza.

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

El Demandante ha demostrado ostentar derechos y titularidades, sean de marca o puramente mercantiles, sobre la denominación <zuatzu> denominativamente.

El Demandante ha demostrado igualmente haber realizado una actividad comercial de notorio carácter, expansiva y creciente en la comarca en la que tiene su domicilio social.

Se da la circunstancia, incluso, de que el demandado es contraparte en un contrato de arrendamiento distinto al de vivienda, con opción de compra, firmado entre demandante y demandado, tal y como ha quedado expuesto con anterioridad.

Por el contrario, el Demandado no ha demostrado poseer o ser titular legítimo de cualquier derecho o interés sobre el dominio cuestionado, ni sobre los mismos vocablos que lo forman. El Demandado no ha probado ninguno de los requisitos que prevé el Parágrafo 4.c) de la Política Uniforme para demostrar que tiene algún tipo de interés legítimo defendible o que justifique su titularidad de los nombres de dominio cuestionados. Por el contrario, el Demandado, debidamente notificado de la existencia del litigio, y con la posibilidad de alegar lo que a su derecho hubiese convenido, omitió cualquier defensa o alegato en este sentido. Dicho silencio es interpretado por este Panelista como aquiescencia o quietud frente a las alegaciones de la contraparte, viniendo a reconocer, en definitivas cuentas, la ausencia de un interés legítimo o un derecho que sea prevalente sobre el alegado u ostentado por la Demandante.

Consecuentemente, y a la vista de las pruebas presentadas, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

El requisito de la mala fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las circunstancias previstas en su Parágrafo 4.(b). Fundamentalmente, de aquí se deriva que existiría mala fe en el uso y registro de los nombres de dominio disputados si se impide la legítima actividad comercial del Demandante, entre otros supuestos.

Entiendo que, efectivamente, el Demandado era consciente, como lo demuestra el hecho del contrato firmado con el Demandante, de la existencia del nombre social Zuatzu. Igualmente, y por las pruebas documentales aportadas por la Demandante, que tienen por objeto la prueba sobre la extensión y la intensidad de la actividad comercial y empresarial desarrollada por la Demandante en el parque tecnológico y en el lugar de su domicilio social, hay que presuponer en el Demandado el conocimiento preciso acerca de esta terminología. Y si no completamente, sí hay que poner de manifiesto, dadas las características denominativas de la denominación social de la Demandante, la extrema similitud existente entre los nombres de dominio elegidos por la Demandada y la marca y la denominación social de la Demandante. Es innegable que el Demandado, sobre la base del contrato mencionado, debía conocer esa similitud y, consecuentemente, la posibilidad de confusión que se podía dar en el mercado en el que ambas empresas concurren, a la hora de usar el Demandado los nombres de dominio cuestionados.

Así pues, mediante el uso de dichos nombres de dominio, el Demandado impide al Demandante realizar o llevar a cabo su actividad comercial e industrial, legítima como se ha demostrado, a través de Internet.

Por todo ello, el Panelista entiende que los nombres de dominio <zuatzu.com>, <zuatzu.org> y <zuatzu.net> fueron registrados y son usados de mala fe por el Demandado.

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que los nombres de dominio disputados son idénticos al registro de marca del que aquélla es titular, así como similar hasta el punto de causar confusión con su denominación social; que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso de los dominios <zuatzu.com>, <zuatzu.org> y <zuatzu.net>; y que el Demandado usa y ha registrado dichos nombre de mala fe.

Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, se acuerda la transferencia de los nombres de dominio <zuatzu.com>, <zuatzu.org> y <zuatzu.net> a la Demandante, de acuerdo con los remedios jurídicos por ella solicitados.

Jose Carlos Erdozain
Panelista Único

Fecha: 31 de enero de 2002