Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
LORENZO SILVA AMADOR v. GALILEO ASESORES S. L.
Caso No. D2000-1697
1. Las Partes.
El Demandante es D. Lorenzo Silva Amador, de nacionalidad española,
con domicilio en, calle Capitán Haya, 53 (Edificio Unión FENOSA) 28020 Madrid,
España (en adelante el "Demandante"). Actúa en nombre del Demandante
Da. María Claudia Cambi, en representación de GOMEZ-ACEBO & POMBO, Abogados,
con domicilio en Paseo de la Castellana nş 164, 28046 Madrid, España
(en adelante el "Representante del Demandante").
La Demandada es GALILEO ASESORES, S.L., con domicilio en C/ Fernández de los
Ríos, 57 Bis, 1ş Dcha, 28015, Madrid, España (en adelante el "Demandado").
Actúa en nombre de la Demandada D. Víctor Manuel Rodríguez Martín, abogado,
con domicilio en el mismo de su representada (en adelante el "Representante
de la Demandada").
2. Nombre de dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es <Lorenzosilva.com>. El registrador
es Register.com, Inc. (en adelante el "Registrador") de New York,
USA.
3. Historia Procesal
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro")
recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 5 de diciembre de
2000 por correo electrónico y en copia firmada en papel. El 7 de diciembre de
2000, el Centro envió al Registrador un requerimiento de verificación de los
datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 13 de diciembre
de 2000 mediante una verificación registral (en adelante el "Informe del
Registrador"). El Informe del Registrador confirma que el nombre de dominio
en disputa fue registrado por el Registrador, que la Demandada es el registrante
"corriente" y que el nombre de dominio está en estado "activo".
El Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos.
Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política
Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio"
(en adelante la "Política") y del Reglamento de la Política
Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante
las "Reglas") aprobados por la ICANN el día 26 de agosto de
1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación
de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el 15 de diciembre
de 2000 el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo
2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.
La Demandada remitió al Centro la Contestación de Demanda (en adelante la "Contestación")
por correo electrónico el 29 de diciembre de 2000.
El 18 de Enero de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación
y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé
como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista").
En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.
4. Competencia respecto del Procedimiento Administrativo
Sostiene el Demandante que "la presente controversia entra propiamente
dentro del ámbito de la Política, y el grupo administrativo de expertos tiene
competencia para resolver la controversia" puesto que "el acuerdo
de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio objeto
de la presente demanda, incorpora la Política".
La demandada, por su parte, propone dos cuestiones previas:
a) Afirma que "la OMPI, se muestra competente únicamente en las cuestiones
que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" y haciendo mérito
de que en el caso no se alega un registro marcario y disposiciones del derecho
español en materia de marcas de comercio, niega tal competencia en el
caso concreto por considerar "requisito imprescindible para la viabilidad
de la demanda, acreditar, por cualquier medio admitido en derecho, la titularidad
de marca, que además, debe ser absolutamente coincidente, en todos sus términos,
con el dominio objeto de controversia".
b) Hace mérito de que en la lista de panelistas de nacionalidad española
que tiene el Centro (Nota 1), figura Don
José Carlos Erdozain, quien "pertenece según consta en dicho documento
al despacho Gómez Acebo y Pombo Abogados. De lo cual se deduce una estrecha
relación entre el referido despacho y la OMPI". Sobre tal base solicita
que el Centro "se abstenga de conocer y resolver el presente caso, dado
que su intervención puede no ser objetiva, y en todo caso, se cerniría una sombra
de sospecha sobre la objetividad e imparcialidad de dicha resolución" y
recusa al Panel.
En estos términos, la primera cuestión a resolver en el presente caso es la
referente a la a la competencia del Panel y a la eventual existencia de causa
para su excusación o recusación.
Atento lo que surge del Informe del Registrador, se partirá de la base de que
la Demandada obtuvo el uso del nombre de dominio en disputa merced al contrato
que al efecto concertó con el Registrador, el cual incluye las siguientes disposiciones:
1. Domain Name Registration, Administration, and Renewal Services
You acknowledge that you have read, understood and agree to be bound by all
terms and conditions of ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(the "UDRP"), as amended from time to time, which is hereby incorporated and
made a part of this Agreement by reference for all .com, .net and .org domain
name registrations or renewals. ..
15. Suspension, Cancellation, Transfer or Modification
.. You further acknowledge and agree that your domain name registration is
subject to suspension, cancellation, transfer or modification pursuant to the
terms of any rules or policies applicable to your domain name registration,
including, but not limited to (i) the UDRP, (ii) any ICANN adopted policy, (iii)
any registrar (including register.com) or registry administrator procedures,
or (iv) any other ccTLD registry administrator procedures. ..
Constituyen por tanto la Política y las Reglas el cuerpo de normas
sustanciales y formales a las que se somete el presente Caso y las mismas resultan
obligatorias para la Demandada como consecuencia de las obligaciones contractuales
que voluntariamente asumiera respecto del Registrador (y por su intermedio respecto
del ICANN). Esas reglas habilitan claramente la competencia de los proveedores
de servicios de solución de controversias (Nota
2)-entre los que se cuenta el Centro- para dirimir las disputas
fundadas en la infracción a los términos de la Política y para actuar
en casos que involucraran nombres de dominio registrados por intermedio de los
Registradores acreditados como tales: la competencia del Centro (y consecuentemente
del Panel) para actuar en el presente caso no puede por tanto ser puesta en
duda (Nota 3). En cuanto a la supuesta reducción
de tal competencia a "cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho
de marcas" me remito a las consideraciones que en el capítulo 5 de esta
Decisión, "Los nombres y seudónimos como marcas de hecho" efectuaré.
No mejor suerte correrá la tacha intentada respecto de la imparcialidad del
Centro y su habilidad para resolver el presente conflicto.
Los panelistas que integran la lista del Centro han sido seleccionados conforme
las Reglas, en función de su especialización profesional en materias de propiedad
intelectual y su condición de expertos acerca de los problemas jurídicos relativos
a los nombres de dominio (Nota 4). Naturalmente,
buena parte de estos expertos integran firmas legales activas en diferentes
partes del mundo en cuestiones referentes a propiedad intelectual (Nota
5). Ni el Centro ni la OMPI reflejan en la selección de estos juristas especializados
una conexión con las firmas jurídicas a las que los mismos pertenecen, cuyos
diferentes miembros representan en casos judiciales y extrajudiciales una vasta
clientela que eventualmente puede resultar parte en conflictos referentes a
nombres de dominios y en consecuencia presentarse como demandante o demandado
en procedimientos administrativos a resolverse bajo el sistema dispuesto por
el ICANN.
Las Reglas se refieren en su art. 7. "Imparcialidad e independencia"
a las condiciones de ecuanimidad que los proveedores deberán asegurar a las
partes en un proceso administrativo:
Todo miembro del grupo de expertos será imparcial e independiente y, antes
de aceptar su nombramiento, habrá comunicado al proveedor toda circunstancia
que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia
de dicho miembro. Si en algún momento del procedimiento administrativo surgen
nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad
o independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicará inmediatamente
dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor estará habilitado
para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos.
Para cumplir el recaudo exigido por las Reglas y evitar cualquier infracción
a las severas normas éticas que rigen la profesión jurídica, el Centro requiere
a cada panelista designado para intervenir en un caso expedir una "Declaración
de Imparcialidad e Independencia" declarando que "es independiente
respecto de cada una de las partes, así como de los registradores interesados"
y que "según todas las informaciones de que dispone, no existen circunstancias
o hechos pasados o presentes, o que podrían surgir en el futuro inmediato, que
deban ser divulgados debido a que, por su naturaleza, pudieran hacer dudar a
cualquiera de las partes de su independencia". Así como el Panelista ha
emitido a su leal saber y entender tal declaración en el presente Caso, es forzoso
que su estimado colega D. José Carlos Erdozain lo haya hecho en aquellos en
los que actuó.
La figuración en la lista de panelistas del Centro del nombre del colega D.
José Carlos Erdozain, no es sino natural consecuencia de su prestigio personal
y especialización profesional y de manera alguna sugiere vínculos objetables
entre el Centro y la firma Gómez Acebo y Pombo Abogados, de la que dicho panelista
forma parte.
En consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta:
- que la aplicación de la Política a las disputas sobre nombres de dominio
y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos
entre ICANN y el Registrador y de los términos y condiciones que éste último
fija a los registrantes, voluntariamente aceptados por el Demandado;
- que la cuestión del Caso se refiere a una materia abarcada explícitamente
por la Política; y
- que el Panelista se considera por completo independiente de las partes y
del registrador involucrados en el caso y no halla motivo alguno para excusarse
de cumplir su misión en este Procedimiento Administrativo;
el Panelista considera que rige la Política respecto de disputas relativas
al nombre de dominio <Lorenzosilva.com> y que tanto el Centro como el
Panelista tienen competencia para resolver este Caso, por lo que procede a continuación
a considerarlo y resolverlo.
5. Idioma del procedimiento
El Demandante presentó la Demanda en idioma español y la Demandada la
contestó en el mismo idioma. Ninguna de las partes solicitó expresamente que
el idioma del procedimiento fuera el español. Conforme el artículo 11
de las Reglas:
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca
en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el
idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos
de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento
administrativo.
Teniendo en cuenta el idioma en que fueron redactadas la Demanda y la Contestación
y por tener las partes domicilio en territorio de España, el Panelista
decidió que el idioma del procedimiento administrativoserá el español
y dictar la presente decisión en dicho idioma.
6. Los nombres y seudónimos como marcas de hecho
La Demandante recuerda en la Demanda los muchos y buenos títulos que posee
al reconocimiento de su condición de autor, así como la extensión de su obra
y los reconocimientos formales que la misma ha merecido. La Demandada no discute
esos hechos sino que indirectamente los confirma al declarar que registró el
nombre de dominio en disputa como parte de un esfuerzo de defensa y difusión
de "la cultura hispana en relación con la Literatura y la Música. En materia
literaria, cubriendo todos los autores clásicos y contemporáneos".
La Demanda se basa sobre el derecho de la Demandante a utilizar con exclusividad
su nombre civil y artístico como un identificador comercial y a oponerse a que
otros hagan el mismo uso, o sea al ejercicio de la exclusividad sobre una "marca
de hecho" o marca no registrada. No existiendo hechos controvertidos, la
cuestión planteada al respecto resulta de puro derecho y consiste en si el nombre
civil o seudónimo artístico o deportivo que identifican profesionalmente a creadores
intelectuales y figuras del espectáculo o el deporte constituyen o no marcas
"de hecho" y por tanto se encuentran involucradas en el concepto "marca"
tal como el mismo se utiliza en las Políticas. El Panelista considera necesario
entrar en esa cuestión antes de pasar al examen de los argumentos de las partes
y al análisis del Caso.
6.1 Materia cubierta por las Políticas.
Lo primero a determinar es cuáles son los conflictos que la Política
somete a resolución por medio del Procedimiento Administrativo.
6.1.1 Conflictos referentes a Marcas
Es claro y evidente que, a pesar del extenso debate acerca de la manera de
resolver mediante procedimientos alternativos las disputas originadas en el
registro abusivo de nombres de dominio, la Política no confió al "Procedimiento
administrativo" la resolución de cualquier tipo de infracciones sino que
se limitó a hacerlo respecto de aquellas relacionadas a la confusión de los
usuarios de Internet al registrarse como nombre de dominio uno idéntico o similar
a una marca sobre la que un tercero tiene derechos. Así lo estipula el art.
4:
4. Procedimiento administrativo obligatorio.
a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento
administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante")
sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que
i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear
confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre
la que el demandante tiene derechos; y
ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
y
iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de
mala fe.
Para interpretar el sentido del verbo "crear confusión", deberemos
tomar en cuenta el marco de buena fe exigido a quienes solicitan registro de
nombre de dominio por el art. 2 de la Política:
2. Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de
dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio,
usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha
efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) a su leal
saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de
otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio
con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para
infringir cualquier legislación o reglamento aplicables. A usted le corresponderá
determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos
de un tercero.
Los deberes contractuales de información y buena fe del registrante obligan
a éste a ser especialmente puntilloso en el respeto de los "derechos de
un tercero" y abstenerse de utilizar un nombre de dominio que de alguna
manera pueda llevar a engaño a los usuarios de Internet haciéndoles suponer
que el registrante tiene alguna relación con el tercero que se distingue ante
el mercado mediante el uso de una marca determinada.
Cualquier otro tipo de controversias, que no se originen en la creación de
confusión entre un nombre de dominio y una marca, quedan expresamente excluidas
del "Procedimiento administrativo obligatorio" y se mantienen en la
órbita de los medios extrajudiciales y judiciales de resolución de conflictos
ajenos al ICANN. Así lo establece expresamente el art. 5 de la Política:
Otro tipo de controversias y litigios. Las demás controversias entre usted
y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de
un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4
para el procedimiento administrativo obligatorio se resolverán entre usted y
dicha parte mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento
que pueda estar disponible.
6.1.2 Conflictos referentes a marcas no registradas
Toca ahora interpretar el sentido que la Política asigna a la expresión
"marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos",
materia sobre la que una abundante y unánime jurisprudencia de los paneles administrativos
se ha expedido favoreciendo una interpretación amplia. Tal amplitud tiene que
ver con el espíritu de la Política, que se dirige a prevenir las disfuncionalidades
que pudieran introducir en el sistema de nombres de dominio quienes sin ánimo
de utilizarlos para su función natural como herramienta de identificación en
Internet usaran prácticas desleales dirigidas a "crear confusión"
en los usuarios de la Red para obtener su propio beneficio y/o para causar perjuicio
al titular de derechos sobre la marca mediante su registro abusivo.
Ya en etapas previas a la instalación del ICANN como entidad rectora del sistema
de nombres de dominio se había subrayado la injusticia de asignar prioridades
diferentes a quienes usaran una marca para distinguirse ante el mercado respecto
de quienes las registraran, usándolas o no. Así se dijo:
A trademark registration does not confer trademark rights in the U.S. and certain
other countries, but rather merely constitutes rebuttable evidence of those
rights. In the U.S., substantive trademark rights arise from actual use as a
trademark. Accordingly, the current policy will sometimes accord unjust advantage
to the prior registrant over the prior user who may have superior rights. This
is unfair (Nota 6).
Y cuando se discutieron y organizaron las principios doctrinarios sobre las
cuales se basaría enseguida la Política, decía el Informe Final sobre
el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (http://wipo2.wipo.int):
168. La OMPI está persuadida de la conveniencia de proceder con firmeza pero
con precaución y de abordar, en la primera etapa, los problemas que, según el
parecer general, necesitan ser solucionados. Es un hecho asombroso que en todas
las 17 reuniones de consulta celebradas en todo el mundo durante el Proceso
de la OMPI, todos los participantes convinieron en que la "ciberocupación"
es una práctica errónea. Revierte en interés de todos, incluida la eficacia
de las relaciones económicas, el evitar la confusión del consumidor, la protección
de los consumidores contra el fraude, la credibilidad del sistema de nombres
de dominio y la protección de los derechos de propiedad intelectual, que se
suprima la práctica del registro abusivo y deliberado de los nombres de dominio.
Existen pruebas de que esta práctica se extiende al abuso de derechos de propiedad
intelectual distintos de las marcas de producto y de servicio, pero la OMPI
considera que es prematuro ampliar en esta etapa la noción de registro abusivo
más allá de la violación de marcas de producto y de servicio. Cuando se haya
adquirido experiencia en el funcionamiento del procedimiento administrativo
y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus
problemas, si los hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podrá volver
a examinarse la cuestión de extender la noción de registro abusivo a otros derechos
de propiedad intelectual.
Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Política aluden
a "marca" en el sentido genérico de una palabra, lema, diseño,
imagen u otro símbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios,
así como a sus orígenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros
del mercado y del público diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros
que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como institución del Derecho de Propiedad
Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas
significar "que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una
misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad"
y "anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes" (Nota
7).
La Política de ninguna manera se hace referencia a "marcas registradas"
ni a cualquier otro título derivado del cumplimiento de formalidades nacionales
determinadas. Con sentido común, la decisión dictada en el caso AF-0250 Passion
Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y
carente de ambiguedad utilizado por la Política se dirige a excluir el
requerimiento de registro (Nota 8): el Panelista
comparte este razonamiento y la interpretación que de él deriva, por lo que
sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho (Nota
9)) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas
contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte (Nota
10).
Un importante número de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos
proveedores de servicios de solución de controversias (se revisaron además
de las producidas por el Centro resoluciones dictadas por los grupos de expertos
actuantes para eResolution y para The National Arbitration Forum) se pronuncia
por la protección de las marcas de hecho. Cito entre ellas:
- Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman &
Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D2000-0014
and D2000-0015.
- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No.
D2000-0131.
- Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd Case No. D2000-0210.
- Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235.
- Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith Case No. D2000-0299.
- Experience Hendrix, L.L.C. v. Denny Hammerton and The Jimi Hendrix Fan
Club Case No. D2000-0364.
- Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402.
- Rita Rudner v. Internetco Corp. Case No. D2000-0581.
- Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan Case No. D2000-0596.
- Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images Productions, et al. Case No.
D2000-0598.
- Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658.
- Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises Case No. D2000-0661.
- Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson
Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673.
- VBW-Kulturmanagement und Veranstaltungsges. M.B.H v Ohanessian M.
Case No D2000-0675.
- Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867.
- Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions Case No. D2000-0880.
- Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D2000-1068.
- David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas
Limited v. Ermanno Cenicolla Case No. D2000-1459.
- Marty Rodriguez Real Estate, Inc. v. Lancaster Industries Case No.
D2000-1468.
- MPL Communications Limited v. Denny Hammerton Claim Number: FA0009000095633
- http://www.arbforum.com/domains/
- CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641 - http://www.arbforum.com/domains/
- CMG Worldwide, Inc. v Steve Gregory Claim Number: FA0009000095645
- http://www.arbforum.com/domains/
- Cedar Trade Associates, Inc., vs. Gregg Ricks FA0002000093633 -http://www.arbforum.com/domains/
- Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm
- Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0187.htm
- Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0250.htm
Buena parte de estas decisiones se refieren a marcas de hecho constituidas
por nombres de personas que ejercitan alguna actividad dirigida al mercado,
entre estas marcas:
- Nombres de artistas intérpretes musicales o audiovisuales;
- Nombres de artistas de variedades que intervienen en programas difundidos
por organismos de radiodifusión;
- Nombres de autores de obras literarias o artísticas:
- Nombres de hombres o mujeres de negocios;
- Nombres de deportistas.
La misma tutela se otorgó a nombres considerados como common law trademarks
en decisiones dictadas por tribunales de justicia en los Estados Unidos
de América:
- Edgar Online, Inc. v. Dan Parisi, Civ. No. 99-2288 (D.N.J., June 4,
1999).
- Jews for Jesus v. Steven C. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J. Mar.
6, 1998) aff'd. 159 F. 3d 1351 (3d Cir. 1998)(D.N.J. Mar. 6, 1998).
- The New York Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates,
Inc., 79 F.Supp. 2d 331 1999 U.S. Dist. Lexis 18543 (S.D. N.Y. Dec. 2, 1999).
- Archdiocese of St. Louis, et al. v. Internet Entertainment Group, Inc.,
Case No. 4:99CV27SNL, 1999 U.S. Dist. Lexis 1508 (E.D. Mo., Feb. 12, 1999).
Y también en Francia:
- Mme Liliane Bettencourt / La société Milleniumsabure - Tribunal de
grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 29 juin 2000 (Nota
11).
En cuanto a la aplicación de los principios de la legislación española
que tanto el Demandante como la Demandada mencionan, el Panelista tiene ya adoptada
una posición (Nota 12) que ratifica en
el presente Caso: siendo el ICANN una autoridad global y los gTDL recursos globales,
los "derechos" a que la Política se refiere no han de basarse
necesariamente en las peculiaridades de un ordenamiento jurídico nacional concreto
sino en los principios generales comunmente aceptados por el Derecho en las
diferentes jurisdicciones nacionales (Nota
13). Esta postura encuentra acomodo en el artículo 15a de las Reglas
que establece que: "El panel decidirá la demanda sobre la base de las
declaraciones y documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme
y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho
que considere aplicables". La aplicación de dichos principios de derecho
contribuye a establecer una uniformidad en la interpretación que redunda en
beneficio de todas las partes, independientemente de su nacionalidad o del lugar
donde tengan su sede.
En abono de lo antes expuesto, cito:
- Since the essence of the Internet is its world-wide access, consideration
of the propriety of domain name registrations cannot be confined to comparisons
with trade mark registrations or other rights in the country where the site
is hosted. It is therefore relevant to consider the effects of a domain name
registration and use in relation to the registration and use of identical and
confusingly similar trade marks in other countries. Equally, it is not conclusive
against a complaint that the Complainant’s mark could not have been registered
in a particular country. Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani
Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Nota
14).
- .. Part (i) has no clarifying commentary or additional definition. The language
is obviously taken from the general principles of trademark and unfair trade
law. Granted, the "general principles" of a body of law make more sense when
they can be identified to a particular legal jurisdiction. One would be more
comfortable talking about the general principles of trademark law for a single
sovereign, than for a world full of sovereigns. That the Internet is a world
full of sovereigns is nowhere better illustrated than in this very proceeding,
where the arbitrator is from the United States, the domain name holder has registered
its name with an Australian registrar, and the complainant is a New Zealand
company with London offices. But I determine that it is not feasible for any
given arbitrator or panel to be familiar with all bodies of trademark and unfair
trade law in all countries reached by the Internet, and that it is therefore
sufficient for this proceeding that I am reasonably familiar with U.S. trademark
law and confident that the avoidance of "confusing similarity" can be given
a broad and common sense interpretation having suitable relevance nearly everywhere
on the Internet.
Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 - http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm
Por tanto, concluyo que las marcas de hecho se encuentran comprendidas
entre las aludidas por la disposición del art. 4 de la Política y sirven
de válido fundamento para que quienes tengan derechos sobre ellas los defiendan
contra el registro abusivo de nombres de dominio usando el "procedimiento
administrativo obligatorio".
6.2 Otros principios jurídicos aplicables
Recuerdo una vez más, que de acuerdo al art. 15 de las Reglas, en complemento
y/o subsidio de la Política, los panelistas podrán recurrir a las "normas
y principios de derecho":
15. Resolución del grupo de expertos
a) El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones
y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente
Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Entre las normas internacionales que más claramente resumen los principios
jurídicos aplicables en el ámbito de la Propiedad Industrial, se encuentra sin
duda el Convenio de París cuyas disposiciones no se limitan a las marcas registradas
sino que se extienden a nombres comerciales:
Artículo 8 [Nombres comerciales] El nombre comercial será protegido en todos
los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no
parte de una marca de fábrica o de comercio.
para cuya salvaguardia no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna
y que incluyen asimismo en el ius conventionis los principios básicos
dirigidos a impedir actos de competencia desleal:
Artículo 10bis [Competencia desleal]
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los
países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar
el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación,
las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Si las marcas de hecho han de ser protegidas sobre la base de los "principios
de derecho" internacionalmente aplicables, la analogía entre los nombres
de persona usados como identificador comercial y los nombres comerciales deberá
ser tomada en cuenta, así como la vigencia de principios internacionales para
prevenir actos de competencia desleal.
Del mismo modo, el Panelista hace mérito de los principios generales que surgen
de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia
de marcas, cuyo art. 4 estipula:
Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos
anteriores
4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro
de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y
en la medida en que:
c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto
de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en
particular:
i) un derecho al nombre;
ii) un derecho a la propia imagen;
iii) un derecho de autor;
iv) un derecho de propiedad industrial:
La protección de las marcas de hecho con origen en el nombre personal
o en un derecho de autor (como podría tenerla un seudónimo artístico) respecto
de su registro como nombre de dominio con fines de "crear confusión"
a los usuarios de Internet resulta confirmada, pues, por principios generales
del Derecho con obvia pertinencia respecto de la cuestión en debate.
6.3 El nombre de un autor como marca
Es un hecho notorio que las profesiones artísticas constituyen actualmente
maneras de ejercicio de actividades lucrativas, dirigidas al mercado y sometidas
a la competencia. En el mundo analógico, los ejemplares de obras (pinturas,
esculturas, planos de arquitectura, programas de computación, etc.) son objeto
de comercio activo. En el mundo virtual, no se discute que los "contenidos"
protegidos bajo Derecho de Autor son materia prima privilegiada para el comercio
electrónico y elemento básico para el desarrollo de la "Nueva Economía".
Poca duda puede caber entonces de que el nombre o seudónimo de un autor o artista
intérprete de obras de cualquier género constituye a los efectos de la puesta
en el mercado de ejemplares o "contenidos" una marca que distingue
ante el público dicho ejemplar o contenido y le comunica el prestigio adquirido
ante dicho público por el autor o artista intérprete en razón de los méritos
y difusión de su obra o repertorio anterior. No existiendo registro, ese nombre
o seudónimo deberá recibir el tratamiento de una marca de hecho.
No parecería coherente que cuando se organiza el sistema jurídico internacional
tendiente a otorgar tutela legal a la distribución en línea de "contenidos"
(Nota 15) y cuando se asegura protección
legal a la "Información sobre la gestión de derechos" (Nota
16), se incurriera en desprotección de uno de los identificadores básicos
de cualquier "contenido", favoreciendo no solamente la confusión del
público sino también la realización de maniobras que atenten contra el ejercicio
de los derechos patrimoniales y morales de autor y de artista intérprete.
En casos anteriores se resolvió explícitamente acerca de la condición de marcas
de hecho que revisten los nombres de autor:
The Panel finds that an artist may be entitled to a common law trademark or
service mark without registering the mark with the appropriate authority. See,Julia Roberts v. Russell Boyd (WIPO Case No. D2000-0210).
The artist must show that his or her name has achieved sufficient secondary
meaning or association with Complainant.
Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine
Art, Inc. Case No. D2000-0673.
Concluyo sobre tales bases que el nombre o seudónimo con el que un autor firma
habitualmente sus obras (Nota 17), constituye
de por sí una marca de hecho a la luz de los principios generales de
derecho y a los fines de la Política.
6.4 La marca no registrada del presente caso
La marca de hecho sobre la que se basa la Demandante es su firma como
autor "Lorenzo Silva", diferente de su nombre civil completo (que
incluye el apellido materno). Los títulos que la Demandante presenta respecto
de la difusión y prestigio de su firma son abundantes, y se respaldan con numerosísimos
documentos accesibles en Internet (algunos de los cuales fueron sumariamente
revisados por el Panelista) y no han sido negados por la Demandada, quien no
discute la relevancia de su contraria en el presente caso dentro del contexto
de la literatura contemporánea de nuestra lengua.
Decisiones anteriores requirieron que el nombre personal fuera "suficientemente
famoso" en el campo de su actuación para que alcanzara el carácter de una
marca de hecho (Nota 18). El Panelista,
teniendo en cuenta los antecedentes alegados y probados por el Demandante aludidos
en el párrafo anterior, considera que tal requisito de notoriedad se llena más
que suficientemente en el presente Caso.
Otra decisión -que versó sobre el seudónimo artístico del cantante Sting-
consideró que deberían juzgarse con mayor rigor aquellos casos en que el seudónimo
fuera una palabra común del idioma, reduciendo así el valor distintivo del identificador
y por tanto el riesgo de confusión (Nota 19).
En el presente caso, la marca de hecho no es una palabra del idioma usada
en cuanto tal, ni todo el nombre civil de demandante: es su firma, o sea el
nombre o seudónimo que el público y los usuarios de Internet buscan para identificar
las obras de su autoría.
Por todo lo anterior, el Panelista considera que el nombre y firma "Lorenzo
Silva" constituye una marca de hecho abarcada por la disposición
del art. 4 de la Política y que por tanto corresponde entrar a considerar
si el registro del nombre de dominio <Lorenzosilva.com> constituye o no
un registro abusivo.
7. Argumentos de las partes.
7.1 Argumentos del Demandante.
El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:
El demandante, Lorenzo Silva, es un escritor español que goza de notoriedad,
prestigio y renombre internacionales.
a) La actividad literaria del demandante posee una manifiesta proyección y
presencia en Internet.
b) La confusión entre el nombre propio del demandante y el nombre de dominio
objeto de reclamación es absoluta.
c) En el ejercicio de su actividad literaria, el nombre propio Lorenzo Silva
ostenta una considerable notoriedad, que asocia su persona con sus obras
literarias.
d) La elección del nombre de dominio <Lorenzosilva.com> por la Demandada
no obedece a la casualidad, sino que es consecuencia directa de la notoriedad
previamente alcanzada por la Demandante mediante un esfuerzo creativo intenso.
e) La doctrina establecida por el Centro de Arbitraje y Mediación, al resolver
casos anteriores protegiendo al titular del derecho preexistente, resulta de
aplicación al presente caso.
f) La jurisprudencia del Centro ha reconocido la existencia de una incuestionable
relación de identidad entre el nombre de personas que alcanzaron notoriedad
como consecuencia de su actividad y el nombre de dominio controvertido. Dicha
notoriedad es considerada por el Centro como título suficiente y anterior para
dispensar protección de los reclamantes, y transferirles los nombres de domino
que, terceras personas, aprovechándose de su notoriedad habían intentado usurpar.
g) La Demandada carece de interés legítimo alguno y cualquier derecho en el
registro del nombre de dominio cuestionado, lo que surge de la exclusividad
de la Demandante al uso de su nombre personal como marca y del no uso del nombre
de dominio para dar acceso a algún recurso activo de Internet
h) El nombre de dominio controvertido ha sido registrado y está siendo utilizado
de mala fe, lo que se verifica al haber registrado la Demandada, además del
de la Demandante y de manera que no puede reputarse casual, otros nombres de
dominio coincidentes con los de escritores o artistas de gran notoriedad. Alega
que la mala fe se agrava por la nacionalidad de la Demandada, para quien la
notoriedad del nombre de dominio controvertido es máxima.
7.2 Argumentos de la Demandada.
En apoyo de la Contestación de Demanda, la Demandada arguye que:
a) La demandante carece de título necesario para reclamar el dominio amparándose
en un derecho de marca ya que no posee marcas registradas.
b) La referencia por la Demandante a jurisprudencia del Centro estableciendo
un paralelismo entre nombre civil y marca puede inducir a error, por ser incorrecta
y manifiestamente engañosa su aplicación.
c) En España, nadie goza de derechos adquiridos respecto de una marca
en tanto ésta no se conceda por el Registro de la Propiedad Industrial .
d) En el ordenamiento jurídico español, no se contempla norma o jurisprudencia
en materia de marcas, por la que se establezca relación alguna entre nombre
civil y marca.
e) En los casos a los que la Demandante hace referencia, el derecho aplicado
ha sido el vigente en Inglaterra y los Estados Unidos, mientras que en el presente
caso el derecho a aplicarse ha de ser el derecho español.
f) En el derecho español, el nombre civil de una persona está compuesto
por su nombre y sus dos apellidos, incluyendo el materno.
g) Para el caso de que el Panelista considerase la relación entre nombre civil
y marca, dicha relación debería establecerse entre el nombre civil completo
del Demandante-incluyendo apellido materno- y el nombre de dominio en disputa.
h) Al registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada no ha privado
ni limitado ningún derecho al Demandante o a otras personas de nombre "Lorenzo"
o apellidos "Silva" o "Amador", ya que existe multitud de
otros nombres de dominio conteniendo esos vocablos susceptibles de registro.
i) El registro del nombre de dominio en disputa se enmarca en un proyecto cultural
e informativo ambicioso tendiente a difundir la cultura hispana en relación
con la Literatura y la Música, cubriendo en la primera de las artes mencionadas
todos los autores clásicos y contemporáneos.
j) La Demandada tiene también registrados numerosos nombres de dominio conteniendo
el nombre autores clásicos hispanos, así como cantantes y grupos musicales contemporáneos.
k) Para tener un nexo común entre los diferentes autores y ofrecer una información
más completa a los internautas amantes de la cultura que visiten las páginas
web, la Demandada tiene registrados los dominios <escritoreshispanos.com>
y <cantanteshispanos.com>.
l) Cualquier español está perfectamente legitimado para difundir su
propia cultura y este derecho se encuentra incluso recogido en la Constitución
Española.
m) La Demandada es una empresa pequeña, poseedora de recursos limitados,
pero a la vez de los necesarios para su actividad en Internet, lo que acredita
su legítimo interés en el nombre de dominio objeto de controversia.
n) A diferencia de la conducta de los demandados en los casos cuya jurisprudencia
cita la Demandante, la Demandada no ha ofrecido a la venta ni en forma privada
ni pública el nombre de dominio en disputa, ni lo ha ofrecido en subastas públicas
o en forma privada, ni lo ha publicitado en medio alguno, ni publicitado su
tenedor, ni hecho mención alguna en ningún medio de comunicación de su tenencia.
o) La Demandada no ha registrado el dominio para venderlo, alquilarlo o transferirlo,
sino para un uso cultural y sin ánimo de lucro alguno.
p) No ha existido por parte de la Demandada intención alguna de monopolizar
el nombre de dominio en disputa ni de impedir que nadie pudiera gozar de dominios
parecidos.
8. Análisis y Conclusiones
La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser
probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento
administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación
la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
"4a(i) Identidad o similaridad que cause confusión"
Siendo la extensión ".com" atributo del respectivo gTDL, común a
todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, y dado que no tiene significación
la presencia o ausencia de separación entre los vocablos "Lorenzo"
y "Silva", no puede discutirse que la marca de hecho constituida
por la firma de autor Lorenzo Silva es idéntica al nombre de dominio <Lorenzosilva.com>.
En consecuencia, el requisito del párrafo a(i) del artículo 4 de la Política
se cumple en el Caso.
"4a(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo de la Demandada en el
nombre de dominio"
De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la denominación "Lorenzosilva"
(así como "Lorenzo" o "Silva" o "Lorenzo Silva")
carece de relación alguna con el nombre de la Demandada y tampoco la tiene con
empresa o negocio de su propiedad, ni fueron o son usados por la Demandada con
algún propósito no comercial, ni constituyen la firma o el título de alguna
obra de su autoría o producción. La eventual existencia de la intención de llevar
a cabo en algún futuro "un proyecto cultural e informativo" no puede
considerarse fuente de derechos o base para un interés legítimo en el uso de
la marca de hecho en disputa como nombre de dominio.
Es obvio y no precisa demostración que cualquier persona u organización puede
organizar vastos repertorios de material cultural sin recurrir a la "ocupación"
de nombres de dominio coincidentes con la firma de autores vivientes o cuyos
derechos "patrimoniales" de autor se encuentren en vigencia. Cualquier
usuario de Internet conoce la existencia de grandes repositorios virtuales de
obra literaria tales como:
- Project Gutenberg (http://promo.net/pg/) biblioteca electrónica de
magna dimensión;
- The online Medieval and Classic Library (http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/);
- The Michigan Electronic Library (http://accessmichigan.org/)
En lengua castellana es de relevante importancia:
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/catalogo.shtml);
y en mi país funciona con contenido electrónico:
- Biblioteca Nacional de la República Argentina http://www.bibnal.edu.ar/
Los usuarios de Internet, tenemos asimismo acceso a extenso número de repertorios
electrónicos especializados, como por ejemplo:
- The WWW Virtual Library (http://vlib.org/);
- Mathematics WWW Virtual Library (http://euclid.math.fsu.edu/Science/math.html).
Ninguno de los respetables y bienhechores organizadores de estas bibliotecas
virtuales precisó recurrir al registro de nombres de dominio para cada uno de
los autores de obras incluidas en su repertorio: se limitó a usar los recursos
naturales y propios del lenguaje HTML para proporcionar a los usuarios de Internet
las pistas necesarias destinadas a que los instrumentos de navegación y los
agentes actuantes en la Red ubicaran con precisión la información pertinente
a una búsqueda de material textual.
En el anterior caso No. D2000-0235Jeanette
Winterson v. Mark Hogarth (cuyos hechos son notablemente similares a los
del presente Caso) la Demandada alegó haber reservado el nombre de dominio en
disputa para desarrollar luego bajo tal URL un sitio dedicado al escritor del
caso. Tal supuesta intención no fue considerada manifestación de un interés
legítimo, sobre todo teniendo en cuenta que el supuesto proyecto no se manifestaba
en ninguna realización concreta (Nota 20).
Lo mismo ocurre en el Caso a resolución.
Con referencia a la jurisprudencia en casos similares, mencionemos igualmente
que en el Caso No. D2000-0673Frederick M.
Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc.
se recordó que la exclusividad marcaria reconocida a los autores respecto de
su firma (nombre o seudónimo) no impide utilizarla de manera leal por adecuada
a sus fines (la identificación = diferenciación ≠ confusión) con el objeto
de individualizar al autor o a su obra (Nota
21). Esta circunstancia se da en el Caso, que no existiría si la Demandada
hubiera trabajado para "difundir su propia cultura" sin registrar
como de su titularidad nombres de dominio conteniendo firmas que identifican
como autores a terceros.
Por lo demás, la Demandada no demostró la existencia de las circunstancias
aludidas en los parráfos "i." a "iii." del artículo 4.c.
de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que
pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los
fines del parráfo 4(a)(ii) de la Política. En particular:
Sobre 4.(c)(i):
No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber
recibido cualquier aviso de la controversia" la Demandada hubiera usado
los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para
hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios".
Sobre 4.(c)(ii):
Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que la Demandada
haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.
Sobre 4.(c)(iii):
Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que la Demandada
haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del
nombre de dominio", cualquiera fuera su intención o propósito.
Sobre tales bases, el Panelista concluye que la Demandada no tiene interés
legítimo en el uso del nombre de dominio <Lorenzosilva.com>. En consecuencia,
el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple
en el Caso.
"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por la Demandada"
Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en
el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace
mérito de que:
a) Ha sido alegado y probado por la Demandante (y no discutido por la Demandada)
que la firma de la Demandante (marca de hecho, según antes se hizo mérito)
tenía notoriedad en el ámbito hispánico y a nivel internacional a la fecha del
registro del nombre de dominio en disputa. Esto lleva al Panelista a considerar
que la Demandada registró deliberadamente dicho nombre de dominio para apropiarse
de una firma y marca de hecho prestigiosa en el mercado de "contenidos",
de propiedad de un tercero.
b) Refuerza la presunción de mala fe en el registro el hecho (alegado por la
propia Demandada) de haber registrado la misma como nombres de dominio también
las firmas (marcas de hecho) de muchos otros escritores y artistas intérpretes
musicales vivos y activos en el mercado de "contenidos". En caso similar
anterior, idéntica circunstancia fue considerada por el panel evidencia de una
conducta contraria a la Política (Nota
22).
c) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado
aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio
Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de
esa forma éste no puede ser registrado ni usado por otra persona (Así lo viene
considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003
Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows) (Nota
23).
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta de la Demandada
al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora
las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la
lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro párrafos
del artículo 4.(b) de la Política:
Sobre 4(b)(i):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar
que la Demandada haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa
con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro
del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante".
Sobre 4.(b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista
a considerar que la Demandada haya "registrado el nombre de dominio a fin
de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la
marca en un nombre de dominio correspondiente".
Sobre 4.(b)(iii):
La Demandada no es un autor literario o periodístico competidor del Demandante
y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente
con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".
Sobre 4.(b)(iv):
El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre
de dominio en disputa como dirección de Internet no produce acceso a ningún
sitio Web activo, exhibiendo la página accedida un mensaje de "No se puede
mostrar la página". El Panelista considera que en caso de que la Demandada
usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algún sitio activo en la
Web estaría realizando una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo
de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea".
En tal supuesto, los usuarios de Internet se verían llevados a "confusión
con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o
promoción" del sitio creado por la Demandada "o de un producto o servicio
que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".
La Contestación no proporciona al Panelista elemento alguno para dar por cierto
que la Demandada pueda hacer en el futuro algún uso legítimo del nombre de dominio
en disputa, de modo que el pase a cumplir su destino único y natural como valioso
recurso técnico de Internet de acuerdo a la Política y sin dañar
los derechos del Demandante como titular de una marca de hecho que coincide
con el contenido de tal nombre de dominio. Tampoco la descarta la Contestación
la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio <Lorenzosilva.com>
se causara confusión a los usuarios de Internet que buscaran el sitio de la
Demandante introduciendo como dirección el nombre de dominio que contiene su
firma y marca de hecho. En opinión del Panelista, en tal caso los usuarios
de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la firma como nombre
de dominio implica alguna clase de participación de la Demandante en los documentos
o servicios que la Demandada ofreciera en la dirección identificada con el mismo.
En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de
mala fe indicada en el artículo 4.(b)(iv) de la Política se verifica
en el Caso.
En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que la
Demandada registró y usó el nombre de dominio <Lorenzosilva.com> con mala
fe. En consecuencia, el requisito del Párrafo a(iii) del artículo 4. de la Política
se cumple en el Caso.
9. Decisión
El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca de
Comercio, que la Demandada carece de derechos o interés legítimo al uso del
nombre de dominio, y que la Demandada registró y usa el nombre de dominio con
mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. párrafo (i) de la Política,
el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <Lorenzosilva.com>
se transfiera a la Demandante.
Antonio Millé
Panelista Unico
Fecha: 27 de enero de 2001
Notas:
1. Equivocadamente, la Demandada se refiere
a los panelistas de nacionalidad española como "encargados de resolver
los conflictos referidos a España", sin reparar que los panelistas
del Centro tienen idoneidad para resolver cuestiones planteadas por partes nacionales
o domiciliadas en cualquier jurisdicción, como el presente caso demuestra.
2.Reglas, 1: Se entenderá por proveedor
el proveedor de servicios de solución de controversias aprobado por la ICANN.
3. Me basé en igual principio al resolver
el Caso No. D2000-0910PORT AVENTURA S.A. v.
Próspero Morán, diciendo "la aplicación de la Política a las disputas
sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva
de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los términos
y condiciones que éste último fija a los registrantes",
4. Las Reglas aluden claramente a
la especialización que se exige a los panelistas al definirlos en 1: "
Se entenderá por grupo de expertos el grupo administrativo de expertos
nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de
nombre de dominio".
5. Al revisar, por prurito de exactitud,
las listas de panelistas de eResolution y The National Arbitration Forum, tuve
el gusto de comprobar que igualmente las integran colegas destacados en las
especialidades jurídicas de la propiedad intelectual, la Computer Law
y el naciente Derecho de Internet.
6. American Bar Association Section of Intellectual
Property Law - Response to the U.S. Government Paper on the Improvement of
Technical Management of Internet Names and Addresses
7.Glosario de terminos referentes
a la Propiedad Intelectual - Por Benjamin Oelsner http://www.usinfo.state.gov/espanol/ipr/glos.htm
8.Passion Group Inc. v. Usearch, Inc.
AF-0250: "Had ICANN intended the Policy to be restricted to cases involving
only registered trademarks or service marks, it could easily have used narrower
language than "a trademark or service mark in which the complainant has rights".
The Panel finds the Policy applies to marks in which there are common law rights
as well as to marks in which there are rights arising from registration".
9. Utilicé dicha nomenclatura, como equivalente
castellano del inglés common law trademark al dictar resolución en el
Caso No. D2000-0749David Valls Biosca v. Alex
Blasi Mas.
10. Así los sostienen en forma explícita
otras resoluciones, como:
•SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No.
D2000-0131: "The Rules do not require
that the Complainant's trade mark or service mark be registered by a government
authority or agency for such rights to exist. In this respect, the Panel refers
to WIPO's Final Report on the Internet Domain Name Process [April 30, 1999]
paragraphs 149-150".
•CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641:
"The ICANN dispute resolution policy is "broad in scope" in that "the
reference to a trademark or service mark ‘in which the complainant has rights’
means that ownership of a registered mark is not required–unregistered
or common law trademark or service mark rights will suffice" to support a
domain name complaint under the policy. See McCarthy on Trademarks and
Unfair Competition, § 25:74.2, Vol. 4 (2000) (emphasis in original)".
11. Il est incontestable qu'en adoptant pour
nom de domaine la dénomination " lilianebettencourt ", la société défenderesse,
a d'une part reproduit l'élément attractif de la marque, sans l'autorisation de
son titulaire, s'est d'autre part appropriée le nom patronyme de Liliane Bettencourt
. http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_marques.htm.
12. Ver decisión en caso Gestevisión Telecinco,
S.A. v. Trazos Infografia, S.L. - Caso N° D2000-0540,
donde dije: "El Panelista no entrará al análisis de las alegaciones basadas
en el Derecho Nacional de España por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio
genérico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ningún derecho positivo
nacional en particular. Señalase no obstante que dichos preceptos corroborarían
en el Caso la decisión que se adopta sobre las solas bases de la Política, aplicables
en razón de expresas disposiciones del contrato cerrado entre la Demandada y el
Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa".
13. Nótese que el art. 15 de las Reglas
menciona explícitamente a los "principios de derecho" entre las fuentes
supletorias a la Política que los panelistas deberán usar para la resolución
de los casos.
14. Señalemos de paso que el caso
Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co.
Ltd v. Long Distance Telephone Company (Cases No. D2000-0014
and D2000-0015) se refiere a una marca de hecho
constituida por el título de una publicación periódica, con lo que evidenciamos
que otros "derechos" diferentes del nombre personal han resultado también
protegidos bajo la Política.
15. "Puesta a la disposición del público"
en la nomenclatura de las convenciones OMPI.
16. Con arreglo al art. 12, 2) del Tratado
de la OMPI sobre Derecho de Autor, la identificación del autor (o sea su nombre
o seudónimo) hace parte de la información protegida: "A los fines del presente
Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos" la información
que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho
sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de
la obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera
de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren
en relación con la comunicación al público de una obra".
17. La Convención de Berna se ocupa en su
art. 15 de estos nombres o seudónimos a otros efectos:
1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el
presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos,
en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a
los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma
usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo
que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.
18.Steven Rattner v. BuyThisDomainName
(John Pepin) Case No. D2000-0402: "The
panelist in that decision goes on to equate the distinctive character with the
whether or not the person in question is sufficiently famous in connection with
the services offered by that complainant. The Panel agrees with this manner of
proceeding and based on the materials provided by the Complainant finds that the
Complainant holds a common law mark in connection with investment banking and
corporate advisory services which is well known".
19. 6.5 In the opinion of this Administrative
Panel, it is doubtful whether the Uniform Policy is applicable to this dispute.
Although it is accepted that the Complainant is world famous under the name STING,
it does not follow that he has rights in STING as a trademark or service mark.
Unlike the personal names in issue in the cases Julia Fiona Roberts v Russell
Boyd, Jeannette Winterson v Mark Hogarth, and Steven Rattner v BuyThisDomainName
(John Pepin), the personal name in this case is also a common word in the
English language, with a number of different meanings".
20. Jeanette Winterson v. Mark Hogarth
Case No. D2000-0235: "The Respondent, Mark
Hogarth, is a Research Fellow in the Department of History & Philosophy of
Science at Cambridge University. In March 2000, the Respondent states that he
registered the domain name writerdomains.com under which he operates a web page
announcing that its aim is to develop websites devoted to some of the world's
favourite writers. 132 such writers are named, including the Complainant, Jeanette
Winterson. The introduction page to the website proposes that it will develop
web pages devoted to these authors which will: "... serve to inform about the
writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book signings, and
much more besides."
21.Frederick M. Nicholas, Administrator,
The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673:
"The existence of a common law trademark or service mark does not prohibit
art collectors or the general public from referring to a piece as a "Sam Francis"
work. The existence of a common law trademark or service mark does prohibit the
use of the phrase "Sam Francis" in a manner denoting that a gallery or exhibition,
whether physical or virtual, is sponsored or authorized by Sam Francis or his
Estate".
22.Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait
Case No. D2000-1068: "The Complainant submits
that his rights to the goodwill in his name is protected by the laws of the United
Kingdom, the laws of the United States of America and Dutch law. In support of
this submission the Complainant refers to the recent decision of the President
of the Amsterdam District Court in Albert Heijn and 159 other plaintiffs v. Name
Space, July 13, 2000. According to the Complainant this decision is not yet published
but the Complainant has submitted an English language translation of the judgment
of the Court, from which it appears that the Court decided in favour of the plaintiffs
claim in summary proceedings and directed the transfer of approximately 300 domain
names registered by Name Space. .. "the contested use of the proper names of various
plaintiffs must, in respect of these plaintiffs, be considered to be unlawful
as they are now unable to register their proper names (or have their proper names
registered) as domain names and are therefore unable to exploit these, causing
them to suffer losses"".
23. Este criterio ha sido aplicado explícitamente
en casos anteriores referentes a marcas de hecho. Cito al respecto la jurisprudencia
emanada de la decisión en el caso Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael
Ross AF-0187: "The mere registration of a domain name without making
preparations to use the domain name for the bona fide offering of goods or services
is not sufficient to demonstrate the rights or legitimate interests required by
Paragraph 4 (a) of the ICANN Policy. LIBRO AG v. NA Global Link Limited, Case
No. D2000-0186. The fact that the Respondent registered
the domain name 18 months ago (compared to use of BAYSHORE VINYL by the Complainant
for over 14 years) and has used it as a mere placeholder suggest that the Respondent
has no rights in it. Ventura Foods LLC v. Pathi, Case No. AF-0136".
