Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Viajes Ecuador, S.A. vs. Ecuador Lugo, S.L.
Caso No. D2000-0981
1. Las partes
(1) Demandante: VIAJES ECUADOR, S.A., con domicilio en c/ Gran Vía nş81, de Bilbao (Vizcaya) - España.
(2) Demandado: ECUADOR LUGO, S.L., con domicilio en Rua de San Pedro, nş6, 27001 Lugo - España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
(1) El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es "viajesecuador.com"
(2). El presente nombre de dominio se encuentra registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.
3. Iter procedimental
(1) Con fecha 8 de Agosto de 2000 se presentó por vía electrónica al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Política Uniforme"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en los sucesivo "el Reglamento"), ambos aprobados por la ICANN el día 24 de Octubre de 1999, así como por el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante "el Reglamento Adicional".
(2) La demanda original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior día 9 de Agosto de 2000.
(3) El día 15 de Agosto de 2000 el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI acusó recibo de la demanda, asignando al caso el nş D2000-0981 y designando como Administrador del procedimiento a Patricia Simão-Sartorius..
(4) El día 24 de Septiembre de 2000 se recibe de Network Solutions, Inc. la confirmación de que la demanda le fue oportunamente comunicada; de que es el registrador del nombre de dominio "viajesecuador.com"; de que el titular del nombre de dominio es ECUADOR LUGO, S.L.; y, por último, de que el contrato de servicio 4.0 de Network Solutions, Inc. se encuentra en vigor.
(5) Igualmente, el día 25 de Septiembre de 2000 el Centro de Arbitraje, una vez comprobado el cumplimiento en la demanda de los requisitos formales de la Política Uniforme, el Reglamento y el Reglamento Adicional, notificó formalmente la demanda a ECUADOR LUGO, S.L., informando al mismo tiempo de la fecha de inicio del Procedimiento Administrativo y del plazo de veinte días para que por el demandado se procediese a enviar al Centro de Arbitraje su escrito de contestación (hasta el día 14 de Octubre de 2000).
(6) Con fecha 13 de Octubre de 2000 se presentó por vía electrónica al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI escrito de contestación a la demanda. La contestación original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior día 16 de Octubre de 2000.
(7) El día 16 de Octubre de 2000 el Centro de Arbitraje acusa recibo del escrito de contestación a la demanda, notificando a los representantes de las partes el próximo nombramiento del experto.
(8) Mediante notificación de fecha 27 de Octubre de 2000 el Director del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI designa a Luis H. de Larramendi como panelista único, notificándose esta decisión a las partes el posterior día 2 de Noviembre.
4. Idioma del procedimiento
(1) La parte actora no ha solicitado expresamente en su escrito que el presente procedimiento se resuelva en español. Sin embargo, ha presentado su escrito en este idioma. Por lo demás la demandada en el apartado VII de su escrito de contestación a la demanda ha solicitado expresamente que el idioma del procedimiento sea el español.
(2) De acuerdo con lo autorizado por el párrafo 11 del Reglamento y a la luz de las circunstancias de este procedimiento y de las partes que en el mismo intervienen, el Panel ha acordado dictar la presente decisión en español.
5. Antecedentes de hecho
(1) La demandante es la compañía mercantil de nacionalidad española denominada VIAJES ECUADOR, S.A., cuyo objeto social es el propio de las agencias de viajes mayoristas y minoristas.
Según ha acreditado, y no ha sido expresamente negado de contrario, es la legítima titular del nombre comercial español nş 39.672 VIAJES ECUADOR, S.A., con efectos desde el 20 de Noviembre de 1961. Dicho nombre comercial ha sido renovado hasta el día 2 de Julio de 2002.
Tampoco se ha negado por la demandada la titularidad por parte de VIAJES ECUADOR, S.A. del registro internacional de marca nş 339.908, si bien se ha discutido sobre su denominación. El Panel, al amparo de las potestades que le confiere el párrafo 11 del Reglamento ha podido constatar la vigencia de este registro internacional de marca y que su denominación es VIAJES ECUADOR, siendo su representación gráfica la que seguidamente se reproduce:
(2) La demandada es la compañía española ECUADOR LUGO, S.L., cuyo objeto social es la realización de la actividad de agencias de viajes.
Por virtud de un contrato suscrito con fecha 3 de Marzo de 1997, cuya autenticidad no ha sido negada en este procedimiento, ECUADOR LUGO, S.L. es una empresa franquiciada de la demandante, VIAJES ECUADOR, S.A.
(3) La fecha de registro del nombre de dominio "viajesecuador.com" es la de 18 de Enero de 1999.
6. Pretensiones de las partes
(1) Parte demandante
Afirma la parte actora:
- Que su denominación social es VIAJES ECUADOR, SOCIEDAD ANONIMA.
- Que la denominación social VIAJES ECUADOR, S.A. fue registrada por la demandante como nombre comercial con fecha 2 de Julio de 1962 (previa solicitud de 20 de Noviembre de 1961), bajo el número de registro 39.672.
- Que es titular, entre otros, del registro internacional de marca nş 339.908 VIAJES ECUADOR.
- Que la relación comercial con la sociedad demandada ECUADOR LUGO, S.L. se encuentra regulada a través de un contrato de franquicia de 3 de Marzo de 1997 y que dicho contrato no otorga a ECUADOR LUGO, S.L. ningún derecho especial sobre la marca, nombre comercial o denominación social "VIAJES ECUADOR", sino una facultad/deber de uso en ciertas condiciones y para ciertos fines, a efectos siempre al contrato de franquicia suscrito. Y que ésta afección contractual determina que el franquiciado carezca de cualquier interés sobre la marca ajeno al cumplimiento del contrato y, en definitiva, a la titularidad de la misma por el franquiciador.
- Que la página web de ECUADOR LUGO, S.L. no está siendo objeto de un uso efectivo.
- Que la demandada ha realizado un ofrecimiento de venta del nombre de dominio a VIAJES ECUADOR, S.A. por importe de 5.000.000’- de pesetas y que, incluso, ha ofertado la venta del nombre de dominio a través de la página web "www.GreatDomains.com".
- Que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio bajo el primer nivel ".com".
- Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel diversos precedentes de resoluciones arbitrales dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI.
Teniendo en cuenta estas premisas, la demandante solicita la transferencia a su favor del dominio "viajesecuador.com", designando, al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.b) xiii) del Reglamento, su sometimiento a la jurisdicción del domicilio del demandado.
(2) Parte demandada
ECUADOR LUGO, S.L. ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando, con carácter previo, que los paneles administrativos de la OMPI carecen manifiestamente de competencia para dirimir la controversia surgida en este caso concreto (i) por haberse registrado el dominio con anterioridad a la aprobación y entrada en vigor de la Política Uniforme y del Reglamento; (ii) por existir en el contrato de franquicia una sumisión expresa de las partes a un orden jurisdiccional distinto al de la OMPI y (iii) por no haberse sometido las partes válidamente a la jurisdicción de los paneles administrativos de la OMPI, toda vez que ya existe una sumisión expresa a otro fuero.
En cuanto a las cuestiones de fondo debatidas, afirma la demandada:
- Que la demandante no ha acreditado válidamente ser titular de ningún derecho de propiedad industrial con la denominación VIAJES ECUADOR.
- Que la demandante no puede reclamar una exclusividad en la utilización de la denominación VIAJES ECUADOR, por cuanto ECUADOR LUGO, S.L. está obligada contractualmente a utilizar dicho signo distintivo en todas las actuaciones que realice en el mercado, teniendo expresamente prohibido la utilización de cualquier marca o anagrama personal.
- Que ECUADOR LUGO, S.L. ostenta un claro interés legítimo en el dominio disputado, toda vez que fue registrado para el desarrollo de su actividad empresarial, amparado en un contrato de franquicia que le obliga en todas sus relaciones comerciales a utilizar la denominación VIAJES ECUADOR.
- Que además de haber realizado preparativos para la utilización del dominio, lo ha estado utilizando para un uso comercial con interés legítimo en la ejecución y explotación de la franquicia de que es titular, encontrándose la página web "www.viajesecuador.com" plenamente operativa.
- Que si bien es cierto que estaba dispuesta a ceder la titularidad del nombre de dominio por 5.000.000’- de pesetas, el ofrecimiento inicial de este importe se hizo por representantes de VIAJES ECUADOR, S.A., tras negociaciones mantenidas entre las partes durante un largo espacio de tiempo.
- Que nunca fue su intención que el nombre de dominio fuese ofrecido para su venta en la página web "www.GreatDomains.com", razón esta por la que se dirigió a esta compañía solicitando la retirada de la lista de dominios en venta el de su titularidad "viajesecuador.com".
- Que la finalidad en el registro del nombre de dominio no fue la de privar a VIAJES ECUADOR, S.A. de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio, siendo prueba de ello que la demandante es titular, al menos, de los siguientes nombres de dominio: "franquiciasecuador.com", "viajesecuador.net" y "viajesecuadorsa.com".
- Que, en consecuencia, la demandante no ha podido probar la concurrencia del registro y uso de mala fe del nombre de dominio por ECUADOR LUGO, S.L., como quiera que dicho nombre de dominio le sirve a la demandada para promocionar su actividad de agencia de viajes en el marco de un contrato de franquicia suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A.
- Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel los precedentes dictados tanto por la OMPI como por el NATIONAL ARBITRATION FORUM para la resolución de disputas sustancialmente idénticas a la presente.
De acuerdo con su exposición, solicita la demandada "la íntegra desestimación de la demanda interpuesta dado que, con independencia de que, debido a sus peculiares características, la controversia surgida excede los límites de la competencia de este Panel Administrativo, lo cierto es que no concurren todos los requisitos para la estimación de la acción que confieren las normas de resolución de conflictos".
7. Debate
(1) Normas aplicables
El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
Tal y como se ha manifestado en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI (Caso D2000-001, apartado 6.A, y Caso D-2000-0143, apartado 6.3, entre otros), cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo país, las leyes y principios de derecho aplicables deben incluir los de ese país.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandantes y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el Código Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y el Reglamento del Registro Mercantil, entre otros.
(2) Examen de las cuestiones previas promovidas por la demandada en el apartado IV del escrito de contestación a la demanda.
Antes de entrar a considerar si se cumplen o no los elementos del Artículo 4(a) de la Política Uniforme y, por lo tanto, si se debe estimar o no la demanda formulada por VIAJES ECUADOR, S.A., es obligación de este Panel resolver las cuestiones previas o excepciones formuladas por la demandada en su escrito de contestación a la demanda:
(A) Sobre la pretendida inaplicación de las normas por haberse registrado el nombre de dominio con anterioridad a la aprobación y entrada en vigor de las mismas.
En el párrafo 158 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet de 30 de Abril de 1999, al pronunciarse sobre el "carácter obligatorio del procedimiento", se afirma:
"En el Informe Provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento del procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la opción del procedimiento no daría como resultado una mejora considerable de la situación actual, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros difícilmente elegirían someterse al procedimiento (que es mas económico y rápido que el recurso de los tribunales), sino que preferirían que los titulares legítimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad que incoar litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes".
Según ha notificado NETWORK SOLUTIONS el contrato en vigor es el correspondiente a la versión 4.0, en cuyo apartado C se puede leer:
"Dispute Policy. Registrant agrees, as a condition to submitting this Registration Agreement, and if the Registration Agreement is accepted by NSI, that the Registrant shall be bound by NSI’s current Dispute Policy. The current version of the Dispute Policy may be found at the InterNIC Registration Services web site: "http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html".
Si se accede a esta dirección html, nos encontramos con la siguiente información:
"Beginning 12:01 a.m. on January 1, 2000, the following Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy ("Policy") will be in effect. The Policy will
apply to all future disputes. The current Domain Name Dispute Policy
(Version 3.0) will automatically terminate at midnight on December 31, 1999.
No domain name registration will be placed on "Hold" pursuant to the current
Domain Name Dispute Policy after December 31, 1999."
Se observa, por lo tanto, que desde el día 1 de Enero de 2000 está en efecto esta política de resolución de disputas en cuyo primer párrafo queda constancia de que la Política Uniforme se incorpora como referencia a todos los acuerdos de registro de nombres de dominio o, lo que es lo mismo, el sometimiento de los titulares de los nombres de dominio a la Política Uniforme y su Reglamento, independientemente de la fecha en que hubiesen obtenido el registro.
El Panel considera, en consecuencia, que son aplicables las normas de resolución de conflictos invocadas por VIAJES ECUADOR en su escrito de demanda.
(A) Sobre la existencia de una sumisión expresa de las partes a un orden jurisdiccional distinto al de la OMPI.
Conviene recordar algunos de los principios recogidos en el párrafo 150 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet:
(iii) El procedimiento alternativo de solución de controversias debe ser uniforme y congruente en todos los TLD abiertos...
iv) Como ya se indicó, la disponibilidad del procedimiento administrativo no debe impedir poder recurrir a litigios en tribunales. En particular, una parte debe tener libertad de incoar un litigio presentando una demanda ante un tribunal nacional competente, en vez de iniciar un procedimiento administrativo de solución de controversias, si tal es el curso preferido y debe poder buscar una remisión de la controversia que haya sido objeto de un procedimiento administrativo de solución de controversias.
v) las resoluciones de los procedimientos alternativos de solución de controversias no deberían tener (y no pueden tener) el efecto de precedente obligatorio en tribunales nacionales. Quedaría al criterio de los tribunales de cada país la determinación de la importancia que desean dar a las resoluciones formuladas en el marco del procedimiento.
vi) Para garantizar la solución rápida de las controversias, los recursos disponibles en el procedimiento alternativo de solución de controversias deben limitarse a la situación del registro de nombre de dominio mismo y por lo tanto no deben incluir compensaciones monetarias o sentencias relativas a la validez de una marca.
ix) Prevalecerá sobre una resolución resultante de un procedimiento alternativo de solución de controversias, una decisión judicial de un tribunal competente de un país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial obligado por el Acuerdo sobre los ADPIC."
Sobre estas premisas relativas a la naturaleza de los procedimientos arbitrales, el Informe Final afirma en su párrafo 153:
"El alcance del procedimiento se limitaría a los casos de registro abusivo (o ciberocupación), como se ha definido anteriormente y no estaría disponible para las controversias entre las partes con derechos que compiten de buena fe".
La propia Política Uniforme contempla en su objetivo que su finalidad es la resolución de disputas que surjan entre marcas y nombres de dominio y no sobre cuestiones de fondo distintas cuya resolución deba someterse "ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".
La cuestión que plantea la demandada carece, por lo tanto, de fundamento, habida cuenta de que la cláusula de sumisión a los Juzgados y Tribunales de Madrid que se contiene en el contrato de franquicia suscrito entre VIAJES ECUADOR, S.A. y ECUADOR LUGO, S.L. se refiere a las divergencias que pudieran surgir entre las partes sobre la interpretación, cumplimiento y ejecución del "contrato".
La pretensión de la actora en este procedimiento arbitral no es ninguna de las contempladas en la señalada cláusula del contrato de franquicia, sino la determinación de si el registro del nombre de dominio "viajesecuador.com" es abusivo y si, por lo tanto, procede la transferencia a su favor de conformidad con la Política Uniforme de resolución de conflictos de la ICANN.
Entiende el Panel, por lo tanto, que decae esta excepción formulada por la demandada, como quiera que es el propio contrato de registro de nombre de dominio suscrito por ECUADOR LUGO, S.L. el que le obliga a someterse a la resolución de una disputa de esta naturaleza de conformidad con la Política Uniforme y su Reglamento.
Es esta cláusula de sometimiento recogida en el contrato con Network Solutions la que realmente debe aplicarse al presente litigio, por cuanto lo que realmente se dirime es si el registro del nombre de dominio se hizo o no de forma abusiva, es decir, si ECUADOR LUGO, S.L. ha incumplido con de las obligaciones o compromisos suscritos con el registrador Network Solutions.
(C) Sobre la ausencia de sometimiento a arbitraje de la OMPI por las partes.
Diversas circunstancias llevan también al Panel a rechazar esta última excepción propuesta por la demandada:
La demandante, VIAJES ECUADOR, S.A. se somete expresamente a la decisión arbitral que se adopte, sólo por el mero hecho de haber acudido a esta vía para la resolución del conflicto suscitado.
Por su parte, la demandada, ECUADOR LUGO, S.L. se somete, igualmente, a la resolución del conflicto por vía arbitral de conformidad con las Reglas de la ICANN, por el solo hecho de haber suscrito un acuerdo de registro con Network Solutions, Inc. y haber aceptado, en consecuencia, la política de resolución de disputas que en él se contempla.
Resulta inaceptable el pretendido paralelismo que busca la demandada entre la Ley española de Arbitraje y el procedimiento arbitral de conformidad con las Reglas de la ICANN, cuyo objeto es insistir en la ausencia de sometimiento a arbitraje por las partes, cuando como ya se ha dicho en el apartado B anterior, es clara la aplicabilidad de este procedimiento para la resolución de este tipo de conflictos entre marcas y nombres de dominio.
No puede el Panel tener en cuenta esta última cuestión previa y, en consecuencia, debe proceder a analizar la cuestión de fondo: si el nombre de dominio "viajesecuador.com" ha sido abusivamente registrado por ECUADOR LUGO, S.L.
(3) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -párrafo 4(a) de la Política Uniforme.
Desde la primera decisión adoptada por el Centro de Arbitraje, ha quedado claro que para que un nombre de dominio deba ser cancelado o transferido en favor de un demandante, éste debe probar la concurrencia acumulativa en el supuesto de hecho de los tres requisitos que se contienen en el párrafo 4(a) de la Política Uniforme:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o interés legítimos respecto al nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe.
(A) Identidad o similitud entre marca y dominio:
Conviene delimitar, en primer término, cuáles son los derechos con base en los cuales ejercita la demandante la presente controversia. Antes de entrar en su análisis, conviene recordar que en el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, en su párrafo 167 se afirma:
"La segunda limitación definiría el registro abusivo únicamente en relación con las marcas registradas y marcas de servicio. Así pues, los registros que infrinjan nombres comerciales, indicaciones geográficas, o derechos de la personalidad no se considerarán dentro de la definición de registro abusivo para los fines del procedimiento administrativo".
Por otra parte, en el párrafo 4.a.i) de la Política Uniforme se señala como uno de los elementos para el obligado sometimiento a un procedimiento administrativo la identidad o similitud entre una marca de productos o de servicios y un nombre de dominio.
De lo anterior se desprende:
a) Que no puede basarse la pretensión de la demandante en su propia denominación social.
b) Que, en principio, tampoco puede ser base para una demanda arbitral el nombre comercial español nş 39.672.
c) Que el registro internacional de marca de la demandante nş 339.908 VIAJES ECUADOR (Mixta) sí podría constituir una base para la iniciación de un procedimiento arbitral.
No obstante lo anterior, el Panel considera que no puede ampararse la reclamación de la demandante en su registro internacional de marca nş 339.908, como quiera que la transferencia del mismo a VIAJES ECUADOR, S.A. no se produjo hasta el 26 de Mayo de 1999, fecha en la que ECUADOR LUGO, S.L. ya era titular del nombre de dominio "viajesecuador.com". En sentido similar se pronunció el Panel en el Caso nş D2000-0488.
No pudiendo estimar el Panel la concurrencia en el presente procedimiento del apartado 4.a.i) de la Política Uniforme con base en la denominación social y en el registro internacional de marca de la demandante, por las razones previamente expuestas, procede analizar si el registro español de nombre comercial VIAJES ECUADOR, S.A. es título habilitante suficiente para entablar una contienda de esta naturaleza. Y conviene hacerlo al amparo de los principios generales del derecho y de la Ley de Marcas española.
Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplándose tres modalidades concretas: marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento.
El artículo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.
El artículo 76.1.a) entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares.
Finalmente, el artículo 81 de la Ley de Marcas equipara el nombre comercial a las marcas, al afirmar que le son de aplicación las normas de la Ley relativas a las marcas.
Aun cuando la Ley no exige que los nombres comerciales sean registrados para obtener la protección que la Ley les dispensa, no es menos cierto que el registro no hace sino reforzar su efectividad y, en cierta medida, conferirle los mismos derechos que a las marcas: pueden ser base para la formulación de oposiciones en la vía administrativa así como para la iniciación de cualquier tipo de acción ante los órganos jurisdiccionales civiles o penales.
Incluso el artículo 274 del Código Penal español sitúa en el mismo plano o nivel a las marcas y nombres comerciales al referirse a ellos bajo el concepto genérico de "derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas".
Desde este punto de vista ha de entenderse que un nombre comercial debidamente registrado en España goza del reconocimiento pleno para que pueda ser base en un procedimiento y, por ello, para que pueda considerarse como signo válido a los efectos de los procedimientos arbitrales de conformidad con la Política Uniforme de la ICANN.
Al cotejar el panel el nombre de dominio controvertido y los derechos de propiedad industrial de la demandante sobre la denominación VIAJES ECUADOR, se aprecia con claridad la coincidencia letra por letra entre ellos. La introducción en el nombre de dominio objeto de la presente disputa del elemento ".com" en nada cambia esta apreciación, por cuanto lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel y no como nivel primario.
Se puede afirmar que en el conjunto de un nombre de dominio el primer nivel es de naturaleza genérica, razón ésta por la que no puede ser apropiado en exclusiva ni, consecuentemente, debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos (véase en este sentido las resoluciones dictadas en los casos OMPI D2000-0053 y D2000-0143).
Tampoco debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos la terminación "S.A." del nombre comercial de la demandante, al tratarse de un elemento genérico que no es sino un indicador de la forma social de la compañía actora, mención que por imperativo legal debe incluirse a toda denominación social (artículo 403.1 del Reglamento del Registro Mercantil español).
Por lo tanto, este Panel estima que la demandante ha acreditado ser titular de los derechos a los que se refiere el párrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme. Es posible afirmar, por lo tanto, que este primer requisito concurre en el nombre de dominio obtenido de contrario.
(B) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio:
El párrafo 4 (c) de la Política Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses legítimos que ostenta sobre el mismo.
Ya se ha dicho anteriormente que no es objeto ni competencia del Panel analizar el contrato de franquicia suscrito entre las partes y si a la vista de su clausulado alguna de las partes ha infringido sus obligaciones.
Sin embargo, para determinar los derechos o intereses legítimos que ECUADOR LUGO, S.L. pudiera tener sobre el nombre de dominio, ha sido preciso hacer una somera lectura del señalado contrato de fecha 3 de Marzo de 1997. Así, nos encontramos:
- Que en la cláusula 3.1 se contempla la obligación para el franquiciado de usar la marca y el anagrama VIAJES ECUADOR, S.A. "sin que ello le otorgue cualquier derecho de propiedad".
- Que en la cláusula 3.2 se le prohíbe al franquiciado usar la marca VIAJES ECUADOR, S.A. en razones sociales, cuentas bancarias o relaciones con proveedores ajenos al ámbito turístico o en sus relaciones comerciales con la Administración Pública.
- Que en la cláusula 3.3 se le prohíbe al franquiciado utilizar su marca o anagrama personal ni hacer publicidad o establecer folletos bajo un nombre personal.
- Que por virtud de la cláusula 3.4 el franquiciado se compromete a utilizar correctamente y a cuidar la imagen de marca de VIAJES ECUADOR, S.A. en todas las acciones comerciales.
No ha entrado el Panel a valorar otras cuestiones relativas a las obligaciones de las partes en cuanto a los productos, acciones publicitarias y su promoción, así como a aspectos administrativos o laborales.
Del contenido de la cláusula 3 del contrato a la que se ha aludido previamente, se desprende:
a) Que ECUADOR LUGO, S.L. está obligado a usar la marca y el anagrama de VIAJES ECUADOR, S.A. en sus relaciones con el exterior, salvo para supuestos perfectamente tasados en la cláusula 3.2.
b) Que la obligación de uso no le otorga ningún derecho de propiedad sobre la marca. Debe recordar en este sentido el Panel que la asignación de un nombre de dominio no confiere ningún derecho sobre el mismo, salvo de su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de internet.
c) Que el franquiciado y demandado está obligado a utilizar y cuidar la imagen de marca de VIAJES ECUADOR, S.A. en todas las acciones comerciales. Y en este sentido es pertinente recordar que en el señalado Informe Final de la OMPI se manifestaba que el nombre de dominio es un identificador comercial, es decir, un medio de reciente creación cuyo objeto principal es favorecer la promoción y comercialización de productos y servicios a través de la red internet.
Analizando las premisas anteriores en relación con el párrafo 4.c de la Política Uniforme el Panel considera que en el presente conflicto el demandado ha demostrado ser titular de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio por cuanto:
Ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad al inicio de la controversia. Ha habido una oferta de productos o servicios, la cual, sin entrar en otras consideraciones o valoraciones, ha sido de buena fe (en sentido similar se refirió el Panel en el Caso nş D2000-0017 y Caso nş D2000-0029). Según ha podido comprobar el Panel la página web del demandado aludía, al menos en su fase embrionaria, a VIAJES ECUADOR, S.A. En la actualidad sigue existiendo este vínculo por cuanto al marcar el número de teléfono que en la página se cita (902 118 882) se recibe una contestación con la siguiente frase: "VIAJES ECUADOR, dígame". No entra el Panel a valorar, porque no es su cometido, si los productos y servicios que a través de dicha página se ofertan (o a través del citado número de teléfono) suponen o no un incumplimiento de las obligaciones del franquiciado en relación con el contrato suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A. Es ésta, precisamente, una cuestión que debe someterse ante los tribunales competentes ordinarios.
- El demandado es "conocido corrientemente por el nombre de dominio" habida cuenta las obligaciones que se le impusieron por virtud de la estipulación tercera del contrato de franquicia. En sentido similar se refirió el Panel en el Caso nş D2000-0017.
- No parece el propósito del demandado desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro. La demandante no ha aportado ninguna prueba que desvirtúe lo anterior. El hecho de que a través de la página web, así como del número de teléfono que en la misma se cita se oferten productos o servicios en nombre de VIAJES ECUADOR, S.A. implica una apariencia de buen derecho y, por lo tanto, un uso legítimo y leal del nombre de dominio objeto de la controversia, siempre sin perjuicio de lo que en otras instancias judiciales se pueda manifestar a la luz del análisis exhaustivo y de fondo de la verdadera cuestión que subyace: si el registro del nombre de dominio y la prestación de servicios a través de la correspondiente página web supone un incumplimiento del contrato de franquicia de 3 de Marzo de 1997.
Estima, por lo tanto, este Panel que ECUADOR LUGO, S.L. ostenta un derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio, por cuanto está obligado contractualmente a identificarse con sus clientes o consumidores mediante la denominación VIAJES ECUADOR, existiendo, incluso, una prohibición expresa para utilizar otro tipo de marcas, anagramas o nombre personal. Otros paneles de la OMPI han reconocido en situaciones similares a la que es objeto de la presente controversia la existencia de derechos o intereses legítimos que amparan o que respaldan la posición del demandado: Caso nş D2000-0006, Caso nş D2000-0017 y Caso nş D2000-0268.
(C) Registro y uso de mala fe:
No habiendo la demandante acreditado la concurrencia del requisito contenido en el párrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme, no resulta necesario proceder al examen del último de los elementos –si el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe-, tal y como ya se ha manifestado por otros paneles en diversas decisiones emanadas del Centro: D2000-0008, D2000-0040, D2000-0795 y D2000-0896.
8. Conclusiones
(1). El Panel no puede aceptar ninguna de las excepciones o cuestiones previas promovidas por la demandada, por entender que la Política Uniforme y su Reglamento son válidos para la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio, cualquiera que sea la relación jurídica y contractual entre las partes. No es objeto de esta controversia ni puede, por lo tanto, el Panel entrar a discutir, cuestiones de fondo de otra naturaleza, como es el cumplimiento o no por las partes de las obligaciones derivadas del contrato de franquicia suscrito y, en consecuencia, de su extensión, interpretación, cumplimiento y ejecución.
(2) La demandante ostenta derechos en el sentido del párrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.
(3) El demandado, como consecuencia de las obligaciones que le incumben de conformidad con el contrato de franquicia suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A. tiene un derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio, sin perjuicio de la decisión que sobre otras cuestiones de fondo puedan adoptarse por los tribunales ordinarios competentes.
(4) No es preciso entrar a valorar si concurre la tercera de las premisas del párrafo 4.a de la Política Uniforme, como quiera que no se ha acreditado que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Además, entiende el Panel que el hecho de que el demandado ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio difícilmente permitiría manifestar que su registro se haya realizado de mala fe, especialmente si dicho registro se produjo mucho antes de iniciarse la controversia.
9. Decisión
El Panel estima que la demandada ha registrado un nombre de dominio coincidente con el nombre comercial del que emanan los derechos de la demandante.
El Panel Administrativo, siguiendo otras resoluciones dictadas por otros paneles en procedimientos análogos, declara que la demandada ostenta un derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio, en su calidad de franquiciado de VIAJES ECUADOR, S.A.
No es competencia del Panel resolver sobre otras cuestiones de fondo que pudieran concurrir en el presente supuesto. La extinción o terminación de la relación contractual de franquicia entre las partes introduciría circunstancias nuevas a considerar y, en consecuencia, dotaría al Panel que en su momento se designase de nuevos criterios para determinar si, en ese caso, el nombre de dominio "viajesecuador.com" reuniría o no los presupuestos de admisibilidad de una demanda de conformidad con el párrafo 4(a) de la Política Uniforme.
En consecuencia se desestima la demanda, decretando que el dominio "viajesecuador.com" no sea transferido a la demandante, sin perjuicio de la decisión que los tribunales ordinarios competentes puedan adoptar al respecto, a la luz del contrato de franquicia suscrito entre las partes.
Luis H. de Larramendi
Panelista único
