Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Televisión Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L.
Case No. D2000-0980
1. Las Partes
Los demandantes son las siguientes partes:
- Televisión Satelital Codificada, S.A., con domicilio en la Av. San Juan 1132 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 2 de mayo de 1991, Lş 109, Tş A de libro de S.A., bajo el número 2308.
- Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., con domicilio real en la calle Lima 1261 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 13 de febrero de 1990, Lş 107, Tş de libro de S.A., y bajo el número 578.
- Tele Red Imagen, S.A., con domicilio en calle San Juan 1132 de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 16 de diciembre de 1991, Lş 110, Tş A de libro de S.A., bajo el número 10.906.
El demandado es la empresa:
- YAHOO, S.R.L., con domicilio en Artigas 609, Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tycsports.com>.
La entidad registradora del citado dominio es EasySpace, Ltd, domiciliada en 32 St. Lanus Terrace, SW 34QG, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña.
3. Iter Procedimental
Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 8 de agosto de 2000, por medio de correo electrónico, así como en 15 de agosto de 2000 en formato papel.
Con fecha 27 de septiembre de 2000, el Centro envió un correo electrónico a los demandantes con el objeto de requerir la corrección del nombre del Registrador, petición que fue reiterada en fecha de 29 de septiembre de 2000.
El 29 de septiembre de 2000 la representación autorizada de los demandantes envió correo electrónico al Centro corrigiendo el nombre del Registrador del nombre de dominio en cuestión.
Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 3 de octubre de 2000, contestada positivamente por dicha entidad, confirmando ésta que le había llegado copia de la Demanda, de acuerdo con el Parágrafo 4.(b) del Reglamento; que el nombre de dominio objeto de controversia había sido registrado ante ella; que el titular de dicho nombre de dominio es YAHOO, S.R.L.; que la Política Uniforme y el Reglamento se aplican al nombre de dominio disputado; y que actualmente tal nombre se encuentra alojado en los servidores de la entidad registradora, ostentando un Sitio Web.
La demanda fue notificada al Demandado el 4 de octubre de 2000, tanto por correo electrónico, como en formato papel por correo ordinario o urgente.
En fecha de 23 de octubre de 2000, el Centro recibió contestación a la Demanda por correo electrónico, mientras que en 26 de octubre de 2000 recibió la Demanda en formato papel.
El 27 de octubre de 2000 el Centro acusó recibo del Escrito de Contestación a la Demanda, transmitiéndose esta comunicación a todas las partes en la actual controversia.
Debe hacerse notar que, aunque la fecha inicial de transmisión de la Decisión del Panel Administrativo era el 14 de diciembre de 2000, por acuerdo de los Panelistas, y sobre la base del Parágrafo 10.c) y del Parágrafo 15.(b) del Reglamento, con conocimiento de las Partes y del Centro, se adoptó una ampliación del plazo para dictar la decisión al 18 de diciembre de 2000, dado que el Presidente del Panel de Expertos no recibió la totalidad de los documentos aportados por los demandantes, y a fin de ofrecer una ocasión justa a dicha parte de presentar su caso, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 10.(b) del Reglamento.
Dado que tanto la demanda como la contestación a la demanda han sido redactadas en castellano, dado que todas las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, y sobre la base de la facultad que ofrece al Panel Administrativo el Parágrafo 11.(a) del Reglamento, se considera como lengua del procedimiento la lengua castellana y en ella se dicta la presente Decisión.
Asimismo, conviene hacer notar que, según afirman las partes (véase Punto 16 del Escrito de Demanda y Punto 10 del Escrito de Contestación a la Demanda), con anterioridad a la presentación de la Demanda de la que la actual Decisión trae causa, se presentaron por parte de las entidades demandantes en el actual procedimiento administrativo, una serie de actuaciones judiciales y extrajudiciales dirigidas contra el anterior titular del nombre de dominio <tycsports.com<, el Sr. Kirovsky, encaminadas a evitar una transferencia de la titularidad de dicho nombre con fines fraudulentos y, en definitiva, a tratar de lograr un acuerdo extrajudicial a la controversia que existía entre ellos. Oportunamente, se dictó al menos una resolución judicial por la que se ordenaba la adopción de determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky en el sentido antes expuesto. Debe ponerse de manifiesto que este Panel Administrativo no tiene constancia de que exista procedimiento judicial alguno contra la entidad YAHOO, S.R.L. por parte de los demandantes.
Asimismo, debe hacerse hincapié en que el hecho de que se hayan adoptado y aprobado judicialmente determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky, anterior titular del nombre de dominio <tycsports.com>, no tiene por qué afectar en modo alguno al sentido de la decisión que tome este Panel Administrativo. Y ello no sólo porque dichas medidas cautelares fueron tomadas contra persona distinta de la que ocupa la posición de demandada en el actual procedimiento administrativo, sino también por el hecho de que la decisión de este Panel no impide a las partes someter la controversia a tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 4.k de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).xiii del Reglamento, sin perjuicio, evidentemente, de las consecuencias negativas, que puede conllevar para quien inste una actividad judicial con fines fraudulentos.
En conclusión, este Panel de Expertos acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 18.(a) del Reglamento, continuar con el procedimiento administrativo y adoptar la presente Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
Las sociedades demandantes constituyen, como así se desprende de la exhaustiva documentación aportada, un grupo empresarial con acusada e importante presencia en sectores tales como el audiovisual, telecomunicaciones, distribución de señales televisivas e Internet, donde despliega, a través del nombre de dominio <tycsports.com.ar>, una continua actividad informativa y comercial relacionada con el mundo del deporte.
Las empresas demandantes se integran dentro del Grupo Clarín, uno de los grupos de medios de comunicación más importantes dentro del mundo de habla castellana (según se prueba por Anexo J aportado con la Demanda).
La demandada es una empresa de actividad no especificada, ni por el Demandante, ni por el propio Demandado, con residencia en la República Oriental del Uruguay, y que, a pesar de su denominación social, no se acredita que tenga relación empresarial o de cualquier otro tipo con la sociedad titular del célebre buscador de Internet.
El dominio controvertido es <tycsports.com>, el cual fue inicialmente registrado por el Sr. Kirovsky, quien, según resulta del Anexo B aportado con la Demanda, al menos se prueba que lo tuvo bajo su posesión hasta el 28 de julio de 2000. Actualmente, consta a nombre de la sociedad demandada Yahoo, S.R.L., según consta del Anexo A aportado por las demandantes por virtud de un contrato de cesión entre el Sr. Kirovsky y dicha empresa demandada, según consta en Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con la Contestación a la Demanda. Debe ponerse de manifiesto que los Anexos 1, 2 y 3 mencionados constan como documentos privados, firmados entre el demandado y el anterior titular del nombre de dominio en cuestión, así como un tercero sin relación aparente con este caso. No se trata, por consiguiente, de documentos adverados notarialmente o por fedatario público.
Las empresas demandantes son titulares de diversos derechos marcarios, así como de un nombre de dominio ".com.ar". Específicamente, y según se deduce de los documentos anexados por las demandantes, la relación de derechos de los que son titulares es como sigue:
- Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. es titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar>, según se acredita en Anexo C de los aportados en la Demanda, desde fecha de 11 de septiembre de 1997.
- Televisión Satelital Codificada, S.A. es titular de los siguientes derechos marcarios, adquiridos por virtud de contrato de compra y venta firmado en fecha de 23 de abril de 1998, entre los legales representantes de Tele Red Imagen, S.A. y los de Televisión Satelital Codificada, S.A., a presencia de fedatario público, y según consta en Anexos D y E de los aportados con la Demanda:
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.645.151 (Clase 27), concedida en 19 de septiembre de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.642.952 (Clase 30), concedida en 28 de agosto de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.642.953 (Clase 32), concedida en 28 de agosto de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.642.954 (Clase 33), concedida en 28 de agosto de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.642.955 (Clase 34), concedida en 28 de agosto de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.642.956 (Clase 35), concedida en 28 de agosto de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.642.957 (Clase 36), concedida en 28 de agosto de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.642.958 (Clase 39), concedida en 28 de agosto de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.645.160 (Clase 18), concedida en 19 de septiembre de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.645.162 (Clase 21), concedida en 19 de septiembre de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.645.163 (Clase 25), concedida en 19 de septiembre de 1997.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.535.128 (Clase 41), concedida en 31 de agosto de 1994.
- "T y C SPORTS", registrada con el número 1.596.768 (Clase 38), concedida en 22 de abril de 1996.
- Igualmente, debe tenerse presente que, según se acredita de las copias de certificados aportadas en el Anexo E, y a las que se acaba de hacer inmediata referencia, consta en ellas la transferencia de titularidad a favor de Televisión Satelital Codificada, S.A. Igualmente, debe insistirse en el hecho de que todas las referidas copias se corresponden con el original depositado ante el correspondiente Organismo, según lo acredita el fedatario público firmante de cada una de ellas.
- Asimismo, las demandantes aportan en el Anexo F meras fotocopias de otra serie de marcas de las que sólo consta la solicitud de transferencia debidamente inscrita ante el Organismo correspondiente. En dichos derechos marcarios se incluye la mención "T y C SPORTS" en conjunción con otra serie de elementos distintivos, tales como "T y C SPORTS NOTICIAS", "T y C SPORTS NUESTRO MEJOR DEPORTE" o "JUEGOS DE INVIERNO T y C SPORTS", por citar algunas.
- Tele Red Imagen tiene registros marcarios en algunos países del entorno hispanoamericano, si bien reconocen las demandantes que algunos de tales derechos pueden no existir en la actualidad en la medida en que ha cesado el acuerdo comercial existente para su explotación. Tales derechos se acreditan mediante meras fotocopias en Anexo G de los de la Demanda, donde se observa los registros en los siguientes países: Ecuador, México, Brasil, España, Colombia, Venezuela y República Oriental del Uruguay. Tales derechos se concretan en los signos "T T y C SPORTS", según se puede apreciar.
- Las marcas alegadas por las demandantes están en vigor y son objeto de explotación regular y actual, según se aprecia de los Anexos H, I-1, I-2 e I-3 de los aportados con la Demanda. En concreto, se observa, lo que es relevante a los efectos de la presente Decisión, la importancia de la actividad y extensión cognitiva de las demandantes, dándose que Tele Red Imagen, S.A. ocupa el quinto puesto en ranking de televisión por cable y el primero en señal deportiva (página 52 de Anexo J de los de la Demanda), y que el Canal T y C Sports ocupa el puesto tercero en el ranking de cadenas de cable en Argentina (véase Anexo I-3).
La empresa demandada dice ser adquirente de buena fe del nombre de dominio <tycsports.com>, que es el objeto de la actual controversia, por contrato de fecha 1 de agosto de 2000 con su anterior titular, el Sr. Jorge Kirovsky Wainerman (Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con el Escrito de Contestación a la Demanda). Igualmente, el demandado afirma ser adquirente del derecho marcario "TYCSPORTS" (Clase 25) registrado en la República Oriental del Uruguay (Anexo 4) por cesión del Sr. Kirovsky Wainerman anteriormente citado en fecha no mencionada, así como de las marcas "TYCESPORT WOLD" (sic) en Clase 28, y "TYCESPORT WORLD.COM" en Clase 42, ambas en la República Argentina, y por virtud de contrato de cesión con el Sr. Romano Labate (Anexos 5 y 6), en fecha de octubre de 2000, haciendo constar el demandado que en los documentos incorporados en los Anexos 5 y 6 aparece la mención de que "EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA EN USO Y EJERCICIO DE LA MARCA DESDE EL AÑO 1992 HABIENDOLA SOLICITADO EN SU OPORTUNIDAD".
Asimismo, la mercantil demandada alega que es titular de las marcas "TYC.SPORTS.COM" y "TYC.SPORTS" (Clases 28 y 42) en México (Anexo 7), por cesión que, nuevamente, le hizo el Sr. Kirovsky Wainerman.
Debe ponerse de manifiesto que todos los documentos incorporados a los Anexos aportados con la Demanda constituyen meras fotocopias, no adveradas con sus originales por medio de escribano, notario o fedatario público alguno.
5. Pretensiones de las Partes
A. Demandantes
Los demandantes afirman:
- Que forman parte de un Grupo editorial y audiovisual de máxima difusión en el mundo de habla hispana, siendo titulares legítimos bien de derechos marcarios, bien de un nombre de dominio sustancialmente similar al dominio cuestionado.
- Que el titular inicial del nombre de dominio <tycsports.com>, el Sr. Kirovsky, lo registró con una finalidad estrictamente crematística de obtener una cantidad de dinero a cambio de su transferencia.
- Que el titular inicial del nombre de dominio <tycsports.com>, el Sr. Kirovsky, si bien en un momento determinado mostraba contenidos de temática deportiva en el Sitio Web correspondiente con el dominio en cuestión (véase Anexo K, acreditado mediante fedatario público), con posterioridad lo llenó de contenido pornográfico (según se observa en Anexo L, y acreditado mediante fedatario público).
- Que debido al contenido referido en el párrafo anterior, se produjo una evidente confusión en el público respecto al tipo de información vertida en el Sitio Web cuestionado (véase Anexo K).
- Que en dicho Sitio Web se producía una deficiente configuración y contenido, desprestigiando así las marcas de las que son titulares y su imagen comercial.
- Que, con posterioridad, el Sitio Web correspondiente puso un mensaje de "EN CONSTRUCCION" (Anexo M).
- Que, por lo tanto, el Sr. Kirovsky actuó de mala fe a la hora de registrar y usar el nombre de dominio en cuestión, usando y vulnerando los derechos de marca de uno de los demandantes, buscando crear confusión entre el público usual de los demandantes.
- Que, en definitiva, se produce una dilución y desprestigio de los derechos marcarios de uno de los demandantes en la medida en que restringe su función principal de identificación de productos y servicios en el mercado.
- Que el Sr. Kirovsky pretendió dirigirse primordialmente al mercado argentino, a pesar del hecho de que el nombre de dominio en cuestión es accesible desde cualquier lugar del mundo, dadas las características intrínsecas del conjunto Internet.
- Que es aplicable el Derecho argentino en la medida en que las demandantes ostentan dicha nacionalidad, en que el Sr. Kirovsky posee domicilio en Argentina y en que el Sitio Web está orientado primordialmente al mercado argentino.
- Que el Sr. Kirovsky no tiene ningún derecho o interés legítimo en usar la marca "T y C SPORTS" en Argentina o en cualquier otro país, no pudiendo desconocer la misma, dada su trascendencia práctica, nacional o internacional, de los productos y servicios que cubre.
- Que con fecha 1 de agosto de 2000, consta la transferencia del nombre de dominio en cuestión a la mercantil YAHOO, S.R.L.
- Que el actual titular no posee interés legítimo en el uso de dicho nombre, actuando con mala fe y con conocimiento del conflicto existente con el Sr. Kirovsky, dado que, actualmente, en el Sitio Web se hace una advertencia acerca de la ausencia de relación alguna con nombres de uso similar o programas de televisión.
Como consecuencia de todo ello, los demandantes solicitan la transferencia del nombre de dominio <tycsports.com> a nombre de Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A.
B. Demandado
La parte demandada alega:
- Que las demandantes carecen de interés legítimo para accionar.
- Que el hecho de que las demandantes pertenezcan a un grupo editorial no significa que se generen derechos a su nombre.
- Que los efectos de las actuaciones del Sr. Kirovsky no le pueden ser imputables.
- Que ha adquirido de buena fe los derechos sobre el nombre de dominio <tycsports.com>, adquiriéndolos directamente del Sr. Kirovsky.
- Que es titular de buena fe, igualmente por cesión contractual, de determinados derechos marcarios sobre signos distintivos similares a aquellos de los que es titular una de las empresas demandantes.
- Que las demandantes no aportan suficiente prueba acerca de la titularidad de las marcas "TYCSPORTS".
- Que la demandada pretende la explotación del nombre de dominio cuestionado en una actividad totalmente distinta de la desarrollada por las demandantes.
- Que, en atención a lo expuesto, el demandado tiene un derecho e interés legítimo en usar el nombre de dominio actualmente registrado a su nombre.
- Que no puede verse diluida la marca titularidad de alguna de las demandantes ya que actualmente, el Sitio Web correspondiente se encuentra vacío, sin contenido alguno.
- Que el hecho de que el demandado haya elegido la denominación YAHOO no se debe a una finalidad de crear especial confusión con el célebre buscador de Internet.
6. Debate y Conclusiones
Reglas aplicables
El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construcción jurídica de la decisión del Grupo de Expertos, éstos no se ven constreñidos necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Política Uniforme, sino que pueden también recurrir y aplicar normas y principios de derecho en el bien entendido que tales normas y principios habrán de ser de internacional aplicación, pudiendo ser, en su caso, también de aplicación nacional cuando las partes comparten una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896).
En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la Política Uniforme y del Reglamento, las normas y principios internacionales aplicables en materia de protección de marcas y nombres comerciales, ya estén contenidas en el Convenio de París (en adelante, Convenio de París) para la protección de la propiedad industrial de 1883 (revisado en Estocolmo en 14 de julio de 1967), ya lo estén en el Acuerdo GATT Ronda Uruguay por el que se protegen los derechos de propiedad intelectual e industrial de 15 de abril de 1994 (en adelante, Acuerdo TRIPS). Téngase en cuenta que tanto Argentina como Uruguay son parte en el Convenio de París citado (Argentina lo es de la versión de Lisboa desde 10 de febrero de 1967 y de la versión de Estocolmo – arts. 13 a 30 – desde 8 de octubre de 1980; mientras que Uruguay lo es desde 28 de diciembre de 1979 en su versión de Estocolmo, tal y como se puede consultar en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc). Asimismo, ambos países forman parte del Acuerdo GATT referido (tanto Argentina, como Uruguay forman parte desde el 1 de enero de 1995, tal y como se puede observar en http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm).
Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento
De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:
- Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
- Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,
- Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.
A fin de llegar a la decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas por cada una de las partes, valorando, en definitiva, cada una de las pruebas atendiendo a su valor intrínseco y en conjunción con el relato de los hechos.
Preliminar
Con carácter previo al análisis de si, efectivamente, se dan las circunstancias que señala la Política Uniforme para determinar si el registro del nombre de dominio se ha hecho de mala fe, conviene establecer si los Recursos jurídicos solicitados por los demandantes en su Escrito de Demanda (punto VI de la Demanda, de acuerdo con el Parágrafo 3.(b).x del Reglamento) se corresponden con los derechos que cada uno de los demandantes ostenta. Esta cuestión previa se plantea en la medida en que (i) los demandantes pertenecen todos ellos a un mismo Grupo empresarial y comercial, y (2) los derechos de marca que sirven de base para la interposición de la Demanda corresponden a uno de los demandantes (en concreto, corresponden a Televisión Satelital Codificada, S.A.), mientras que se solicita la transferencia del nombre de dominio cuestionado a Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., actual titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar>.
Debe tenerse presente, en primer lugar, que nada de lo dispuesto en la Política Uniforme o en el Reglamento impide que sea más de una parte la que interponga la demanda, si resulta que más de una persona o entidad entienden que ostentan derechos o intereses legítimos lesionados o agraviados por el uso y registro del nombre de dominio por una misma persona o entidad. Es más, si de acuerdo con los Parágrafos 4.(f) de la Política Uniforme y 10.(e) del Reglamento, se deduce un principio favorable a incluso acumular múltiples controversias entre demandante y demandado, a fortiori debe admitirse que actúen varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legítimos que ostente o diga ostentar.
En segundo término, y derivado de lo anterior, no es contrario a la Política Uniforme ni al Reglamento que las partes demandantes decidan dentro del proceso el destino final que ha de tener la titularidad del nombre de dominio controvertido y ello por las siguientes razones. Primero, porque el presente procedimiento tiene como finalidad la de determinar si existen razones que justifiquen que el actual titular del nombre de dominio en cuestión lo usa y/o lo ha registrado con mala fe en perjuicio de los derechos e intereses legítimos del demandante o de uno de los demandantes (Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafos 3.(b).viii y 15 del Reglamento). Segundo, el Grupo de Expertos ha de decidir, por consiguiente, sobre si se da una situación ilegítima concreta que afecte a la titularidad del nombre de dominio, pero no sobre si el titular de la marca o de la situación legítima a proteger puede o debe transferir la titularidad del nombre de dominio en cuestión a otro de los demandantes o a tercero.
O dicho de otra manera: el conflicto que pretende resolver la Política Uniforme y el Reglamento pretende ceñirse a la disputa entre un titular legítimo de un derecho de marca o de una situación legítima equiparable, y un titular de un nombre de dominio. Y esa circunstancia es la única sobre la que el Panel de Expertos ha de pronunciarse, puesto que los remedios jurídicos solicitados por los demandantes constituyen una esfera de libertad propia de dicha parte, equiparable al suplico de una demanda, sobre la que el Panel nada ha de opinar.
Lo anterior no debe significar, por otra parte, que el nombre de dominio en disputa no haya de guardar relación alguna con la persona o entidad a favor de la cual se haya de transferir. En el presente caso, justamente se da la circunstancia de que la entidad Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. pertenece al mismo grupo audiovisual y mediático al que pertenece Televisión Codificada Satelital, S.A., titular y propietario de los derechos de marca que sirven de base al presente procedimiento. En este sentido, cabe admitir que la defensa de los derechos de marca referidos realmente se está haciendo de manera compartida, beneficiándose de sus efectos no sólo directamente su titular, que los hace valer, sino también empresas del mismo grupo al que este último pertenece. No se olvide, por último, que Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. también ostenta un derecho legítimo en el presente procedimiento al ser titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar> claramente identificable con el nombre de dominio en cuestión.
"4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión"
Al margen de la partícula ".COM", que es un atributo propio de los Nombres de Dominio genéricos de Primer Nivel, se produce una total coincidencia entre los elementos textuales fundamentales que conforman los derechos de marca propiedad de una de las demandantes y el nombre de dominio en disputa. En ambos casos se trata de las palabras "TYCSPORTS".
Que se crea confusión se acredita por el hecho de que, tal y como demuestran las demandantes en su Anexo K, durante el tiempo en el que estuvo operativo el Sitio Web correspondiente al dominio <tycsports.com> a nombre del Sr. Kirovsky, hubo numerosas visitas que hacían referencia a programas y acontecimientos deportivos que usualmente son retransmitidos a través de los canales televisivos y de Internet de los demandantes.
Por otra parte, el hecho de que, tal y como afirma la demandada, el actual contenido del Sitio Web indique la ausencia de relación alguna con sitios de similar nombre, ni con programas de televisión, presupone lógicamente al menos la posibilidad de confusión, puesto que de otro modo no sería necesaria indicación o advertencia alguna en este sentido. Si el propio titular operativo del nombre de dominio en cuestión advierte al público en general acerca de la diferente actividad es que, intrínsecamente, el nombre de dominio conlleva un factor de confusión que motiva tal declaración. Resulta más que probable, por consiguiente, que el público en general no perciba diferencia sustancial entre los elementos que conforman el nombre de dominio en disputa y las marcas de las que es titular Televisión Codificada Satelital, S.A.
Este resultado es conforme, por otra parte, con las disposiciones y principios derivados de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Acuerdo, así como del artículo 6.ş bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio de París.
Por consiguiente, este Panel entiende que se da la circunstancia exigida en el Parágrafo 4.(a).i de la Política Uniforme.
"4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio <tycsports.com>
El nombre de dominio <tycsports.com>, según alega la demandada, coincide con derechos e intereses legítimos de los que es titular. A este fin aporta determinada documentación de solicitud y de cesión de marcas (véase Punto 4 anterior de esta Decisión) y realiza un alegato en el que trata de demostrar la existencia de un uso previo de las marcas que le han sido cedidas.
A este respecto, este Panel de Expertos debe hacer las siguientes apreciaciones:
Del análisis de la documentación obrante en los Anexos 1, 2 y 3 se deduce que la misma tiene efectos exclusivamente inter partes, por tratarse de documentos privados, firmados entre el anterior titular del nombre de dominio en disputa y el actual demandado, que a juicio de este Panel carecen del más mínimo valor probatorio no ya sólo por el hecho de que la exactitud de los datos allí contenidos no haya sido adverada por medio de fedatario público, sino también por el hecho de que, en consecuencia, los efectos de dicha información no le son oponibles a terceros de buena fe que puedan ostentar derechos sobre el objeto de la cesión. Las consecuencias que para el cesionario (actual demandado) pudiera traer la eventual transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de los demandantes, deberán ser asumidas por el propio demandado y repercutirlas a su contraparte en el contrato de cesión al que alude, iniciando las oportunas acciones legales de las que crea estar asistido por transmisión fraudulenta.
Lo anterior es un principio tradicional en materia de derecho civil y registral que resulta aplicable a la controversia objeto de esta decisión. Precisamente, esa salvaguarda de los derechos de terceros es la que permite pensar que si se produjo la cesión no fue por no existir una notificación al antiguo registrador (el NSI), como alega el demandado, sino por la lentitud de los exhortos internacionales que muy probablemente hizo que la notificación llegara demasiado tarde para que se tomara constancia de la misma por parte del Registrador.
En esa línea de demostración del interés legítimo o derecho del demandado a usar el nombre de dominio en disputa, aduce también la adquisición de un derecho marcario sobre el signo "TYCSPORTS" (Anexo 4), así como de los signos "TYCESPORT WOLD" (sic) y "TYCESPORT WORLD.COM" (Anexos 5 y 6).
Si se observan los documentos en cuestión, se puede observar de nuevo su falta de adveración a través de fedatario público con los documentos originales. En concreto, los documentos incorporados son meras fotocopias que carecen de las mínimas notas de rigor para admitir, con pleno valor probatorio de la pretensión que sustentan, su contenido. Así, en el Anexo 4 ni siquiera se observan sello oficial de entrada, firma del encargado o cualquier otro signo que permita distinguir lo que sería un documento oficial, de un documento creado ex professo con fines procesales fraudulentos a instancia de parte.
Asimismo, tampoco puede darse pleno valor probatorio a los documentos obrantes en los Anexos 5, 6 y 7, porque los mismos, aunque ya sí tienen una mayor apariencia de legalidad (aunque tampoco ofrecen plenas garantías de fidelidad con el original, al no estar adverados por medio de fedatario público, al contrario de lo que sí hacen los demandantes), ponen de manifiesto que las solicitudes de marca a que se refieren se hicieron en octubre de 2000, esto es, cuando la existencia del litigio no podía ser desconocida (de acuerdo con el íter procedimental más arriba descrito) para el demandado.
Todo ello hace pensar a este Panel que tales documentos no son más que una prueba preconstituida por el demandado con evidentes ánimos fraudulentos, debiendo rechazarse, en consecuencia, de manera absoluta.
En cualquier caso, debe hacerse notar lo siguiente: primero, en definitiva, se trataría de meras solicitudes de registro de marca, lo que excluye la posibilidad de que se haya obtenido un registro definitivo del derecho marcario; segundo, carece de sentido y eficacia frente a tercero cualquier mención relativa al uso previo de un derecho marcario realizada por el solicitante del mismo, ya que se tratan de manifestaciones vertidas por el propio interesado, y porque para hacer valer tales derechos eficazmente, debería instar el correspondiente proceso de nulidad de la marca ya registrada contra la que, dadas las circunstancias de este caso, claramente atentaría. En cualquier caso, no cabe interpretar esta mención, sino como un escalón más en la mala fe puesta de manifiesto por el demandado en la demostración fraudulenta de sus pretendidos derechos o intereses legítimos.
Por último, tampoco merecen relevancia alguna las alegaciones del demandado en el sentido de que al estar el Sitio Web vacío y sin contenido, no se puede estar llevando a cabo uso antijurídico alguno de los derechos de marca de los demandantes. Como repetidamente ha tenido ocasión de manifestar el Centro en casos análogos, es irrelevante el hecho de que el Sitio Web esté con contenido o sin él: el simple hecho de que el legítimo titular de los derechos de marca no pueda acceder a la titularidad del nombre de dominio implica por sí mismo un uso de dicho derecho de marca de manera ilegítima (Casos D2000-0222 y D2000-0239).
Lo anterior es conforme, asimismo, con lo señalado en los artículos 15 y 16 del Acuerdo TRIPS, así como con los artículos 6.ş bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio de París.
El Panel Administrativo entiende, por consiguiente, que se da el requisito exigido por la Política Uniforme en su Parágrafo 4.a.(ii).
"4.a.(iii) Registro por parte del demandado y uso del nombre de dominio de mala fe"
En primer lugar, debe hacerse hincapié en que las demandantes aportan pruebas suficientes y de contenido fehaciente sobre la titularidad de los derechos de marca que sirven de sustento para su demanda.
A juicio de este panel, dadas las circunstancias del caso es ilógico suponer que el demandado no haya registrado y no esté usando el nombre de dominio de mala fe, entendido esta circunstancia como conocimiento subjetivo de que con el registro y uso de un determinado nombre de dominio se está causando un daño. Y a esta conclusión se llega a partir de lo siguiente:
- El carácter bien conocido y renombrado que tienen las marcas y la actividad comercial de las demandantes en el entorno geográfico, cultural y comercial en el que se mueven tanto demandantes como demandado. Con una actividad tan diversa como la probada por las demandantes (en sectores de edición gráfica, producción audiovisual, televisión e Internet) y una penetración en los hogares del público (a través de televisión por cable y periódicos) como la señalada por las demandantes en su escrito, es inimaginable pensar que el uso de los signos "TYCSPORTS" era desconocido para la demandada.
- Ahondando en la circunstancia anterior, hay que hacer notar que los demandantes, en los vídeos aportados como Anexos I-5 e I-6, hacen uso en todo momento, constantemente, de la expresión "Torneos y Competencias", así como de su abreviatura "TyC" en diferentes variantes y con diversos complementos como títulos de programas de televisión protegidos como obras literarias y artísticas por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971, y ratificado tanto por Argentina como por Uruguay (ratificado en 10 de junio de 1967 y 10 de julio de 1967, respectivamente, como se puede ver en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/e-berne.doc). En este sentido, cabe argumentar que la utilización como nombre de dominio de una denominación que el público identifica como título de una obra ajena es una prueba adicional y corroborante del registro abusivo de nombres de dominio.
- Que como la propia demandada reconoce, el hecho de poner el aviso en su Sitio Web precaviendo a terceros sobre la ausencia de relación entre dicho Sitio y los de otras titulares, no hace sino demostrar que el demandado es consciente de la existencia de tales sitios y cuando menos de que el nombre de dominio disputado puede entrar en colisión con derechos o intereses legítimos de terceros. Esa actitud es consciente y activa por parte del demandado.
- La elección del nombre de dominio no puede responder a la casualidad, cuando la identidad o similitud entre dicho nombre y los derechos de marca de las demandantes, así como su nombre de dominio regional <tycsports.com.ar>, es absoluta. Esa búsqueda es consciente y no puede ser casual.
- La ausencia de un objeto de explotación claro y terminante del Sitio Web al que corresponde el nombre de dominio en disputa, dándose la circunstancia que, además, tampoco la demandada ha aclarado a qué tipo de servicio se dedica o en qué sector de producción se encuentra.
- Por último, aunque ya no es una cuestión de apreciación de mala fe, bien es cierto que como comprador, la demandada debería haber desplegado una mínima diligencia a fin de comprobar si lo que se le vendía no entrañaba la infracción y violación de derechos legítimos de tercero.
Finalmente, una apreciación más acerca de la mala fe con la que actúa y ha actuado la demandada viene de las propias circunstancias del caso.
En efecto, de las circunstancias del caso, a la luz de los antecedentes publicados por el Centro en las páginas que le corresponden dentro del sitio Web de la OMPI, demuestran que sin duda alguna el Sr. Jorge O. Kirovsky originalmente titular del nombre de dominio tiene relación íntima con la sociedad de responsabilidad limitada demandada en este Caso o lisa y llanamente es uno de sus socios.
La lectura de la decisión dictada en el Caso No. D2000-0428 "Yahoo! Inc. v. Jorge O. Kirovsky" (http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0428.html) demuestra que en ese Caso el demandado resultó ser dicho Sr. Jorge O. Kirovsky, con el mismo domicilio que la sociedad demandada en estos autos (Nota 1) que aquí se presenta como un tercero ajeno a esa persona y adquirente de buena fe de nombres de dominio y derechos marcarios. El Panel no puede dejar de señalar que el domicilio electrónico elegido por el demandado en estos autos es [email protected] compuesto por las iniciales del citado nombre de persona, lo que lleva a sospechar que si se examinaran los antecedentes del caso citado se descubriría además que Yahoo S.R.L. y el Sr. Jorge O. Kirovsky no solamente tienen el mismo domicilio en el "mundo real" sino también en el "mundo virtual".
De acuerdo con los antecedentes que surgen del caso citado, fue el Sr. Jorge O. Kirovsky quien el 2 de Junio de 2000 (es decir contemporáneamente con el inicio del conflicto con los actores de este caso) constituyó la sociedad YAHOO S.R.L. (Nota 2), lo que refuerza la presunción en el sentido de que el original registrante del nombre de dominio en disputa y la persona jurídica demandada en este Caso están íntimamente relacionados.
La relación entre el Sr. Jorge O. Kirovsky y YAHOO S.R.L. desvanece toda credibilidad que pudieran tener las defensas argüidas en este caso sobre la base de ser dicha persona un tercero ajeno al juicio. Por el contrario, la evidencia de tal relación sirve de fuerte refuerzo para considerar que la conducta de YAHOO S.R.L. llena los extremos previstos por el Parágrafo 4. b) ii) de la Política Uniforme en cuanto indica habitualidad en el ejercicio del registro abusivo de nombres de dominio. (Nota 3)
De todas las anteriores circunstancias no se puede sino presumir que el uso y el registro (esto es, transferencia) del nombre de dominio se hizo de mala fe, a sabiendas de que se estaba perjudicando un derecho y un interés legítimo de terceros.
Este Panel Administrativo considera, pues, que también se da el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(iii) de la Política Uniforme.
7. Decisión
De acuerdo con los Parágrafos 4.(i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, así como en consonancia con las disposiciones correspondientes y señaladas en esta Decisión de los Acuerdos TRIPS y del Convenio de París, los demandantes han probado que el nombre de dominio disputado es idéntico a derechos de marca titularidad de una de ellas, que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre, y que el Demandado está usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los artículos antes mencionados, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <tycsports.com> sea transferido a Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., de acuerdo con los remedios jurídicos solicitados por los demandantes.
1. "The respondent is Jorge O. Kirovsky, an individual with an address at Artigas 601, Colonia, Uruguay ("the Respondent")."
