donsimon.com

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

J. García Carrión, S.A. v. MŞ José Catalán Frías

Caso Nş D2000-0239

1.1 Demandante: J. García Carrión, S.A., con domicilio social en Carretera de Murcia, s/n - 30520 Jumilla (Murcia) - España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es DŞ Paz Martín, Herrero & Asociados, calle Alcalá, 35, 28014 Madrid.

1.2 Demandado: Dña. MŞ José Catalán Frías, de nacionalidad española, con domicilio en c/ Mar Egeo, 8 - 30720 Santiago de la Rivera (Murcia).

2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio donsimon.com.

2.2 La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc..

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 30 de marzo de 2000, habiendo sido recibida el día 31 y en papel el día 4 de abril.

3.2 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha 10 de abril de 2000, a la demandada, quien contestó a la demanda con fecha 28 de abril de 2000.

3.3 Con fecha 11 de mayo de 2000, de acuerdo con la petición de la demandada de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sólo miembro, la OMPI designó a D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano como panelista único, haciéndole llegar el siguiente día 15 de mayo de 2000, copia completa de la documentación.

4.1 La demandante es la Compañía mercantil J. García Carrión, S.A., que desde 1890 opera en el ramo de la alimentación y especialmente en el sector de las bebidas en el que ocupa una significativa cuota de mercado en el sector de vinos y zumos. Sus zumos y vinos comercializados bajo la marca "DON SIMON", son muy conocidos en el mercado español, por lo que esa marca que debe considerarse renombrada en ese mercado.

Esa entidad es titular registral de marcas en España consistentes en la denominación "DON SIMON", en veintiocho Clases del Nomenclátor Internacional. En su escrito de demanda aporta copias del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial sobre solicitud y concesión de nueve de ellas (Anexo C), en las Clases 5, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 y 42. Posteriormente, con fecha 17 de mayo ha remitido certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre las marcas con denominación "DON SIMON" números 1.105.214/7 (Clase 32, para mostos, cervezas, zumos de frutas, gaseosas, limonadas, naranjadas y otras bebidas no alcohólicas y jarabes para hacer bebidas, solicitada el 14 de mayo de 1985, y concedida el 5 de febrero de 1986); nş 1.811.700/7 (Clase 25, para vestidos y sombrerería, solicitada el 25 de marzo de 1994, y concedida el 12 de febrero de 1997), y nş 1.811.707/4 (Clase 33, para bebidas alcohólicas, excepto cervezas, solicitada el 25 de marzo de 1994, y concedida el 5 de julio de 1996).

4.2 La demandada es una persona física, Dña. MŞ José Catalán Frías, de nacionalidad española.

La demandada registró a su nombre el Nombre de dominio donsimon.com a través de la entidad de registro Network Solutions, Inc., cuya dirección en Internet es [email protected].

5.1 Demandante

La demandante afirma:

- que el nombre de dominio registrado por la Demandada "donsimon.com" es idéntico a las marcas de la demandante que con la denominación "DON SIMON" tiene inscritas en clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 15, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41 del Nomenclátor Internacional, marcas de gran notoriedad y prestigio para los zumos y vinos que comercializa la demandante.

- que la Demandada carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio "donsimon.com".

- que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

5.2 Demandada

La demandada ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

- que el nombre de dominio "donsimon.com" no es idéntico a la marca "DON SIMON" y, por ello, no crea confusión con respecto a ninguna marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos, especialmente porque el nombre de dominio no hace referencia a ningún tipo de productos, sean éstos zumos, bebidas o vinos.

- que la propia demandada demuestra que el nombre de dominio no es idéntico a su marca puesto que la demandante o un representante de ésta tiene registrado el nombre de dominio "DON-SIMON.COM" según aparece en las búsquedas realizadas en la base de datos Whois del Registrador Network Solutions

- que el motivo que llevó a la demandante a reservar el nombre de dominio fue el conocimiento de un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon. Pero que el distanciamiento con esa persona y el paso del tiempo ha llevado a la demandada a no hacer nunca uso del nombre de dominio.

- que la demandada no registró ni está haciendo uso de ninguna marca de dominio registrada anterior ni actualmente por el demandante, y casi más bien parece que quiere darse por parte de éste, un secuestro a la inversa del nombre de dominio.

- que en ningún caso ha existido, según especifica el Párrafo 4.a) ii) del Reglamento: "intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro", debido a que el dominio nunca ha estado activo y siempre ha mostrado la frase estándar del proveedor de servicios "Future Web Site of: donsimon.com" (Futuro Sitio Web de: donsimom.com). Además, no ha habido intento alguno de negociar con el dominio, lo cual prueba que no se ha registrado de mala fe.

- que la demandada ha recibido una propuesta con relación al nombre de dominio de una entidad norteamericana denominada Don Simon Homes.

- que las pretensiones de la demandante no cumplen los requisitos del Reglamento y del Reglamento Adicional en cuanto no prueban ni confusión, ni falta de legítimo interés, ni mala fe en el registro o el uso del referido nombre de dominio.

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles del demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

6.2 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas DON SIMON que están inscritas y que además gozan de renombre en el mercado español.

Es evidente que entre el nombre de dominio donsimom.com y la marca "DON SIMON" hay no sólo una semejanza que induce a confusión, sino que realmente existe identidad entre ambas denominaciones.

Como se declaró en el caso nş 2000-0098 el hecho de que en el nombre de dominio se haya suprimido el espacio entre los términos "don" y "simon" (en aquel caso se había suprimido el espacio entre Baby y Dior) es irrelevante tanto para los consumidores como para los empresarios y para los usuarios de Internet y los programas de búsqueda.

Por otra parte la comparación según establece el artículo 4.a (i) de la Polítia Uniforme debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir en la comparación los productos o servicios para los que la marca está concedida. Y en este caso es evidente que la marca tal como está concedida protege la denominación "DON SIMON".

El hecho de que la demandante o un representante suyo haya registrado el nombre de domino don-simon.com no afecta para nada al hecho de que el nombre de dominio donsimon.com sea idéntico a la marca "DON SIMON".

6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte de la demandada titular del nombre de dominio.

La demandada no alega en absoluto ninguna justificación en la que pueda fundamentar que tenga algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

La alegación según la cual registró el nombre de dominio por el conocimiento que tuvo de un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon no es aceptable desde ningún punto de vista como justificación de ningún interés legítimo.

La Política Uniforme permite en el artículo 4.c que se invoque como fundamento de un interés legítimo el hecho de que el demandado haya sido él mismo conocido por el nombre de dominio que registra; pero en ningún caso permite que se invoque como base de interés legítimo el hecho de registrar el nombre de un tercera persona sin su autorización. Por lo demás en este caso no se aporta absolutamente ninguna referencia que permita identificar a esa persona, y tampoco se aporta, como es obvio, ninguna autorización suya.

Es más la propia demandada viene a reconocer su falta de interés legítimo, cuando manifiesta en el epígrafe correspondiente que "el distanciamiento con esta persona y el paso del tiempo me llevó a no hacer nunca uso de tal nombre de dominio".

Hay que señalar asímismo que la demandada, al no manifestar de ninguna manera con qué finalidad registró el nombre de dominio hace imposible considerar que pudiera tener algún tipo de interés legítimo en el mismo.

6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto, como ya se ha expresado anteriormente, que la marca "DON SIMON" es renombrada en el mercado español, esto es, es conocida con carácter general por el gran público. Por consiguiente hay una base sólida para considerar que la demandada, que vive además en la misma Comunidad Autónoma de Murcia de la demandante tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio. Siendo esto así, y faltando todo interés legítimo para ese registro no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo con mala fe.

Hay que plantearse además si también ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Política Uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relación importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe,porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podrían darse en otros supuestos. Piénsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que aún cuando el registro se hizo de mala fe, después de ha transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legítimos.

Aplicando estos criterios al caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que la demandada está haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningún interés legítimo que justifique ni el registro ni ningún uso previsible. Es más la demandada ni siquiera alega algún tipo de actividad para la que podría ser aplicado el nombre de dominio.

Alega la demandada que como no usa el nombre de dominio no puede considerarse que esté haciendo un uso de mala fe. Pero este planteamiento no es aceptable. En primer término es significativo que en la Política Uniforme, en el artículo 4.c no se incluya como posible defensa del demandado la demostración de que no está usando el nombre de dominio. Y es lógico que esa defensa no se prevea como admisible. Porque hay que reconocer que no tiene sentido y es ilógico registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa, sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Bastaría con hacer el registro, no hacer ningún uso del nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Hay que considerar por tanto que el no uso del nombre de dominio para hacer alguna oferta de bienes o servicios en la página web constituye sin embargo una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Así se declaró ya en el caso nş D2000-0022.

Y por supuesto este registro y actuación de mala fe por parte de la demandada no se ve afectado en absoluto por el hecho de que una entidad nortemericana con un nombre similar, pero respecto de la cual no se ha demostrado que sea titular de marca ninguna, se haya interesado al parecer por los planes que pudiera tener la demandada sobre su nombre de dominio.

7.Decisión

En base a toda la la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4.apartado a de la Política Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio donsimon.com sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

26 de mayo de 2000