1.2.- Demandado: D. Miguel Duarte Pery Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, residente en Madrid, calle Basílica nş 15, 28020, que ha actuado hasta el 9 de Marzo representado a través del Abogado D. Julián Plaza García.

El Nombre de Dominio y el Registro

2.1.- La demanda tiene como objeto dos nombres de dominio, BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

2.- La entidad registradora de ambos nombres es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

Inter procedimental

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 27 de Enero de 2000, completándose las deficiencias observadas por el Centro de Arbitraje mediante nueva versión corregida de la demanda remitida el 7 de Febrero.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 28 de Febrero de 2000.

3.3.- Con fecha 3 de Marzo, de acuerdo con la petición del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar el siguiente día 6 de Marzo copia completa de la documentación.

3.4.- Con fecha 9 de Marzo el Abogado D. Julián Plaza García ha renunciado a la representación de D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, demandado en el procedimiento, y a continuar la defensa del caso D-2000-0018.

Antecedentes de hecho

4.1.- El demandante, Banco Español de Crédito, S.A., aparece fundado en 1902, según resulta de la escritura de apoderamiento otorgada a favor de DŞ Elena Nuevo Cuadrillero, que se acompaña como documento nş 1.

Esa entidad es titular registral de marcas en España, en el territorio de la Comunidad Europea, y en los Estados Unidos de América, consistentes en la denominación BANESTO, sola o acompañada de un logotipo para diversos productos y servicios, con antigüedad desde el 18 de Marzo de 1966, según resulta de los documentos acompañados a la demanda bajo los número 5 á 13.

Entre esas marcas de que es titular El Banco Español de Crédito es preciso hacer notar, a los efectos de este procedimiento, su registro español de marca 1.657.948 BANESTO (gráfica), con antigüedad del 26 de Septiembre de 1991, y protegido para "servicios de comunicaciones", en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.

El Banco Español de Crédito, S.A. es titular del nombre de dominio territorial BANESTO.ES, desde el que tiene la marca BANESTO presencia en la red. Documentos 14 á 20 de la demanda.

4.2.- El demandado es una persona física, D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, con permiso de residencia en España.

El demandado admite el prestigio e implantación de la marca BANESTO en el mercado (página 6 línea primera de la demanda).

Existe una comunicación con el IPS AZC.COM para alojar la página BANESTO.ORG fechada el 25 de Febrero de 2000.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener también en cuenta los siguientes hechos:

- Quien accede a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET se encuentra con la página principal del dominio REGISTER.COM, que es la entidad citada como contacto administrativo por el demandado en el registro de sus nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET. Documento 4 de la demanda.

- En dicha página principal de REGISTER.COM se ofrecen los servicios de "venta de nombres de dominio". Documento 4 de la demanda.

- Los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET fueron registrados con fecha 14 de Junio de 1998 (documentos 2 y 3 de la demanda).

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idéntico a una marca y nombre notoriamente usado por el demandante,

- que El Banco Español de Crédito es conocido habitualmente en su actuación mercantil bajo la denominación BANESTO.

- que El Banco Español de Crédito es una de las principales entidades financieras españolas, y su nombre contraído y marca BANESTO gozan de renombre general y notoriedad sectorial en España,

- que la presencia de El Banco Español de Crédito, S.A. en la red Internet, desde la dirección BANESTO.ES, tiene especial relevancia, así como sus actividades mercantiles vinculadas al comercio electrónico

- que el demandado no tiene ningún interés legítimo ni ningún tipo de derecho en relación con los nombres de dominio en debate, y

- que el demandado ha registrado y usado esos nombres de dominio de mala fe.

El demandante solicita la transferencia a su favor de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

5.2. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:

- que aunque los nombres "son semejantes", el grado de discernimiento de un usuario de Internet es superior a la media,

- que debe respetarse el hecho de haber sido primero en el tiempo en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET,

- que el empleo de los nombres de dominio en la red BANESTO.ORG y BANESTO.NET "no supone" un descrédito del buen nombre de la marca BANESTO, toda vez que el contenido de los nombres de dominio "no contendrá" ningún aspecto que atente a la imagen de dicha marca,

- que la finalidad de los nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET no es de interés comercial alguno, lo que excluye la posible inducción a error a terceros,

- que el registro de esos dominios no puede considerarse un acto de competencia desleal por falta de fines concurrenciales.

El demandante solicita que se desestime la demanda y se decrete la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET por D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.

6. Debate y conclusiones

6.1.- Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1.- Análisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

No ofrece ninguna duda que la marca BANESTO y los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, ofrecen, eliminada de la comparación la partícula correspondiente al nivel superior de dominio genérico de cada caso ("org" y "net"), una absoluta identidad.

Dícese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Aunque entre las marcas invocadas por el Banco Español de Crédito, S.A. existen algunas que contienen junto con la denominación BANESTO algunos elementos de diseño, debe precisarse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningún tipo de elemento gráfico, la identidad existe siempre que las denominaciones así lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.

6.2.2.- Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestión se observa que el demandado:

- no expresa ninguna razón por la que haya decidido adoptar el dominio BANESTO, bajo las terminaciones ".ORG" y ".NET", en lugar de cualquier otra denominación,

- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominación,

- afirma conocer la reputada marca BANESTO.

La consideración conjunta de esos tres factores determinan claramente la falta de un legítimo interés en los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

Aún cuando el demandado no acredita su legítimo interés, y por lo tanto acepta la falta de tal legítimo interés esgrimida por el demandante, alega sobre su derecho, conforme a la Legislación española, para usar los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET invocando la Ley de Marcas española de 10 de Noviembre de 1988, y la Ley de Competencia Desleal española de 10 de Enero de 1991.

Aún siendo el panel de la opinión de que la falta de interés legítimo en el uso de un nombre de dominio es cosa distinta del derecho del titular de una marca o de un partícipe en el mercado a impedir una conducta determinada de un tercero, procede realizar las siguientes manifestaciones:

- El único interés legítimo que esgrime el demandado sobre los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, es el que deriva, precisamente, de haber registrado tales nombres de dominio, lo que implica hacer supuesto de la cuestión.

- El artículo 30 de la Ley de Marcas, en consonancia con el apartado 2 d) del artículo 31 de ese texto legal, otorga al titular de una marca el derecho exclusivo para utilizar la misma a efectos publicitarios, y para impedir que otros hagan lo mismo.

- La presencia en la red de un nombre de dominio es, "per se", una presencia pública.

- La presencia en la red Internet de un nombre de dominio, y de un contenido bajo ese nombre de dominio, supone un servicio de comunicación, y esos servicios, gratuitos u onerosos, constituyen el objeto preciso de la protección del registro de marca nş 1.657.948 BANESTO (gráfica) clase 38.

- El artículo 34.3 d) del Anteproyecto de la Ley de Marcas español, tal y como se divulgó el 8 de Noviembre de 1999, tras su inserción en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM.ES, establece que podrá prohibirse, en especial:

"Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicación telemáticas y, en particular, como nombre de dominio".

- En cuanto a la esgrimida falta del derecho a impedir el uso de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Competencia Desleal, por falta de finalidad concurrencial a que se refiere el artículo 2.1, es de tener en cuenta la presunción de finalidad concurrencial que se contiene en el apartado 2 de ese mismo artículo.

En relación con esa presunción de finalidad concurrencial, que naturalmente es una presunción "iuris tantum", la opinión de la doctrina española, "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de D. José Masager (Editorial Cívitas), en Madrid 1999, página 124, señala ..."de otro lado, la presunción de finalidad concurrencial se ha formulado sin restricción alguna desde un punto de vista subjetivo y, por tanto, vale tanto para los operadores económicos profesionales, como para aquéllos que intervienen en el mercado de forma esporádica o para la satisfacción de necesidades económicas e individuales, así como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades científicas, deportivas, caritativas..."

Nada existe en lo obrante en el expediente administrativo arbitral, que apoye las manifestaciones del demandado sobre la falta de objetivo concurrencial, no quedando, por tanto, destruida la presunción existente, que hace que la adopción de un nombre de dominio idéntico a una marca notoria deba considerarse una práctica de competencia desleal, objetivamente contraria a la buena fe, que provoca confusión, que constituye imitación, y que supone una explotación de la reputación ajena.

En su contestación a la demanda el demandado no ofrece ningún dato relativo a su profesión, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningún otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no concurrencial.

6.2.3.- Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y análisis de la existencia o no de uso de mala fe de esos nombres de dominio.

En las decisiones arbitrales ya dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI se ha analizado, desde el primer caso decidido, D99-001, si el párrafo 4 (a) (iii) de la Política Uniforme considera uno o dos supuestos, y hace preciso, por tanto, la concurrencia de mala fe en el registro y también un uso de mala fe, para que la política uniforme pueda ser aplicada.

En la interpretación de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algún requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar también con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del párrafo 4 a) (iii) de la "Política Uniforme".

En ese sentido, sin establecer en líneas generales, la decisión D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atención especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfacción bajo la "Política Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuación (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideración de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Código Civil, artículo 1282, establece que para juzgar de la intención de los contratantes (en este caso de las partes)... "deberá atender principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideración de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisición del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

De esa línea de interpretación podría y debería seguirse que lo único que enervaría la apreciación de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, sería:

- o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o

- una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestión, sólo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil.

Igualmente es de tener en cuenta la especial consideración de que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artículo 6-bis del Convenio General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en España.

Asimismo hay que tener en cuenta los estudios realizados por la OMPI, y ofrecidos a ICANN el 30 de Abril de 1999, (Informe final de la OMPI sobre proceso relativo a los nombres de dominio de Internet) con sus consideraciones sobre el problema de la notoriedad, las marcas famosas y las notoriamente conocidas, sin dejar de valorar el análisis interno que ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, realiza sobre el problema de las marcas famosas, que en su reunión del 10 de Marzo en El Cairo acordó solicitar a la OMPI la elaboración de una lista de marcas globalmente famosas.

Aplicando esas consideraciones al caso de referencia, se advierte que:

- el demandante prueba la existencia de su marca BANESTO, acredita la presencia de su marca BANESTO, y de un dominio equivalente bajo terminación territorial BANESTO.ES en la red, e igualmente prueba la notoriedad y antigüedad de la denominación BANESTO, bajo la que de hecho es conocida. y

- el demandado reconoce saber de la existencia de la marca BANESTO, y de su notoriedad, y no aduce ninguna razón -independientemente de que fuera o no verosímil- sobre el motivo que le llevó a registrar precisamente una denominación coincidente con esa marca notoria que conocía.

Entre las circunstancias no limitativas que el artículo 4 b) de la Política Uniforme considera constitutivas de prueba del registro de mala fe, se encuentra en su apartado (ii) la de haber registrado el nombre de dominio para impedir al titular de la marca reflejar esa marca en el correspondiente nombre de dominio, siempre que el titular del nombre de dominio tenga una trayectoria de actuaciones equivalentes.

Es la opinión del panel la de que en el caso de marcas de alto renombre, condición que se reconoce a BANESTO, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

Debe señalarse que ese especial grado de discernimiento de los usuarios de Internet, que invoca el demandado en su contestación a la demanda, hace impensable que desconozca el grave problema que supone el registro de nombres de dominio equivalentes a marcas notorias por quienes no son los titulares de éstas.

De lo anterior se desprende la acreditada mala fe del demandado en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

Al analizar la cuestión del uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET debe tenerse en cuenta que:

- Al acceder a las páginas correspondientes, se entra en la página principal de la firma REGISTER.COM, contacto técnico de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

- Si bien es práctica no infrecuente de algunos servidores que albergan dominios inactivos el ofrecer en éstos un escaparate de sus propias actividades, publicitándolas así, no es menos cierto que tal práctica puede ser impedida por el titular del dominio que, al no hacerlo así, consiente, y participa, por tanto, en ese uso, toda vez que, al acceder a las páginas BANESTO.ORG y BANESTO.NET, el usuario se encuentra con oferta de actividades comerciales lucrativas desde tales páginas.

- Es especialmente de notar el hecho de que en esas páginas a las que se accede a través de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se hace referencia a la venta de nombres de dominio, ofreciéndose incluso, cuando se accede a través de sucesivos enlaces a otras páginas, la posibilidad de efectuar pujas sobre nombres de dominio.

- Es también de tener en cuenta el hecho de que la única actuación llevada a cabo por el demandado para dar a la página web BANESTO.ORG (no así a BANESTO.NET) de un contenido distinto, y en línea con sus manifestaciones sobre lo que constituía el objetivo del registro de esos dominios, ha sido llevado a cabo el 24 de Febrero del año 2000, después de recibida comunicación de la demanda formulada por el Banco Español de Crédito, S.A., y sólo tres días antes de contestar a ésta.

- El demandado tampoco ofrece ninguna información sobre su trayectoria personal, profesional, cultural, que permita valorar la existencia de buena fe en su conducta, o en su pasividad en la tenencia de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y que apoye sus afirmaciones sobre un uso no comercial.

Teniendo en cuenta que el propio demandado reconoce el uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, solicitando al Centro de Arbitraje de la OMPI que se decrete ..."la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET a mi mandante, su actual titular", teniendo en cuenta igualmente la notoriedad de la marca BANESTO, el reconocimiento de esa circunstancia por el demandado, y de la previa noticia de la existencia de la marca BANESTO, y las circunstancias que se dan en relación con el resultado de los intentos de acceder a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se considera probada la existencia de un uso de los mismos de mala fe.

Sólo si se hubiera adoptado una política activa de no uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, en un caso en el que tales dominios reproducen una marca notoria y de alto renombre, o que el uso realizado, siempre que hubiera existido en el solicitante un interés legítimo o un derecho al uso de la denominación, fuera de carácter no comercial ni atentatorio contra la marca BANESTO, se podría entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET sean transferidos al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista único

18 de Marzo de 2000